Para nosotros la Patria es América

Año XXXII – Número 2473

Lima, 10 de abril de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

Proceso 123-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 135 literal b), y 172 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 556565-2013. Emplazada: CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA. Marca denominativa: CÁMARA DE COMERCIO - LIMA........ ............................................................................................ 2

Proceso 138-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121 y 122 del Estatuto 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Patente de invención: FORMA DE DOSIFICACIÓN QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE LA PDE 4 COMO INGREDIENTE ACTIVO. Actor: Sociedad ALTANA PHARMA AG. Proceso interno N°. 14379-2013....... .......... 22

Proceso 139-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121 y 122 del Estatuto y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Patente de invención: AGENTE ENDOPARASITICIDA PARA ADMINISTRACIÓN TÓPICA. Actor: Sociedad BAYER ANIMAL HEALTH. Proceso interno N°. 13292-2013.)...... ........................................................................... 42

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PROCESO 123-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 135 literal b), y 172 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 556565-2013. Emplazada: CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA. Marca denominativa: CÁMARA DE COMERCIO - LIMA.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 1083-2014/DSD-INDECOPI, de 22 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de noviembre de 2014.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

Partes:

Consultante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

Emplazada: CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 3 de 61      HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos expedidos, se encuentran los siguientes:

1. La CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA es titular de la marca denominativa

CÁMARA DE COMERCIO - LIMA, registrada bajo el Certificado No. 50757 para amprar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “publicidad; de gestión de negocios comerciales; de administración comercial y de trabajos de oficina”. Se otorgó mediante la resolución No. 8088-2008/OSD-INDECOPI de 13 de mayo de 2008.

2. El 26 de enero de 2012, la CÁMARA DE COMERCIO PERUANA-CHILENA, de PERÚ, solicitó el registro de la marca denominativa CÁMARA PERUANO-CHILENA, para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de información comercial bilateral”.

3. El 27 de septiembre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI,

mediante la Resolución No. 15175-2012/DSD-INDECOPI, denegó el registro solicitado, señalando que se incurrió en el supuesto establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

4. El 26 de octubre de 2012, la CÁMARA DE COMERCIO PERUANA-CHILENA, de

PERÚ, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

5. El 27 de septiembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 3379-2013/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 15175-2012/DSD-INDECOPI, y ordenando que se inicie de oficio la Acción de Nulidad de los registros de las siguientes marcas denominativas: a) CÁMARA DE COMERCIO – LIMA (Certificado No. 50757), otorgada a favor de la Cámara de Comercio de Lima; y b) CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (Certificado No. 34792), otorgada a favor de la Cámara de Comercio Americana del Perú – American Chamber of Commerce of Peru.

6. La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante providencia de 29 de noviembre de 2013, de conformidad con el anterior acto administrativo, dispuso iniciar de oficio el trámite de nulidad del registro de la marca denominativa CÁMARA DE COMERCIO - LIMA.

7. El 22 de agosto de 2014, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 002573-2014/CSD-INDECOPI, ordenó suspender el trámite del Expediente No. 556565-2013, hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita pronunciamiento expreso sobre la solicitud de interpretación prejudicial efectuada por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

8. La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú, mediante oficio No. 1083-2014/DSD-INDECOPI de 22 de

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agosto de 2014, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos del escrito de la acción de nulidad.

El INDECOPI soporta la acción en los siguientes argumentos:

9. Manifiesta, que la palabra CÁMARA es compartida con distintos competidoresen relación con el comercio de bienes y servicios.

10. Sostiene, que el signo registrado carece de distintividad de conformidad con loestablecido en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

b. Argumentos de la contestación.

La CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA contestó la Acción de Nulidad sobre la base de los siguientes argumentos:

11. Indica, que el acto mediante el cual se inició la acción de nulidad no fuedebidamente motivado. Por lo tanto, se violó el derecho de defensa y el principioal debido proceso.

12. Manifiesta, que el signo en cuestión goza de la suficiente distintividad. Se debeanalizar en conjunto.

13. Señala, que el signo registrado ampara una diversidad de servicios incluidosdentro de la Clase 35 de la Clasificación Internacional, que van más allá delcomercio entre países.

14. Agrega, que el uso que se ha dado del signo registrado en el mercado hagenerado distintividad adquirida o secondary meaning. Dicho uso se presentóincluso antes de que el registro fuera otorgado, tal y como lo demuestran laspruebas adjuntadas. Dicha posición, ha sido reiterada por el INDECOPI en variosde sus pronunciamientos.

15. Arguye, que en la Clase 35 de la Clasificación Internacional existen varias marcasque utilizan la denominación CÁMARA dentro de su conformación.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

16. La consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del último párrafo del artículo1351 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

“En efecto, el último párrafo del artículo 135 de la acotada norma supranacional dispone ciertos casos, a raíz de un uso prolongado en el comercio, una marca que carecía de aptitud distintiva inicialmente, puede adquirir en virtud de dicho uso, un ‘significado secundario’ para el público consumidor; es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene dicho signo, habiendo adquirido la capacidad de indicar el origen empresarial

1 “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

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del producto o servicio particular de que se trata, en relación con otros productos o servicios de la misma categoría.

Ahora bien, la acción de nulidad señalada al inicio se ha sustentado en la falta de distintividad de la marca CÁMARA DE COMERCIO – LIMA, (…).

En ese sentido, la emplazada en el referido procedimiento de nulidad ha señalado que la marca objeto de nulidad ha adquirido distintividad por un uso constante en el mercado.

En el presente caso, conforme lo expuesto por la emplazada (…), puede advertirse que el argumento referido a la aplicación del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 (distintividad adquirida) no está expresamente previsto para el procedimiento de nulidad de registro de marca a que se refiere el artículo 172 de la Decisión 486.

Bajo este contexto, es que solicitamos (…) se sirva interpretar la disposición normativa, (…) a efectos de determinar si el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, puede ser invocado también en un procedimiento de nulidad de registro de marca, en la medida que la normativa no hace una mención expresa que excluya su alegación en procedimientos distintos a las solicitudes de registro de marca”.

17. Se realizará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientesnormas: artículos 134 literal a)2, 135 literal b)3 y 1724 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

2 Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)”.

3 Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)”.

4 Artículo 172 “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

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C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

18. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa. B. La acción de nulidad de oficio en el marco de la Decisión 486. Presupuestos

básicos para la realización del debido proceso y el derecho de defensa. C. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La falta de

distintividad como como causal de nulidad absoluta. D. Palabras genéricas y de uso común en la conformación de marcas. E. La distintividad adquirida o sobrevenida en el marco de la Decisión 486.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA FINALIDAD Y EFECTOS DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA.

19. Para abordar el tema planteado, se reitera lo expresado en la Interpretación 121-IP-2014, de 20 de noviembre de 2014: “El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina. Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”.

Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino.

El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro). Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes.

Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el

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encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas.

Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.

Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del proceso interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tienen la obligación de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto. La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.

En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores.

En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento

jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de

nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.

3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.

4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.”

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B. LA ACCIÓN DE NULIDAD DE OFICIO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. PRESUPUESTOS BÁSICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DEFENSA.

20. La CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA sostuvo que el acto mediante el cual se inició la acción de nulidad no fue debidamente motivado. Por lo tanto, se violó el derecho defensa y el debido proceso.

21. De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera necesario abordar el tema propuesto, primero estableciendo un marco general de la figura de la acción de nulidad y, posteriormente, aclarando ciertos aspectos del debido proceso en las acciones de nulidad de oficio. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 7 de septiembre de 2010, expedida en el marco del proceso 90-IP-2010:

“El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones. Los cambios de la Decisión 313 a la Decisión 486 se resumen en el siguiente cuadro5:

Artículo 102 de la Decisión 313

Artículo 113 de la Decisión 344

Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486

Clases de nulidad Hace referencia

a una sola clase de nulidad

Hace referencia a una sola clase de nulidad

Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa.

Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad

La parte interesada. De oficio por la Autoridad Nacional.

La parte interesada. De oficio por la autoridad nacional.

Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio por la autoridad nacional competente. Para la nulidad relativa el interesado.

Prescripción de la acción

No establece término de prescripción.

No establece término de prescripción. Establece: “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.”

Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Causales de nulidad

La norma señala una causal general : “si el registro fue concedido en

La norma señala tres causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de

La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera:

                                                                                                                         5 El cuadro es tomado de la Interpretación Prejudicial emitida el 1 de abril de 2009, dentro del proceso 10-IP-2009.

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contravención a la presente Decisión”.

cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión b) El registro se hubiere otorgado sobre la base de datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya concedido de mala fe”.

Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo6, y 135 de la Decisión 486. Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Como se observa en el cuadro anterior, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”.

22. Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden declarar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso.

23. Lo expuesto quiere decir que en los procesos iniciados de oficio se deben

respetar las formas propias y jurídicamente definidas, el derecho de defensa y contradicción y, por su puesto, cumpliendo los mecanismos de imparcialidad para tomar la decisión. En este sentido, es vital que la entidad establezca instancias que guarden autonomía decisoria.

C. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL DE NULIDAD ABSOLUTA.

24. El INDECOPI concedió el registro como marca del signo denominativo CÁMARA DE COMERCIO - LIMA. En el caso bajo estudio se pretende, de oficio, declarar

                                                                                                                         6 Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de representación gráfica,

así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

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su nulidad por falta de distintividad. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro, haciendo énfasis en la falta de distintividad como causal de nulidad absoluta.

25. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio

de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011:

“Requisitos para el registro de las marcas.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

- Diferencia los productos o servicios que se ofertan. - Es indicadora de la procedencia empresarial. - Indica la calidad del producto o servicio que identifica. - Concentra el goodwill del titular de la marca. - Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo (…)”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET").

Respecto de la función publicitaria ha señalado lo siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación

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Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).7

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro de marca; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes

                                                                                                                         7 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el

Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.

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puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.”

26. En relación con la distintividad como elemento esencial, el Tribunal ha precisado lo siguiente:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del

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Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009).

27. La Consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar

cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

D. PALABRAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS.

28. El INDECOPI argumentó que la palabra CÁMARA es compartida con distintos competidores en relación con el comercio de bienes y servicios. En este marco, es apropiado referirse a las palabras de uso común y genéricas en la conformación de los signos.

29. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación de 25 de abril de

2013, expedida en el proceso 129-IP-2013:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas8.

                                                                                                                         8 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de

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(…) El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”. El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de la marca, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

30. La corte consultante debe determinar si las palabras CÁMARA DE COMERCIO son

de uso común o genéricas en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue servicios: “publicidad; de gestión de negocios comerciales; de administración comercial y; de trabajos de oficina”, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

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posteriormente, deberá realizar el análisis de registrabilidad estableciendo si los demás elementos generan distintividad en el conjunto de la marca.

E. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.

31. La Cámara de Comercio de Lima sostuvo que el signo registrado ha generado distintividad adquirida o secondary meaning en el mercado. El INDECOPI plantea la siguiente cuestión:

“(…)

Bajo este contexto, es que solicitamos (…) se sirva interpretar la disposición normativa, (…) a efectos de determinar si el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, puede ser invocado también en un procedimiento de nulidad de registro de marca, en la medida que la normativa no hace una mención expresa que excluya su alegación en procedimientos distintos a las solicitudes de registro de marca”.

32. Para abordar el tema planteado, se reitera lo expresado por el Tribunal en la

Interpretación de 6 de junio de 2007, expedida dentro del proceso 54-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1531, de 17 de agosto de 2007:

“En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486 en el último párrafo de su artículo 135, consagra esta figura”. La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez o la Oficina Nacional Competente: 1. Momento a partir del cual opera el fenómeno de la distintividad adquirida. Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la “distintividad sobrevenida” para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo. Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial9 y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del

                                                                                                                         9 Sobre el tema el profesor Otamendi ha señalado lo siguiente:

“Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos. Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.”

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prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial. En consecuencia, se evita que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria. Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. Se advierte que el Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la operatividad de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero igual ha ilustrado sobre sus características básicas. En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha señalado lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’. (BERCOVITZ, Alberto; “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España, 2003, p. 471).” (Proceso 92-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 1 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1121, de 28 de setiembre de 2004). 2. Signos sobre los que recae la distintividad adquirida. La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro. El Juez Nacional o la Oficina de Registro de Marcas, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y

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efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo.

3. De la prueba del uso constante, real y efectivo en el mercado. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar gran atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante. Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante, siendo este el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada, dicho uso debe ser real y efectivo en el mercado. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 10010, en la Decisión 313 en el artículo 9911, en la Decisión 344 en el artículo 11012 y en la Decisión 486 en el artículo 16613. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de productos y servicios

                                                                                                                         10 Decisión 311, artículo 100.- “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. 11 Decisión 313, Artículo 99.- “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. 12 Decisión 344, artículo 110.- “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. 13 Decisión 486, artículo 166.- “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

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comercializados, los cuales se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996), (lo subrayado es nuestro). En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina” de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, el Juez deberá determinar si se trata de servicios de consumo masivo o especializados y analizar las pruebas en consecuencia.

c. En el supuesto que el Juez considere que se trata de servicios de naturaleza

masiva se ha de considerar el elemento temporal del uso constante en el mercado, a lo que este Tribunal en el Proceso 105-IP-2014, ha expresado: “Por constante se debe entender un uso persistente y durable en el tiempo y continuamente reiterado con firmeza y perseverancia.

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Sin embargo, cabe precisar que el elemento temporal para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Por un lado, cuando se trate de productos de consumo masivo, el elemento temporal debe constar de manera fehaciente, tomando en cuenta la naturaleza de los productos, por lo que se debe demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante los tres años. Por otro lado, cuando se trate de productos suntuarios o especializados tales como los bienes de capital, podría ser suficiente demostrar que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial, tomando en cuenta la naturaleza especializada de dichos productos”.

4. Determinación de si el uso real y efectivo del signo no distintivo lo ha

convertido en un signo con aptitud distintiva. 14 Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca en el mercado, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar la Autoridad Nacional Competente es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinante de su origen empresarial”.

                                                                                                                         14 A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de

Justicia de las Comunidades Europeas. En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad sobrevenida”, a saber:

(…) “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas. Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999. Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97).

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33. De conformidad con todo lo expresado, el Tribunal absolverá el cuestionamiento de la Consultante. Si la distintividad adquirida puede darse después del registro, también puede ser un argumento a esgrimirse ante una acción de nulidad. Si bien el último párrafo del artículo 135 se refiere al momento de solicitar el registro, la interpretación plasmada líneas arriba permite claramente que la distintividad pueda ser adquirida y alegada después del registro, lo que precisamente puede ser usado como defensa ante una acción que persiga la nulidad del mismo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: En principio, la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la

consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos, es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del

ordenamiento jurídico comunitario.

2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.

3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que

el Tribunal no se pronunció.

4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles

son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

TERCERO: En los procesos iniciados de oficio se deben respetar las formas propias y

jurídicamente definidas, el derecho de defensa y contradicción y, por su puesto, cumpliendo los mecanismos de imparcialidad para tomar la decisión. En este sentido, es vital que la entidad establezca instancias que guarden autonomía decisoria.

CUARTO: Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486,

eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

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Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

QUINTO: La Consultante debe determinar si las palabras CÁMARA DE COMERCIO son de uso común o genéricas en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el análisis de registrabilidad estableciendo si los demás elementos generan distintividad en el conjunto de la marca.

SEXTO: Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es

que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar gran atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante, real y efectivo en el mercado. Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante, siendo este el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada, dicho uso debe ser real y efectivo en el mercado.

SÉPTIMO: Si la distintividad adquirida puede darse después del registro, también puede ser un argumento a esgrimirse ante una acción de nulidad. Si bien el último párrafo del artículo 135 se refiere al momento de solicitar el registro, la interpretación plasmada líneas arriba permite claramente que la distintividad pueda ser adquirida y alegada después del registro, lo que precisamente puede ser usado como defensa ante una acción que persiga la nulidad del mismo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir la resolución administrativa en el procedimiento interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Autoridad Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADO MAGISTRADA

Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA

Gustavo García Brito SECRETARIO

PROCESO 138-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121 y 122 del Estatuto 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Patente de invención: FORMA DE DOSIFICACIÓN QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE LA PDE 4 COMO INGREDIENTE ACTIVO. Actor: Sociedad ALTANA PHARMA AG. Proceso interno N°. 14379-2013.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS:

El 8 de septiembre de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 14379-2013;

El auto del 6 de noviembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos

1 Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 2-J-TJCA-2015 de 22 de enero de 2015.

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contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A. ANTECEDENTES:

Demandante: Sociedad ALTANA PHARMA AG.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Hechos.

1. El 18 de febrero de 2003, la sociedad ALTANTA PHARMA AG, solicitó la patente deinvención para FORMA DE DOSIFICACIÓN QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE LAPDE 4 COMO INGREDIENTE ACTIVO, reivindicando prioridad extranjera sobre la basede las solicitudes 02003811.3 presentada en la Oficina Europea de Patentes el 22 defebrero de 2002 y 10207160.8 presentada en Alemania el 22 de febrero de 2002.

2. El 17 de septiembre de 2003, se otorgó la orden de aviso, efectuándose la publicación enel Diario Oficial ‘El Peruano’. No se presentaron oposiciones.

3. De acuerdo a las Resoluciones que obran en expediente el examinador emitió lossiguientes informes técnicos:

a. Informe Técnico PCG Nº. 116-2006 de 15 de noviembre de 2006, donde elexaminador estudió 11 reivindicaciones presentadas con la solicitud y concluyó que:

- Las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

- La reivindicación 11 no es patentable de acuerdo al artículo 20, literal d) de la Decisión 486, debido a que, tal y como está redactada, define un método terapéutico.

El 14 de marzo de 2007, la sociedad ALTANA PHARMA AG dio respuesta al Informe Técnico y presentó nuevo pliego con 41 reivindicaciones.

b. Informe Técnico PCG Nº. 116-2006/A de 4 de abril de 2007, en el que examinadorde patentes analizó el pliego de las nuevas 41 reivindicaciones, concluyó que:

- Las reivindicaciones 1 a 6, 8 a 16, 20 a 33 y 35 a 41 cumplen con los requisitos de novedad (artículo 16), nivel inventivo (artículo 18) y aplicación industrial (artículo 19) de la Decisión 486.

- Las reivindicaciones 7 y 17 a 19 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

- La reivindicación 34 no cumple con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486 al ser considerada como una ampliación a la divulgación.

El 8 de agosto de 2007, la sociedad ALTANA PHARMA S.A. dio respuesta al Informe Técnico adjuntando nuevo pliego con 41 reivindicaciones, enmendando la reivindicación 7.

c. Informe Técnico Nº. 116-2006/b de 23 de octubre de 2007, en el que examinadorde patentes estudió las nuevas 41 reivindicaciones y concluyó que:

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- Las reivindicaciones 1 a 33 y 35 a 41 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

- La reivindicación 34 no cumple con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486 al ser considerada como una ampliación de la divulgación.

El 4 de marzo de 2008, la sociedad ALTANA PHARMA S.A. dio respuesta al informe técnico y presentó nuevo pliego de 40 reivindicaciones, donde se ha eliminado la reivindicación 14, la cual quedó incluida en la reivindicación 1.

d. Informe Técnico Nº. 116-2006/c de 12 de mayo de 2008, por medio del cual elexaminador de patentes concluyó que:

- Las reivindicaciones 1 a 40 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

4. Por Resolución Nº. 725-2008/OIN-INDECOPI de 30 de junio de 2008, la Oficina deInvenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente.

5. El 21 de julio de 2008, la sociedad ALTANA PHARMA AG interpuso recurso de apelación.

6. La Sala de Propiedad Intelectual solicitó que se emita un nuevo informe técnico sobre losargumentos y el documento presentado por la solicitante con su apelación.

7. El 27 de abril de 2009, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico N°. JC 16-09(T) concluyendo que las reivindicaciones 1 a 40 no cumplen con el requisito de nivelinventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.

8. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de laProtección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1128-2009/TPI-INDECOPI, de 11 de mayo de 2009, declaró infundado el recurso de apelacióndenegando la patente de invención solicitada.

9. El 24 de agosto de 2009, la sociedad ALTANA PHARMA AG interpuso demandacontencioso administrativa.

10. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución númeroquince, de 23 de noviembre de 2011, donde la Tercera Sala Especializada en loContencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada lademanda.

11. La sociedad ALTANA PHARMA AG interpuso recurso de apelación.

12. El recurso de apelación fue resuelto por Sentencia de Segunda Instancia emitida por laSala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú el 25 demarzo de 2013, donde se revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, se declarófundada la demanda y nula la Resolución impugnada.

13. El INDECOPI interpuso recurso de casación.

14. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justiciade la República del Perú, por proveído de 9 de junio de 2014, al declarar procedente elrecurso de casación, suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretaciónprejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, 123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486.

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Fundamentos de la demanda.

La sociedad ALTANA PHARMA AG presentó demanda indicando:

15. Que se violó el principio del debido proceso, ya que el INDECPI basó la Resolución 1128-2009/TPI-INDECOPI en el informe del examinador técnico JC 16-09 (T), que nunca lesfue notificado, impidiendo de esta manera que ALTANA PHARMA AG puedapronunciarse al respecto.

16. Recalca que el Informe Técnico que sirvió de base para emitir la Resolución impugnadale debió haber sido notificado para que de esta manera pueda ejercer su derecho dedefensa, refutar el citado informe o subsanar los impedimentos señalados.

17. Por lo tanto, debería declararse la nulidad del procedimiento hasta el momento en el cualse le debió notificar dicho informe.

18. Cita jurisprudencia.

19. La patente solicitada cumple con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.

Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

20. Respecto a que no se habría respetado el debido proceso, al no haberse dado laoportunidad a la demandante de contradecir el Informe Técnico JC 16-09 (T). Losartículos 45 y 46 se encuentran dentro del Capítulo referido al Trámite de la Solicitud y laregulación de dicho trámite corresponderá en primera instancia, y no al que se produceen grado de apelación.

21. La posibilidad de notificar un segundo o tercer informe técnico es una facultad de laoficina nacional competente, por lo tanto, el INDECOPI no se encontraba obligado anotificar un segundo y sucesivos informes.

22. Si la oficina nacional competente notificara todos los informes técnicos, se correría elriesgo de que el procedimiento no acabe nunca.

23. Lo mismo sucede con los informes de expertos, de acuerdo al artículo 46 de la Decisión486, éstos deben ser notificados por una sola vez.

24. Sobre el hecho de que la patente solicitada cumplía con los requisitos exigidos en lanorma, sostiene que la patente no cumplía con el requisito de nivel inventivo.

Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

25. La Sentencia de Primera Instancia considera que la autoridad nacional competente tienela obligación de notificar únicamente el primer informe técnico y no el resto de informesque se emitan dentro de la tramitación de una patente, por lo tanto, declaró infundada lademanda presentada.

Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

26. La sociedad ALTANA PHARMA AG, presentó recurso de apelación, en el queargumentó los mismos fundamentos que en su contestación a la demanda en el sentidode que está obligada a notificar únicamente el primer informe técnico y no así los demásque se presenten en el proceso.

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Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

27. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

Fundamentos de la Sentencia de Segunda Instancia.

28. La Sentencia de Segunda Instancia se fundamenta en que todos los informes técnicosproducidos dentro del procedimiento deben ser notificados a la parte con el fin de quepueda ejercer su derecho a la defensa, por lo tanto, revoca la Sentencia de PrimeraInstancia y, en consecuencia, declara fundada la demanda presentada por la sociedadALTNA PHARMA AG.

Fundamentos jurídicos del recurso de casación.

El INDECOPI presentó recurso de casación en el que manifestó:

29. Primera infracción normativa: La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ha afectadosu derecho al debido proceso al no cumplir con su obligación de solicitar al Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial correspondiente.

30. Segunda infracción normativa: La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema haaplicado de manera incorrecta los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

31. Reafirma sus argumentos esgrimidos en la contestación a la demanda.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

32. Que, los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, 123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratadode Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

33. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas queconforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicaciónuniforme en el territorio de los Países Miembros;

34. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitados: 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

2 Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

Artículo 123.- Consulta obligatoria

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá

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De oficio: 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121 y 122 de su Estatuto y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar lainterpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de últimainstancia.

2. De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos.

responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

3 Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 121.- Objeto y finalidad

Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 122.- Consulta facultativa

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,

e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protecciónconcedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de la patente.

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1. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de nosolicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificacióninterna de última instancia.

35. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el INDECOPI en su recurso decasación que la Sala civil Permanente de la corte Suprema ha afectado su derecho aldebido proceso al no cumplir con su obligación de solicitar al Tribunal de Justicia de lacomunidad Andina la interpretación prejudicial correspondiente.

36. Sobre la base de los argumentos expuestos en los hechos de la presente interpretaciónprejudicial, el Tribunal se referirá al tema citando la interpretación prejudicial 149-IP-2011,de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2002, marca:PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura de lainterpretación prejudicial, se establecieron los efectos de no solicitar la interpretaciónprejudicial obligatoria, y se refirió a la calificación de la última instancia ordinaria por partede la República del Perú.

37. En dicha oportunidad, el Tribunal estableció lo siguiente:

“(…)

1. Instrumentos básicos del sistema.

El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:

- Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.

Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.

- Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.

Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida

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en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”).

2. Características de la figura de la interpretación prejudicial.

La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:

Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.

Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.

Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente:

“La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto.

De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido.

Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de

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para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“(…)

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.

Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo4, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la

4 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

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normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso5.

Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.

(…)”6

3. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar lainterpretación prejudicial obligatoria.

Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:

- El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y

5 Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.

6 Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.

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Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.

- La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar lanulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.

- La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.

- De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

4. La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano.

Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú constantemente envía solicitudes de interpretación prejudicial en procesos de casación, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.

Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de

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sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.

Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

- Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

- Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el

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ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera:

“(…)

El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (…)”. (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1985, de 11 de octubre de 2011).

En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación.

En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto,

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interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. (149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2002, marca: PRADAXA (denominativa).

38. En cuanto a los efectos, el Tribunal continúa diciendo:

5. “Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial.La obligación del juez consultante de adoptar la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Los efectos del no acatamiento.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:

- Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos. De todas formas, como se trata de generar la misma interpretación para todos los operadores jurídicos comunitarios, el Tribunal ha adoptado en este aspecto un sistema fuente de precedentes, donde la variación de las líneas jurisprudenciales se da en casos excepcionales y especiales. En este sentido, es perfectamente viable que las interpretaciones del Tribunal sirvan de parámetro no sólo para los jueces sino para cualquier operador jurídico en la subregión andina cuando en su campo de acción tengan que aplicar normativa andina.

- El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículos 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

El juez consultante debe aplicar en su sentencia la interpretación prejudicial expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Aún en el caso de una solicitud de interpretación facultativa, el juez consultante tiene la obligación de adoptarla al resolver el caso particular.

Aplicar o adoptar la interpretación prejudicial no significa simplemente hacer una relación de la misma en la sentencia, sino que el juez consultante la tome como el

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parámetro interpretativo de la normativa comunitaria aplicable al caso concreto. Por tal motivo el juez consultante debe hacer lo siguiente:

- Acatar de manera integral la Interpretación Prejudicial. No se puede utilizar la Interpretación Prejudicial de manera fragmentaria, es decir, únicamente sobre algunas partes de la misma. La obligación de acatarla es en relación con todo su contenido. Se aclara que las conclusiones contenidas en la mencionada providencia son el reflejo de la parte considerativa de la misma y, por lo tanto, el juez consultante debe llenar de contenido dichas conclusiones con la parte motiva de la Interpretación.

- Acatar la Interpretación Prejudicial de conformidad con el sentido de la misma. El juez consultante no puede hacer una interpretación de la interpretación prejudicial, o usar fragmentos aislados para validar una posición contraria a la que realmente contiene la providencia. Si el juez consultante encontrara partes oscuras o ambiguas en el texto de la providencia, puede solicitarle al Tribunal la respectiva aclaración mediante un escrito en ese sentido.

Ahora bien, si el juez consultante incumple la obligación de acatar la Interpretación Prejudicial de conformidad con anteriormente expresado, se generan los siguientes efectos:

- El País Miembro podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Al no adoptar la interpretación prejudicial, el juez consultante estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- La sentencia dictada adolecería de nulidad. La normativa comunitaria que consagra la obligación que tiene el juez consultante de acatar la Interpretación Prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez consultante no hubiera aplicado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: si es una sentencia de instancia se podrían esgrimir recursos ordinarios de conformidad con la normativa procesal interna; y si es una sentencia de última o única instancia se podrían esgrimir recursos extraordinarios de conformidad con la normativa procesal interna: de revisión, casación, etc.

- La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la

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acción de protección, etc. No acatar la Interpretación Prejudicial tiene como efecto que no se ha seguido el procedimiento adecuado.

- De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

- Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).

- Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”. (Proceso 83-IP-2013 de 21 de agosto de 2013, marca: SYSTALAN denominativa).

2. De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos.

39. En el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico JC 16-09 (T) no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultaddiscrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por loexpuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema.

40. De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso internoes si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informetécnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómodebe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que esobligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos quesirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto alotorgamiento de patentes de invención.

41. Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que seconsideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención.Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas depropiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidospor los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que seconsideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de lasolicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, sino se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si lasolicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o nola concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informecontentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y delacápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan

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informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa”. (Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013).

42. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma elcriterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primerase busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza lapropia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces“si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informetécnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, porla relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunalhace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que seden estos informes técnicos deben ser notificados a este último”.

43. En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todasformas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informetécnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, esobligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, oelementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de sise reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo oposteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que seincluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que nohabría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en lospuntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, sino se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos oelementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”.

44. Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos técnicos,no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente, es decir,son personas independientes de la mencionada Oficina.

45. Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que elTribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos queemiten los informes técnicos:

46. “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de laDecisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe deexpertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opiniónsobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. La norma es muy clara al advertir quedichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; enestos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que sedesenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se

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inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo. Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la Corte Peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

1. Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en laúltima o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consultaprejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidadcon lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estasacciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

2. Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial enúltima o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normascomunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que

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hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

SEGUNDO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

TERCERO: La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

CUARTO: De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas,

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puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.

QUINTO: El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.

SEXTO: La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 14379-2013, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción, el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE

Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA

Gustavo García Brito SECRETARIO

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PROCESO 139-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121 y 122 del Estatuto y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Patente de invención: AGENTE ENDOPARASITICIDA PARA ADMINISTRACIÓN TÓPICA. Actor: Sociedad BAYER ANIMAL HEALTH. Proceso interno N°. 13292-2013.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez presentó escrito de impedimento para conocer el presente proceso y, en consecuencia, no participa de su adopción.

VISTOS:

El 10 de septiembre de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 13292-2013;

El auto de 19 de noviembre de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo con los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

El auto de 19 de noviembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A. ANTECEDENTES.

Partes en el proceso interno.

Demandante: Sociedad BAYER ANIMAL HEALTH GMBH.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

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Hechos.

1. El 10 de diciembre de 2004, la sociedad BAYER HEALTHCARE AG, solicitó la patente deinvención para AGENTE ENDOPARASITICIDA PARA ADMINISTRACIÓN TÓPICA,reivindicando prioridad extranjera sobre la base de la solicitud 10358525.7 presentada enAlemania el 13 de diciembre de 2003.

2. El 14 de octubre de 2005, se otorgó la orden de aviso, efectuándose la publicación en elDiario Oficial ‘El Peruano’. No se presentaron oposiciones.

3. De acuerdo a las Resoluciones que obran en expediente el examinador emitió lossiguientes informes técnicos:

a. Informe Técnico BCC Nº. 09-2008 de 6 de marzo de 2008, donde el examinadorestudió 14 reivindicaciones presentadas con la solicitud y concluyó que:

- Las reivindicaciones 1 a 14 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

El 2 de junio de 2008, la sociedad BAYER HEALTHCARE AG dio respuesta al Informe Técnico y presentó nuevo pliego con 9 reivindicaciones.

b. Informe Técnico BCC Nº. 09-2008/A de 10 de octubre de 2008, en el queexaminador de patentes analizó el pliego de las nuevas 9 reivindicaciones concluyendo que:

- Las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

4. Por Resolución Nº. 25-2009/DIN-INDECOPI de 15 de enero de 2009, la Dirección deInvenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente.

5. El 5 de febrero de 2009, la sociedad BAYER HEALTHCARE AG interpuso recurso deapelación.

6. Se transfirieron los derechos sobre la solicitud a nombre de la sociedad BAYER ANIMALHEALTH GMBH.

7. La Sala de Propiedad Intelectual solicitó que se emita un nuevo informe técnico sobre losargumentos y el documento presentado por la solicitante con su apelación.

8. El 30 de enero de 2010, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico AEF 01T-2010 concluyendo que las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con el requisito de claridadestablecido de la Decisión 486.

9. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de laProtección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0368-2010/TPI-INDECOPI, de 8 de febrero de 2010, confirmó la Resolución impugnada.

10. El 9 de junio de 2010, la sociedad BAYER ANIMAL HEALTH GMBH interpuso demandacontencioso administrativa.

11. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución númerodiez, de 9 de noviembre de 2011, donde el Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo

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Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda.

12. El INDECOPI interpuso recurso de apelación.

13. El recurso de apelación fue resuelto por Sentencia de Segunda Instancia emitida por laTercera Sala Transitoria de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú,Resolución número dieciséis de 4 de julio de 2013, donde se confirmó la sentenciaimpugnada.

14. El INDECOPI interpuso recurso de casación.

15. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justiciade la República del Perú, por proveído de 26 de mayo de 2014, al declarar procedente elrecurso de casación, suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretaciónprejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, 123 del Tratado de Creación y 45 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

16. La sociedad BAYER ANIMAL HEALTH GMBH presentó demanda indicando que:

17. La patente solicitada cumple con los requisitos del artículo 14 de la Decisión 486. Sinembargo, el informe técnico BCC 09-2008/A, que no les fue notificado, consideró que lapatente no cumplía con el requisito de claridad.

18. A su criterio, la claridad no constituye un verdadero requisito ya que no se encuentraestablecido en el mencionado artículo 14, fue la jurisprudencia la que exigió que laclaridad sea un requisito, sin embargo, la norma no dice esto.

19. La claridad es una característica de redacción de las reivindicaciones y, susreivindicaciones cumplen con dicha característica.

20. La solicitud de patente, igualmente, cumple con la claridad de la descripción.

21. El INDECOPI no le notificó los informes técnicos BCC 09-2008/A y AEF 01T-2010 paraque pueda dar las explicaciones pertinentes.

Argumentos de la contestación a la demanda.

22. El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

23. Sobre la claridad de las reivindicaciones, éste es un requisito esencial de una solicitud depatentes, caso contrario se podría generar un riesgo en el mercado.

24. El artículo 30 de la Decisión 486 exige que las reivindicaciones sean presentadas demanera clara y concisa. Por lo tanto, la claridad y la concisión son condiciones esencialesy no constituyen un mero formalismo legal.

25. Las reivindicaciones presentadas no son claras.

Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia.

26. La Sentencia de Primera Instancia manifiesta que:

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27. Las Resoluciones impugnadas no han sido concedidas conforme a ley, por lo que elprocedimiento debe retrotraerse hasta la etapa de notificación al solicitante con el InformeTécnico BCC 09-2008/A.

28. Por lo tanto, declara fundada la demanda.

Argumentos del recurso de apelación.

29. El INDECOPI presentó recurso de apelación en el que manifestó:

30. La sentencia ha considerado erróneamente que todo cuestionamiento técnico a lasolicitud, sin importar en que instancia se encuentre el procedimiento debería sernotificado a la parte interesada.

31. De acuerdo a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, es una facultad discrecional de laadministración la notificación del segundo y siguientes informes técnicos. Por lo tanto, laautoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar el segundo y tercerinformes técnicos.

32. La notificación de todos los informes técnicos podrían dar lugar a que el procedimiento seprolongue indefinidamente.

33. Igualmente, la opinión de expertos también será notificada obligatoriamente en la primeraoportunidad, pues en las siguientes es una facultad discrecional de la administraciónnotificarlas o no.

Argumentos de la contestación a la apelación.

34. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

Argumentos de la Sentencia de Segunda Instancia.

35. La Sentencia de Segunda Instancia se fundamenta en que:

36. Corresponde confirmar la sentencia impugnada, “bajo la consideración que el ejercicio dela discrecionalidad administrativa en el presente caso no ha cumplido con su finalidad,siendo menester indicar por otro lado, que resulta innecesario evaluar las razones defondo de la decisión administrativa, debiendo desestimarse por tanto los agraviosexpuestos por la entidad demandada”.

37. Por lo tanto, confirma la sentencia, debiendo retrotraerse el procedimiento hasta la etapade notificación al solicitante con el informe técnico BCC 09-2008/A.

Argumentos del recurso de casación.

38. El INDECOPI presentó recurso de casación en el que manifestó:

39. Infracción normativa por afectación al debido proceso, al no haber la Sala cumplido consolicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación de las normasaplicables al presente caso.

40. La Sala debió solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión486.

41. Infracción normativa por indebida interpretación del artículo 45 de la Decisión 486.

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42. De acuerdo a la norma citada, resulta obligatoria la notificación del primer informetécnico, mientras que, la notificación del segundo y siguientes informes técnicosconstituye una facultad discreción de la administración.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

43. Que, los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, 123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratadode Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

44. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas queconforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicaciónuniforme en el territorio de los Países Miembros;

45. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitados: 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina1.

De oficio: 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121,122 de su Estatuto y 46 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina2.

1  Artículo   33.-­‐   Los   Jueces   nacionales   que   conozcan   de   un   proceso   en   el   que   deba   aplicarse   o   se   controvierta   alguna   de   las  normas  que  conforman  el  ordenamiento  jurídico  de  la  Comunidad  Andina,  podrán  solicitar,  directamente,  la  interpretación  del  Tribunal   acerca   de   dichas   normas,   siempre   que   la   sentencia   sea   susceptible   de   recursos   en   derecho   interno.   Si   llegare   la  oportunidad  de  dictar  sentencia  sin  que  hubiere  recibido  la  interpretación  del  Tribunal,  el  juez  deberá  decidir  el  proceso.  

En   todos   los   procesos   en   los   que   la   sentencia   no   fuere   susceptible   de   recursos   en   derecho   interno,   el   juez   suspenderá   el  procedimiento  y  solicitará  directamente  de  oficio  o  a  petición  de  parte  la  interpretación  del  Tribunal.  

Artículo  123.-­‐  Consulta  obligatoria  De   oficio   o   a   petición   de   parte,   el   juez   nacional   que   conozca   de   un   proceso   en   el   cual   la   sentencia   fuera   de   única   o   última  instancia,   que  no   fuere   susceptible  de   recursos  en  derecho   interno,   en  el   que  deba  aplicarse  o   se   controvierta   alguna  de   las  normas   que   conforman   el   ordenamiento   jurídico   de   la   Comunidad   Andina,   deberá   suspender   el   procedimiento   y   solicitar  directamente  y  mediante  simple  oficio,  la  interpretación  del  Tribunal.  

Artículo   45.-­‐   Si   la   oficina   nacional   competente   encontrara   que   la   invención   no   es   patentable   o   que   no   cumple   con   alguno   de   los  requisitos   establecidos   en   esta   Decisión   para   la   concesión   de   la   patente,   lo   notificará   al   solicitante.   Este   deberá   responder   a   la  notificación  dentro  del  plazo  de  sesenta  días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  notificación.  Este  plazo  podrá  ser  prorrogado  por  una  sola  vez  por  un  período  de  treinta  días  adicionales.  

Cuando  la  oficina  nacional  competente  estimara  que  ello  es  necesario  para  los  fines  del  examen  de  patentabilidad,  podrá  notificar  al  solicitante  dos  o  más  veces  conforme  al  párrafo  precedente.  

Si   el   solicitante   no   respondiera   a   la   notificación   dentro   del   plazo   señalado,   o   si   a   pesar   de   la   respuesta   subsistieran   los  impedimentos  para  la  concesión,  la  oficina  nacional  competente  denegará  la  patente.  

2  Artículo  32.-­‐  Corresponderá  al  Tribunal  interpretar  por  vía  prejudicial  las  normas  que  conforman  el  ordenamiento  jurídico  de  la  Comunidad  Andina,  con  el  fin  de  asegurar  su  aplicación  uniforme  en  el  territorio  de  los  Países  Miembros.  

Artículo  121.-­‐  Objeto  y  finalidad  Corresponde  al  Tribunal  interpretar  las  normas  que  conforman  el  ordenamiento  jurídico  de  la  Comunidad  Andina,  con  el  fin  de  asegurar  su  aplicación  uniforme  en  el  territorio  de  los  Países  Miembros.  

Artículo  122.-­‐  Consulta  facultativa  Los   jueces   nacionales   que   conozcan   de   un   proceso   en   el   que   deba   aplicarse   o   se   controvierta   alguna   de   las   normas   que  conforman   el   ordenamiento   jurídico   de   la   Comunidad   Andina,   podrán   solicitar,   directamente   y   mediante   simple   oficio,   la  interpretación  del  Tribunal  acerca  de  dichas  normas,  siempre  que  la  sentencia  sea  susceptible  de  recursos  en  derecho  interno.  Si  

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C. CUESTIONES EN DEBATE:

1. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar lainterpretación obligatoria. El caso de Perú y la calificación interna de la últimainstancia ordinaria.

2. De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos.

1. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de nosolicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificacióninterna de última instancia.

46. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el INDECOPI en su recurso decasación manifiesta que la Tercera Sala Transitoria de la Corte Superior de Justicia haafectado su derecho al debido proceso al no cumplir con su obligación de solicitar alTribunal de Justicia de la comunidad Andina la interpretación prejudicial correspondiente.

47. Sobre la base de los argumentos expuestos en los hechos de la presente interpretaciónprejudicial, el Tribunal se referirá al tema citando la interpretación prejudicial 149-IP-2011,de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2002, marca:PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura de lainterpretación prejudicial, se establecieron los efectos de no solicitar la interpretaciónprejudicial obligatoria, y se refirió a la calificación de la última instancia ordinaria por partede la República del Perú.

48. En dicha oportunidad, el Tribunal estableció lo siguiente:

“(…)

llegare   la   oportunidad   de   dictar   sentencia   sin   que   hubiere   recibido   la   interpretación   del   Tribunal,   el   juez   deberá   decidir   el  proceso.  

Artículo  46.-­‐  La  oficina  nacional  competente  podrá  requerir  el  informe  de  expertos  o  de  organismos  científicos  o  tecnológicos  que  se  consideren  idóneos,  para  que  emitan  opinión  sobre  la  patentabilidad  de  la  invención.  Asimismo,  cuando  lo  estime  conveniente,  podrá  requerir  informes  de  otras  oficinas  de  propiedad  industrial.  

De   ser   necesario,   a   efectos   del   examen   de   patentabilidad   y   a   requerimiento   de   la   oficina   nacional   competente,   el   solicitante  proporcionará,   en   un   plazo   que   no   excederá   de   3   meses,   uno   o   más   de   los   siguientes   documentos   relativos   a   una   o   más   de   las  solicitudes  extranjeras  referidas  total  o  parcialmente  a  la  misma  invención  que  se  examina:  

a)  copia  de  la  solicitud  extranjera;

b)  copia  de  los  resultados  de  exámenes  de  novedad  o  de  patentabilidad  efectuados  respecto  a  esa  solicitud  extranjera;

c)  copia  de  la  patente  u  otro  título  de  protección  que  se  hubiese  concedido  con  base  en  esa  solicitud  extranjera;  

d)  copia  de  cualquier  resolución  o  fallo  por  el  cual  se  hubiese  rechazado  o  denegado  la  solicitud  extranjera;  o,  

e) copia  de  cualquier  resolución  o  fallo  por  el  cual  se  hubiese  anulado  o  invalidado  la  patente  u  otro  título  de  protección  concedido  con  base  en  la  solicitud  extranjera.  

La   oficina   nacional   competente   podrá   reconocer   los   resultados   de   los   exámenes   referidos   en   el   literal   b)   como   suficientes   para  acreditar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  patentabilidad  de  la  invención.  

Si   el   solicitante  no  presentara   los   documentos   requeridos  dentro  del   plazo   señalado  en   el   presente   artículo   la   oficina  nacional  competente  denegará  la  patente.  

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1. Instrumentos básicos del sistema.

El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:

- Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.

Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.

- Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.

Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”).

2. Características de la figura de la interpretación prejudicial.

La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:

Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.

Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.

Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia.

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necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente:

“La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto.

De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido.

Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“(…)

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.

Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida

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de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo3, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso4.

Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

3 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

4 Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.

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Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.

(…)”5

3. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar lainterpretación prejudicial obligatoria.

Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:

- El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.

- La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar lanulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.

- La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.

5 Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.

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- De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

4. La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano.

Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú constantemente envía solicitudes de interpretación prejudicial en procesos de casación, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.

Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.

Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la

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Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

- Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

- Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera:

“(…)

El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso

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concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (…)”. (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1985, de 11 de octubre de 2011).

En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación.

En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. (149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2002, marca: PRADAXA (denominativa).

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49. En cuanto a los efectos, el Tribunal continúa diciendo:

5. “Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial.La obligación del juez consultante de adoptar la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Los efectos del no acatamiento.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:

- Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos. De todas formas, como se trata de generar la misma interpretación para todos los operadores jurídicos comunitarios, el Tribunal ha adoptado en este aspecto un sistema fuente de precedentes, donde la variación de las líneas jurisprudenciales se da en casos excepcionales y especiales. En este sentido, es perfectamente viable que las interpretaciones del Tribunal sirvan de parámetro no sólo para los jueces sino para cualquier operador jurídico en la subregión andina cuando en su campo de acción tengan que aplicar normativa andina.

- El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículos 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

El juez consultante debe aplicar en su sentencia la interpretación prejudicial expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Aún en el caso de una solicitud de interpretación facultativa, el juez consultante tiene la obligación de adoptarla al resolver el caso particular.

Aplicar o adoptar la interpretación prejudicial no significa simplemente hacer una relación de la misma en la sentencia, sino que el juez consultante la tome como el parámetro interpretativo de la normativa comunitaria aplicable al caso concreto. Por tal motivo el juez consultante debe hacer lo siguiente:

- Acatar de manera integral la Interpretación Prejudicial. No se puede utilizar la Interpretación Prejudicial de manera fragmentaria, es decir, únicamente sobre algunas partes de la misma. La obligación de acatarla es en relación con todo su contenido. Se aclara que las conclusiones contenidas en la mencionada providencia son el reflejo de la parte considerativa de la misma y, por lo tanto, el juez consultante debe llenar de contenido dichas conclusiones con la parte motiva de la Interpretación.

- Acatar la Interpretación Prejudicial de conformidad con el sentido de la misma. El juez consultante no puede hacer una interpretación de la interpretación prejudicial, o usar fragmentos aislados para validar una posición contraria a la que realmente contiene la providencia. Si el juez consultante encontrara partes oscuras o ambiguas en el texto de la providencia, puede solicitarle al Tribunal la respectiva aclaración mediante un escrito en ese sentido.

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Ahora bien, si el juez consultante incumple la obligación de acatar la Interpretación Prejudicial de conformidad con anteriormente expresado, se generan los siguientes efectos:

o El País Miembro podría ser denunciado por incumplimiento ante laSecretaría General de la Comunidad Andina, y posteriormentedemandado en el marco de la acción de incumplimiento ante elTribunal de Justicia de la Comunidad Andina (artículo 128 del Estatutodel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Al no adoptar lainterpretación prejudicial, el juez consultante estaría vulnerando lanormativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que supaís fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de laacción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

o La sentencia dictada adolecería de nulidad. La normativa comunitariaque consagra la obligación que tiene el juez consultante de acatar laInterpretación Prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata yel efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formarparte de la normativa procesal nacional de manera inmediata yautomática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia yentraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas enla normativa interna. Es importante recordar que la violación de lasnormas procesales es la base para alegar una violación al “derecho aldebido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas,cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez consultante nohubiera aplicado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad oinvalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesalesinternas: si es una sentencia de instancia se podrían esgrimir recursosordinarios de conformidad con la normativa procesal interna; y si esuna sentencia de última o única instancia se podrían esgrimir recursosextraordinarios de conformidad con la normativa procesal interna: derevisión, casación, etc.

o La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental deldebido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de laspartes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, elamparo, la acción de protección, etc. No acatar la InterpretaciónPrejudicial tiene como efecto que no se ha seguido el procedimientoadecuado.

o De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectadospor este incumplimiento podrían solicitar la reparación del dañocausado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

- Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).

- Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal

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una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”. (Proceso 83-IP-2013 de 21 de agosto de 2013, marca: SYSTALAN denominativa).

2. De la notificación de los informes técnicos.

50. En el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico BCC09-2008/A no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultaddiscrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por loexpuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema.

51. De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso internoes si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informetécnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómodebe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que esobligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos quesirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto alotorgamiento de patentes de invención.

52. Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que seconsideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención.Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas depropiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidospor los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que seconsideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de lasolicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, sino se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si lasolicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o nola concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informecontentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y delacápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidaninformes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante,lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámiteadministrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debetrasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámitesadministrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a laOficina de Patentes.

Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con eltrámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere paraimpugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa ycontenciosa. (Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de2013).

53. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma elcriterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45

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es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”.

54. En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”.

55. Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos técnicos, no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente, es decir, son personas independientes de la mencionada Oficina.

56. Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos:

57. “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo. Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013).

D. PRONUNCIAMIENTO.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la

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Corte Peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

1. Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en laúltima o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consultaprejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidadcon lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estasacciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

2. Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial enúltima o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normascomunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si

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el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

SEGUNDO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

TERCERO: La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

CUARTO: De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.

QUINTO: El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.

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SEXTO: La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 13292-2013, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción, el Presidente y el Secretario.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTE SECRETARIO (e)

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú