Para nosotros la Patria es América

Año XXXIII – Número 2877

Lima, 24 de noviembre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 677-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00072 Referencia: Marcas ZOALS (mixta) y ZOELY (denominativa)..... ..................................................... 2

PROCESO 02-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00486 Referencia: Marcas involucradas: ARKA PLUS (mixta) y ALKA, ALKA ICE, ALKA ICE FRUTILLA, ALKA ICE SABOR MENTOL (denominativa)..... ................... 19

PROCESO 04-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014- 00370 Referencia: Marcas involucradas: R RADA CASSAB (mixta) y RADA, TE DEL DR. RADA, RADA AESTHETIC & SPA, SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ, MÉTODO RADA UN ESTILO DE VIDA, MÉTODO RADA SALUD ESTÉTICA (denominativas y mixtas).............. .......................................... 31

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venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know­how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) ocomplementariedad de los productos.24

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.2s

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro26

• Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su

Esto es, tomando en cuenta las caracterlstrcas, finalldad, similitudes de género y el precio de los productos o servlcios.

De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carios. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.

En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robín Wells (en ªINTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA. MICROECONOMIA

#

. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela) Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es lavariación en la cantidad consumida de dicho bien como resultada de que el consumidor sustituyeel bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto másbarato en términos relativos·. Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituiráel consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efectosustitución.Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pq=PA247&dq=microeconomia+efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjOmbyUus3MAhXIHR4KHRXZAXcQ6AEIJTAC#v=onepage&g=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de2016).

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finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o decomercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

5.5. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existenciade conexión competitiva entre los productos que distinguen los signosconfrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre losproductos amparados, resulta necesario precisar que habrácircunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes paraestablecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos queson sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o soncomplementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos oservicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, noserá suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurrepor ejemplo con los productos o servicios que únicamente compartenlos mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, serequerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución delpropósito de establecer la conexión competitiva.27

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinadeja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por elTribunal consultante al resolver el proceso interno 2014-00072, la que deberáadoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto enel Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de suEstatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados queparticiparon de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafodel Artículo 90 del Estatut del Tribunal.

itl 4� Cecilia Luisa Ayll�os

MAGISTRADA

.J

Hugo Ramiro Gómez ApacMAGISTRADO

27 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

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De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación rejudicial el Presidente y el Secreta ·o.

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 5 de septiembre de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS:

02-IP-2016

Interpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia

2010-00486

Marcas involucradas: ARKA PLUS (mixta) y ALKA, ALKA ICE, ALKA ICE FRUTILLA, ALKA ICE SABOR MENTOL (denominativa)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 018, recibido el 13 de enero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00486; y,

El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

1

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'

Demandante:

Demandado:

Tercero interesado:

INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A.

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

ALRUANKA L TOA.

2. Hechos relevantes

2.1. El 26 de febrero de 2009, ALRUANKA L TOA. solicitó el registro de la marca ARKA-PLUS (mixta)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 302 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A., presentó oposición fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas:

2

MARCA CLASE CERTIFICADO VIGENCIA

ALKA 30 204294 28/08/2017 ALKA ICE 30 320845 30/08/2016 FRUTILLA ALKA ICE 30 320846 30/08/2016

-

ALKA ICE 30 341472 16/11/2017 FRUTILLA ALKA ICE 30 341471 16/11/2017 SABOR MENTOL

Expediente interno 09-19626.

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias: hielo.

2

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2.3. El 27 de enero de 201 O, mediante Resolución 3452, la Directora de Signos Distintivos (e} de la Superintendencia de Industria y Comercio {SIC} resolvió declarar infundada la oposición presentada por INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. y conceder el registro de la marca ARKA-PLUS.

2.4. INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 3452.

2.5. El 25 de marzo de 2010, mediante Resolución 16793, la Directora de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 3452.

2.6. El 31 de mayo de 2010, mediante Resolución 28117, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 3452.

2.7. El 12 de octubre de 2010, INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 3452, 16793 y 28117.

2.8. El 25 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

3. Argumentos de la demanda

INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. interpuso demanda en la que manifestó que:

3.1. Las palabras equiparables dentro del cotejo son ARKA y ALKA, las cuales en ambos casos están escritas en forma similar, solo cambia una letra entre ambas.

3.2. Existe al menos un 50% de similitud entre las marcas a comparar, lo cual demuestra una reproducción parcial del signo previamente concedido.

3.3. Las palabras ARKA y ALKA, contienen la misma secuencia vocálica, (A­A), idéntica longitud y número de silabas, idéntica terminación (KA) por lo que genera confusión ortográfica a los ojos del consumidor, pues éste no podría diferenciar a simple vista entre uno y otro producto cuando los observe de forma desprevenida.

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3.4. La palabra PLUS, no le otorga ningún tipo de distintividad para ser concedida como marca, ya que es de uso común, y está contenida en varias marcas para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.5. Ambos signos se encuentran en la misma Clase Internacional.

4. Argumentos de la contestación a la demanda

ALRUANKA L TOA presentó contestación a la demanda señalando que:

4.1. No le constan los hechos sobre los cuales se soporta la demanda, sin embargo, en el expediente obra prueba documental que debe ser valorada, por lo que se atiene a lo que en derecho y en justicia resulte demostrado dentro del proceso.

4.2. No acepta las pretensiones de la actora.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Articulo136 literal a) de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina.Procede la interpretación solicitada.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

D.

1.

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica,figurativa, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirectay de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos.3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso

común (PLUS).

ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN

lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud figurativa, ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos ARKA-PLUS (mixto) y ALKA, ALKA ICE, ALKA ICE FRUTILLA, ALKA ICE SABOR

3 "Artículo 136.w No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afeclara indebidamente un derecho de lercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registradapor un lercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( . . . )"

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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

5

MENTOL (denominativos) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:

''Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión o de asociación; ( ... )"

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples 1 nterp relaciones P rejud iciales4

•

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee5

.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica6

.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta} y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007. expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-lP-2009.

Proceso 397-IP-2015.

lbidem.

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é

1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante7

.

1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos8

:

7

8

1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, yconsecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo enriesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas

Ibídem.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

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de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos

2 .1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo mixto y las marcas denominativas compuestas opositoras se abordará en este acápite este tema.

2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo9 entre los mismos:

9

2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e lnlerprelación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014.

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2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo

deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para

el cotejo de signos denominativos:

2.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo en ambos signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 10:

10

2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor

Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015.

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sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras deuso común (PLUS).

3.1. Como la demandante argumentó en el proceso interno que la palabra PLUS es de uso común, se abordará este tema siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal 1 1

•

3.2.

11

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud

El Tribunal ha reilerado su posición en una linea jurisprudencia nulrida, denlro de la cual se destacan las siguientes providencias: lnterprelación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-IP-2013: Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del Proceso 112-IP-2015

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distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos.

3.3. De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos:

"No podrán registrarse como marcas los signos que

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en unadesignación común o usual del producto o servicio de quese trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país".

3.4. Sin embargo, es posible que palabras o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

3.5. No obstante lo anterior, si la exclusión de las partículas de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos de uso común, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.

3.6. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

3.7. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, dentro del proceso interno se deberá determinar si la palabra PLUS es de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común.

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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00486, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

M!Nv{ Cecilia Luisa Ayl�nteros

MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

-

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Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 5 de septiembre de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS:

04-IP-2016

Interpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia

2014-00370

Marcas involucradas: R RADA CASSAB (mixta) y RADA, TE DEL DR. RADA, RADA AESTHETIC & SPA1 SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ1 MÉTODO RADA UN ESTILO DE VIDA, MÉTODO RADA SALUD ESTÉTICA (denominativas y mixtas)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 033, recibido el 13 de enero de 2016, mediante el cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00370; y,

El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1

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A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante:

Demandado:

Tercero interesado:

RADA AESTHETIC & SPA LIMITADA

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

ALEJANDRO RADA CASSAB

2. Hechos relevantes

2.1. El 30 de enero de 2012, ALEJANDRO RADA CASSAB solicitó el registro de la marca R RADA CASSAB (mixta)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 302 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

RADA CASSAB •

2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial RADA AESTHETIC & SPA LIMITADA BOGOTÁ (en adelante, RADA AESTHETIC) presentó oposición fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas:

2

MARCA CLASE CERTIFICADO VIGENCIA

RADA 3 346150 09/08/2017 . �' ... f.

t • . � � , ... •

1 • 'f

�·· 1 . .. , Á '·ll, . .. •

Expediente interno 12-13709.

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelerla y confiterfa, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

2

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TE DEL DR. Denominativa 5 415207 25/11/2020

RADA

RADA Denominativa 25 420376 25/02/2021

TE DEL DR. Denominativa 29 415208 25/11/2020

RADA

TE DEL DR. Denominativa 30 415206 25/11/2020

RADA

RADA �

35 329953 30/03/2017

AESTHETIC

&SPA f{t\.DA .\t:HllfT :t.: :i. •;r:,

SERGIO Denominativa 35 19119 Indefinida

ALEJANDRO

RADA

SERGIO Denominativa 42 179876 27/09/2015

ALEJANDRO

RADA

RODRIGUEZ

RADA �-v

44 346151 09/08/2017

AESTHETIC

&SPA R/\DA ,u, rnr:r ii: & sr.,

METODO Denominativa 44 423069 24/03/2021

RADA UN

ESTILO DE

VIDA

M TODO Denominativa 44 428974 24/06/2021

RADA

SALUD

ESTETICA

SERGIO 44 435603 21/11/2021

RADA

AESTHETIC

&SPA

SERGIO Denominativa 44 329954 30/03/2017

ALEJANDRO

RADA

ESTETICA

TOTAL

RADA

R'KDA 44 17100 Indefinida

AESTHETIC

&SPA

AfSYHtTrC & SPA

3

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RADA

RÍDA 44 17099 Indefinida

AESTHETIC

&SPA

AfSTH[TIC & SPA SERGIO Denominativa NC 11167 Indefinida

ALEJANDRO

RADA

2.3. El 28 de agosto de 2012, mediante Resolución 50853, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro del signo R RADA CASSAB (mixto).

2.4. RADA AESTHETIC presentó recurso de apelación contra la Resolución 50853.

2.5. El 17 de enero de 2014, mediante Resolución 1055, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 50853.

2.6. RADA AESTHETIC interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 50853 y 1055.

2. 7. El 25 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

3. Argumentos de la demanda

RADA AESTHETIC interpuso demanda en la que manifestó que:

3.1. Se violó la norma comunitaria contenida en el Artículo 134 de la Decisión 486, ya que el signo solicitado R RADA CASSAB, no cumple con los requisitos exigidos para su registro.

3.2. Debido a la evidente similitud entre el signo solicitado R RADA CASSAB y la marca RADA, se puede concluir que no es suficientemente distintiva.

3.3. Las dos marcas evocan exactamente el mismo concepto, el de medicina estética y productos para el cuidado estético como para la belleza.

3.4. Ambas marcas distinguen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la similitud es total en este campo.

4

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G

3.5. La conexión competitiva que existe entre los signos en conflicto es innegable.

3.6. Existe plena identidad entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada por la actora, y, por otra parte, existe identidad sobre la relación de la naturaleza de los productos que pretenden identificar.

4. Argumentos de la contestación a la demanda

4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó contestación a la demanda señalando que:

4.1.1. Inexistencia de la alegada violación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

4.1.2. La naturaleza ideológica de las marcas cotejadas difiere en forma sustancial entre una y otra, ya que las marcas opositoras poseen un carácter evocativo, ya que en la parte de su composición identifican los bienes y servicios identificados, mientras que esto no ocurre con la marca cuya legalidad se discute, ya que solo indica el nombre de su propietario, junto con lo anterior es claro que la marca RADA es el patronímico el cual no posee una especial distintividad más que en su parte gráfica.

4.1.3. La marca concedida posee la característica de ser compuesta por dos palabras, mientras que las opositoras se componen de cuatro palabras y una de ellas es de carácter simple, por lo que es imposible enunciar identidad sonora al no poseer el mismo largo de los golpes de sonido provenientes de la existencia de varias palabras.

4.1.4. Las marcas opositoras se componen de las expresiones RADA y RADA AESTHETIC & SPA con un tipo de letra especial y un boceto de finas características correspondiente a un cuerpo humano.

4.1.5. La marca en debate R RADA CASSAB (mixta) está compuesta por una R de tamaño considerable y en un tipo de letra especial, que en nada se parece al de la marca RADA o RADA AESTHETIC, toda vez que no coinciden ni el tipo de letra ni la forma de uno y otro diseño.

4.2. ALEJANDRO RADA CASSAB por su parte, contestó en calidad de tercero interesado argumentando lo siguiente:

4.2.1. Los signos en conflicto, no presentan ningún tipo de similitud, semejanza o parecido, pues como bien se puede establecer, el signo aprobado R RADA CASSAB, está compuesto por TRES expresiones y

5

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solo comparten una expresión que coincidencialmente pertenece a uno de los apellidos de los titulares de las solicitudes.

4.2.2. El doctor ALEJANDRO RADA CASSAB es titular de varias marcas, entre las cuales se encuentran:

Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado Vigencia

CASSAB (Las CASSAB 5 249866 08/02/2012

demás <s� expresiones irán

Nnll"�

como

explicativas)

CASSAB CASSAB 5 256036 26/03/2012

«�-» Nllml�

CLUII

CLUB 109 ,,.

'A 45 287396 23/08/2014

MASCARILLAS Nominativa 3 448269 30/01/2022

ACTIVADORAS

DE JUVENTUD

RRADA

\'-29 485515 28/08/2022

CASSAB .............

RRADA '\"

30 485514 28/08/2022

CASSAB -..<.<KM·

RADACASSAB Nominativa 44 448270 28/03/2021

ES

TECNOLOGIA

6

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Marca

AVANZADA, BELLEZA SEGURA Y

CALIDAD CERTIFICADA

DIMENSION MASK

RADACASSAB MEDICINA ESTETICA

RADACASSAB "MEDICI NA ESTETICA"

CENTRAL

RADACASSAB ESTETICA TOTAL

RADACASSAB "MEDICI NA ESTETICA". LAS EXPRESI ONES MEDICI NA ESTETICA IRA COMO

EXPLICATIVAS.

Reproducción/tipo Clase(s)

Nominativa

,/ . e-l _, ..

/ . ..... f .,.

....

44

3

5

44

3

3

Certificado Vigencia

16254

388496 14/09/2019

17118

396529 30/03/2019

7

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Marca

RADACASSAB

ESTETICA

TOTAL

NATU

NATU

CALIDAD •.. ES

HACER DE LA

EXCELENCIA

UN EXCLUSIVO

ESTILO DE VIDA

DiVagi

V&P

VITAMINAS

POMEGRANATE

LA DELICIOSA

MANERA PARA

Reproducción/tipo

i: �,.. (:;...J ......

� - �'

' NATU

CAU!lAD-� . , ··-" .

¿>�91

Y�J�

Nominativa

Clase(s) Certificado Vigencia

3 17119

44 407221 31/08/2020

3,4,5,25,29,30

3,5,35 510053 09/01/2025

44 382033 14/04/2014

3,5 497628 11/08/2024

3,5 498030 31/07/2024

29 489036 28/08/2022

8

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f¡ t

Marca

MANTENERTE

EN FORMA

DlVAGI

PROTOCOLO

LlPOT

SPATECH

RC

RADACASSAB

SPATECH

IDENTIDAD ES

SER TU MISMO

RENOVATECH

Reproducción/tipo Clase(s) Certificado Vigencia

44 360577 31/07/2018

44 384176 13/05/2019

44 358973 23/04/2018

44 373030 25/02/2019

44 392776 27/01/2019

Nominativa 44 360453 14/04/2014

3 389421 28/09/2019

9

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Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado Vigencia

BOCA QUE 44 383065 18/06/2019

PROVOCA �

4.3. No acepta las pretensiones de la actora.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de losartículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 4863 de la Comisión de laComunidad Andina. Procede únicamente la interpretación solicitada delArtículo 136 literal a), ya que no se discuten los requisitos para el registrode un signo como marca.

2. De oficio se interpretará el Artículo 136 literal e) de la Decisión 4864, en

consideración a que en el proceso interno se trata del registro de unnombre propio.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

3

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica,figurativa, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirectay de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre signos mixtos.3. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con

parte denominativa compuesta.4. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios.

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registradapor un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ... )"

4 • Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin finesde lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titulo,hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante oidentificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo quese acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fuerandeclarados sus herederos;( ... )"

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5. La marca derivada.6. Conexión competitiva entre las clases 30 y 25, 29, 35, 42 y 44.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, figurativa, fonética e ideológica. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos.

1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos R RADA CASSAB (mixto) y RADA, TE DEL DR. RADA, RADA AESTHETIC & SPA, SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ, MÉTODO RADA UN ESTILO DE VIDA, MÉTODO RADA SALUD ESTÉTICA (denominativos y mixtos) son confundibles, es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:

1.2.

1.3.

5

6

"Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnentesolicitada para registro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión o de asociación;( ... )"

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales5

.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee6

•

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-tP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

Proceso 397-IP-2015.

11

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1.4. En cuanto al riesgo de asociac1on, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica 7•

1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante8

•

1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos9

:

7

8

9

1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor

Ibídem.

Ibídem.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

12

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difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, yconsecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo enriesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximasde la experiencia, al consumidor medio se le presumenormalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyonivel de atención puede ser de variable percepción en relacióncon la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse encuenta al apreciar la posible percepción que tendría el públicoconsumidor.

1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

2. Comparación entre signos mixtos.

2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo mixto y las marcas mixtas opositoras se abordará en este acápite este tema.

2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos

13

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elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico 10•

2.3. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado 11•

2.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 12

2.5. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

10

11

2.6.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.6.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.6.3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

Proceso 12-IP-2014.

Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002.

12 Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.N, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999.

14

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2.6.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado13

.

2. 7. Si de la comparación resultare que el elemento característico del signomixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

2.8. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

3. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtoscon parte denominativa compuesta

3.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca R RADA CASSABI (mixta), solicitada y de las marcas RADA, TE DEL DR. RADA, RADA AESTHETIC & SPA, SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ, MÉTODO RADA UN ESTILO DE VIDA, MÉTODO RADA SALUD ESTÉTICA (denominativas y mixtas) registradas a favor de RADA AESTHETIC, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad.

3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

3.3. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo14 entre los mismos:

13

14

3.1.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión.

3.1.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos.

Proceso 56-IP-2013.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014.

15

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3.2. En el presente asunto, como el elemento denominativo en ambos signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 15:

15

3.2.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

3.2.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

3.2.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

3.2.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

3.2.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

3.2.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

3.2.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

3.2.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que

Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015.

16

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conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

3.2.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

3.3. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos en conflicto.

4. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios

4.1. En el caso concreto, la solicitud de registro de la marca R RADA CASSAB está compuesta por los apellidos del solicitante, que es el señor ALEJANDRO RADA CASSAB, siendo por tanto pertinente, analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios.

4.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal e), cuyo tenor es el siguiente:

4.3. El literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la

4.4.

Comunidad Andina dispone:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

( ... )

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio depersonas jurídicas con o sin fines de lucro, o personasnaturales, en especial, tratándose del nombre, apellido,firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato ocaricatura de una persona distinta del solicitante oidentificada por el sector pertinente del público como unapersona distinta del solicitante, salvo que se acredite elconsentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el dequienes fueran declarados sus herederos;

(. .. )".

Sobre la causal en referencia, es decir, la utilización como marca de los nombres, apellidos y seudónimos, es preciso destacar que la prohibición prevista en el Artículo 136 literal e) de la Decisión 486, a diferencia de lo que establecía el Artículo 83 literal f) de la Decisión 344, no limita su alcance solo a los nombres de las personas naturales haciendo

17

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4.5.

4.6.

4.7.

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17

18

extensiva la prohibición de registro a las personas jurídicas, pero incluyendo expresamente, como elemento subjetivo adicional para que se configure el impedimento de registro, que la utilización del nombre, apellido, firma, titulo, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura como marca, afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o de las personas naturales 16.

Al comparar dos signos compuestos que contengan un nombre propio, se deberán aplicar las normas para la comparación de signos denominativos compuestos presentados lineas arriba, analizando la importancia, relevancia, impacto, naturaleza y el grado de distintividad del nombre en el conjunto del signo distintivo.

A este respecto, Otamendi explica: "Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como

'Lindbergh, Reuteman o Vi/as', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'. En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, nisu apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversascircunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido esatribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos añosla justicia al denegar el registro de la marca 'Churchi/1' dijo: 'Que si bienlas personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, enalgunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuandoquien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacadao por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia"17

•

Cabe destacar que la Doctrina y la Jurisprudencia han señalado, con fundamento en la causal de irregistrabilidad que se analiza, contemplada en el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, que quienes tienen la posibilidad de invocar la protección por la utilización inconsulta de su nombre, apellido, seudónimo, etc. son precisamente los titulares del nombre o sus herederos. En consonancia con lo anterior, la referida disposición exceptúa del impedimento de registro, al signo que, consistente en el nombre de una persona distinta del solicitante, acredite el consentimiento dado por parte de la persona titular del nombre propio o por sus herederos 18•

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 57-IP-2003 de 9 de julio de 2003, p. 6.

OTAMENDI, Jorge, MDerecho de marcas·. Abetedo Perrot, Buenos Aires. 4ª edición 2002, p. 96; citando, entre otros, en los Procesos 1-IP-2011, p. 15, y 171-IP-2015, pp. 12-13.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 171-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, p. 13.

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4.8. El nombre como medio de identificación del individuo es un atributo de la personalidad que por su naturaleza no se presta a su comercialización. Sin embargo, la normativa andina establece varias salvedades para el registro de nombres propios, entre los cuales se encuentra el principio general de que podrán registrarse como marca únicamente cuando corresponda al solicitante o cuando exista la certeza de que la marca a registrar sea identificada por la generalidad del público como distinta al peticionario19

•

4.9. En consecuencia, se protegen los nombres que son identificados de forma amplia por el público, debido a su notoriedad. Esta protección se deberá aplicar exclusivamente cuando el nombre solicitado para su registro corresponda a un nombre totalmente identificable y conocido por el público, pues de lo contrario se afectaría la identidad y prestigio de la persona cuyo nombre notorio se solicita, pudiendo únicamente ser la persona titular del nombre, o sus herederos directos, los autorizados a realizar dicho pedido20

.

4.10.Sin embargo, es preciso destacar que el nombre de pita per se, no identifica a una persona como tal. Si la exigencia de solicitar su autorización se refiriera a esos nombres, ta norma se volvería inaplicable por la imposibilidad física de cumplirla. El literal comentado, exige la autorización de tos herederos, en caso de personas fallecidas para la inscripción del nombre. Los herederos a quienes se tes protege en sus derechos inalienables de la persona (como el nombre), no se verían afectados con la inscripción, si esta tuviera relación únicamente al nombre propio de su antecesor, pues no podría establecerse la identificación o confusión real entre et nombre que se pretende registrar y el nombre del causante, aunque los dos fueran los mismos21

.

4.11. Otra corriente de tratadistas estima que la expresión "nombre" hace relación únicamente al apellido, que es el que identifica a tas personas y que puede ser materia de protección marcaría. Aquí también, surge la inquietud de que, si el apellido que se utiliza como marca es "Pérez", "Ramirez11 o "García"; ¿cuántas personas no llevan este apellido o patronímico y cuánta dificultad revestiría solicitar la autorización a todos los que se apellidan Pérez, Ramirez o García?. Desde luego hay excepciones con apellidos notorios como "Churchill", "De Gaulle",

19

20

21

En ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 171-IP-2015, ya

citada, p. 14.

lbfd.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 2-IP-95 de 19 de septiembre de 1995, p. 13.

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"Picasso", en los cuales la autorización exigida por la ley es necesaria bien sea directamente a su titular o a sus herederos22

.

4.12. La identificación cabal de una persona es pues siempre el nombre completo, es decir, el primer nombre y el apellido, utilizados conjuntamente23

. Si la pretensión jurídica es proteger ese derecho personal, la prohibición contemplada ha de referirse a esos casos y no solo al nombre propio o solo al patronímico, excepto en el caso de los apellidos notorios. Esta prohibición subsiste cuando se vaya a utilizar, para el registro, un nombre ajeno; no así en el caso de utilización del nombre personal que corresponde al titular de la solicitud, derecho que se deriva de la legitimación que toda persona tiene para emplear su nombre en las actividades que la ley le faculta24

•

4.13. A este respecto, cabe destacar que, en relación con los derechos de un homónimo de usar su nombre con fines comerciales, dicho homónimo también podría usar su nombre como marca bajo reserva de introducir un elemento de distinción para evitar toda confusión25

. En ese sentido, lo que pretende proteger la norma objeto de análisis no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así, la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro de marcas si cada nombre es registrado de una manera peculiar y distintiva con respecto al otro26

.

4.14. En consecuencia, la inscripción de un nombre propio no está sujeta a la regla especiallsima respecto a la inscripción del nombre y apellido o solo de este. Ese vocablo se sujeta a las reglas comunes sobre la inscripción en cuanto sea confundible con otro previamente inscrito o solicitado. Es decir, el nombre propio, por más que tenga peculiaridades especiales o distintivos exteriores, no será registrable de existir un signo idéntico o similar registrado o solicitado con anterioridad27

.

22

23

25

26

27

Así, la interpretación prejudicial emilida dentro del Proceso 2-IP-95, ya citada, p. 13.

Véase, al respecto, lo explicado por Manuel Pachón. "A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el derecho marcarlo colombiano, equivale únicamente al nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el sólo apellido. Los nombres geográficos también son nombres propios, pero su regulación legal es diferente ... "(PACHON MUÑOZ. Manuel, "Manual de Propiedad Industrial", Temis. 1984, p. 96; citado en el Proceso 23-IP-99 p. 10.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 2-IP-95, ya citada, p. 13.

Véase, a Ululo referencial e ilustrativo, ta Sentencia diclada dentro del Proceso de oposición de ta marca lafite Rotschild et Mouton Rotschikl contra el signo Alfred Rotschild. Cf. Chamoutaud­Trapiers. Annie. Droit des affalres. Editlons Bréal, 2007. p. 136.

Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 2-IP-95, ya citada, p. 14.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 2-IP-95, ya citada, p. 15.

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º a

4.15. En cualquier caso, solicitado el registro de un nombre (nombre y apellido o solo apellido), este no se encuentra eximido del correspondienteexamen de registrabilidad ni tampoco de la posibilidad de ser sujeto deoposición por la confundibilidad, en los términos señalados, con otrosigno previamente registrado o con solicitud prioritaria. El nombre pasa,por lo tanto, de ser un atributo de la personalidad y de la propiaindividualidad de la persona, a convertirse en elemento de análisis yobservaciones para efectos del registro de marcas28

•

4.16. En el presente caso, la marca solicitada a registro incorpora los dos apellidos del solicitante, por lo que no está utilizando un patronímico de otro, sino el suyo, por lo que, en el proceso interno, deberá verificarse si incurre o no el causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 136 literal e) de la Decisión 486.

5. La marca derivada

5.1. En el presente proceso, el solicitante, ALEJANDRO RADA CASSAB, manifestó es titular de varias marcas que incorporan los términos RADA CASSAB, por lo que se revisará esta figura.

5.2. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como se verá a continuación, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha hecho operante la figura en nuestro régimen normativo29

.

5.3. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan30

•

5.4. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren tienen un origen común.

28 lbíd.

29 Proceso 140-IP-2007.

30 Ibídem.

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Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a un grupo de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a una determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión31

.

5.5. En general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas 'marcas derivadas' -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido". En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: "El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada" .32

5.6. Finalmente se debe enunciar que el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no incurra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

6. Conexión competitiva entre las clases 30 y 25, 29, 35, 42 y 44

6.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado R RADA CASSAB, para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. es confundible con las marcas RADA, TE DEL DR.

31

32

Proceso 107·1P-2010. Proceso 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.0.A.C. 677 del 13 de junio del mismo año, caso: "KRYSTAL". Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. 912 de 25 de marzo del mismo año, casos "ALPIN" y "ALPINETTE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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RADA, RADA AESTHETIC & SPA, SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ, MÉTODO RADA UN ESTILO DE VIDA, MÉTODO RADA SALUD ESTÉTICA, para las clases 25, 29, 35, 42 y 44, por lo que es preciso analizar este tema.

6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 33

6.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.34

6.4. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase dela Clasificación Internacional de Niza35

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos oservicios en una misma clase no resulta determinante para efectosde establecer la similitud entre los productos o servicios objeto deanálisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos

33 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina . •

34

35

"Articulo 151.· Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no detenninarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."

(Subrayado agregado)

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.

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comparados distingan productos o serv1c1os pertenecientes a categorías o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y decomercialización, así como los medios de publicidadempleados para tales fines36

, la tecnología empleada, lafinalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza delos productos o servicios, la utilización de estos, entre otrosindicios o criterios

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) ocomplementariedad de los productos.37

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.38

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables

Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.

Esto es, tomando en cuenta las caracterislicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cila a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo. 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.

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para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro39

• Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

6.5. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.40

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-00370, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

39

40

En lo que concierne a la sustilución de produclos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robín Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA. MICROECONOMIA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela) Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambia en el precio de un bien es lavariación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituyeel bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto másbarato en ténninos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituiráel consumo de este por otro que sea relalivamenle más barato, ocurriendo por tanto un efectosustitución.Véase:<.!l!!l!s://books.google.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dg=microeconomiª:tmecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTA�#v=onepage&q=microeconomiao/o20efecto'lo20sustitucion&f=fals�> (visitado el 9 de mayo de2016).

Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

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La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que

participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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