CONTESTA VISTA

ACOMPAÑA PRUEBAS

PIDE CONCILIACIONES

A LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO:

S_______________/_____________D

ROBERTO FRANCISCO LÓPEZ, por sí, en expte. n° 0014172/2014

“LOPEZ, ROBERTO S/ PRESENTA RECLAMO REFERENTE A INVENTO DE INPI…”,

me presento a fin de responder la vista conferida:

I.- Que en tiempo y forma vengo a responder la vista conferida,

acompañando las pruebas solicitadas y rechazando la pretensión de apropiación

por la UNCuyo de titularizar la invención efectuada, sin perjuicio de lo cual mi

parte pide conciliaciones a fin de tratar dos cuestiones elementales.

1) Con respecto a la manifestación de la UTAPI, que se realiza por

su asesor letrado, mi parte realiza las siguientes observaciones.

El Sr. López no era empleado de la UNCuyo al momento de prestar

la solicitud de patentamiento ante el INPI, sino que era empleado de la

Asociación Cooperadora de la Facultad, desde el 01/09/2005 al 30/07/2013,

fecha en que sí ingresó a la Universidad Nacional de Cuyo.

Acompaño copia de bonos salariales que lo acreditan.

En consecuencia, al no haber sido dependiente de la UNCuyo, sino

de una persona jurídica diversa, la UNCuyo nada puede invocar al respecto de la

titularidad.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, tampoco es atribuible ni

tiene derecho alguno la Universidad Nacional de Cuyo, no sólo porque la

Ordenanza en cuestión, de interpretarse como pretende, es inconstitucional y

nula a los términos del art. 10 inc. f) Ley 24.481; sino porque tampoco otorga

derechos para titularizar.

Analicemos la normativa en cuestión:

La Ley 24.481 expresa: “ARTICULO 8º – El derecho a la patente

pertenecerá al inventor o sus causahabientes quienes tendrán el derecho de

cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito y concertar contratos de

licencia. La patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos, sin

perjuicio de lo normado en los artículos 36, 37, 102 y 103 de la presente ley:

a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros

sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta,

venta o importación del producto objeto de la patente;

b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que

terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del mismo.

ARTICULO 9º – Salvo prueba en contrario se presumirá inventor a

la persona o personas físicas que se designen como tales en la solicitud de

patente o de certificado de modelo de utilidad. El inventor o inventores tendrán

derecho a ser mencionados en el título correspondiente.

ARTICULO 10. – Invenciones desarrolladas durante una relación

laboral:

a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de

trabajo o de servicios con el empleador que tengan por objeto total o

parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al

empleador.

b) El trabajador, autor de la invención bajo el supuesto anterior, tendrá derecho

a una remuneración suplementaria por su realización, si su aporte personal a la

invención y la importancia de la misma para la empresa y empleador excede de

manera evidente el contenido explícito o implícito de su contrato o relación de

trabajo.

Si no existieran las condiciones estipuladas en el inciso a), cuando el trabajador

realizara una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y

en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos

adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por

ésta, el empleador tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse

el derecho de explotación de la misma. El empleador deberá ejercer tal opción

dentro de los noventa (90) días de realizada la invención.

c) Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve el

derecho de explotación de la misma, el trabajador tendrá derecho a una

compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y

comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o

conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador; en

el supuesto de que el empleador otorgue una licencia a terceros, el inventor

podrá reclamar al titular de la patente de invención el pago de hasta el

cincuenta por ciento (50 %) de las regalías efectivamente percibidas por éste.

d) Una invención industrial será considerada como desarrollada durante la

ejecución de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, cuando la

solicitud de patente haya sido presentada hasta un (1) año después de la fecha

en que el inventor dejó el empleo dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo

el invento.

e) Las invenciones laborales en cuya realización no concurran las circunstancias

previstas en los incisos a) y b) pertenecerán exclusivamente al autor de las

mismas.

f) Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos

en este artículo”.

De la transcripción de los artículos realizada se aprecia que

la UNCuyo ningún derecho puede reclamar al respecto, por los siguientes

motivos:

En primer lugar, a la época de presentación de la solicitud

de patentamiento ante el INPI, mi mandante no era dependiente de la

Universidad Nacional de Cuyo, sino de la Asociación Cooperadora Facultad, por

lo que nada puede reclamar como empleador la Universidad, al ser un ente

jurídico diferente de la Asociación Cooperadora.

En segundo lugar, hay que diferenciar tres tipos de

invenciones: las invenciones por encargo (ap. a) Art. 10); las invenciones de

experiencia (inc. b) Art. 10) y las invenciones libres (ap. c) Art. 10).

Las invenciones por encargo son aquellas en las que el

objeto del contrato vinculativo con el dependiente tiene por objeto total o

parcialmente la realización de actividades inventivas. Es decir, son aquéllas en

las que el dependiente es contratado específicamente para que descubra e

invente. En este caso, la ley atribuye directamente la titularidad al empleador.

El Sr. López dictaba clases prácticas, por lo que el objeto del

contrato jamás tenía por fin la realización de actividades inventivas, sino

educativas. Descartamos, por lo tanto, la titularidad por invención por encargo.

Existen también las invenciones de experiencias, que son las

que “obtiene el trabajador en base a las experiencias recogidas en el contexto

de la relación laboral” (Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, en Etcheverry, Raúl

–Director- Código de Comercio y normas Complementarias, T. 6 Propiedad

Industrial, ed. Hammurabi, p. 527).

Estas son las que refiere la ordenanza 65/2009 de la

Universidad, pero con la salvedad de que, en principio, la titularidad de la

invención por experiencia PERTENECE AL TRABAJADOR y no al empleador (Conf.

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, ob cit., p. 531). Ya que la regla general es

que el titular es el inventor, salvo en el caso de la invención por encargo en que

la regla es dejada de lado.

Ahora, para que la invención por experiencia pueda ser

reclamada por el empleador, deben cumplirse con ciertos requisitos: i) la

invención debe haber sido lograda durante el curso de la relación laboral; ii) la

invención no debe constituir una invención por encargo; iii) La invención debe

haber sido realizada en relación con la actividad profesional del empleado en la

empresa; y iv) en la invención debe haber influido predominantemente los

conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios

proporcionados por esta.

Visto esto, en modo alguno nos encontramos bajo una

invención por experiencia.

Como ya dijimos y consta en el expediente, la solicitud de

patente se presentó ante el INPI en fecha 21/12/2011, fecha esta en que el Sr.

López no era dependiente de la UNCuyo, sino que ingresó a la misma en fecha

01/08/2013, es decir, un año y ocho meses luego de presentar la solicitud. El

invento se denomina Procedimiento y Placas superior e inferior de

comprobación de duplicados de modelos de yeso en laboratorio y/o de

impresiones odontológicas, que ya ha depositada en el Instituto Nacional de la

Propiedad Industrial (INPI), Expte nº 20110104850, trámite 11236631-Patentes,

de fecha 21/12/2011 a las 14:35:56.737 hs. Se acompaña copia de la solicitud.

La invención, por otra parte, tampoco tiene que ver con la

actividad que desempeña en la Facultad el Sr. López, ya que su función es

enseñar y no inventar.

Además, la invención no se produjo por los conocimientos o

medios brindados por el empleador, sino que el Sr. López es Técnico Dental

recibido, y por tal motivo fue contratado para dictar clases; y, por ello, fueron

sus conocimientos personales – y no los adquiridos en oportunidad de trabajar

en la Universidad- los que se utilizaron para el invento patentado.

Dice la doctrina respecto de este punto: “… la influencia

predominante… consiste en que la invención no hubiera podido ser lograda en

ausencia de los conocimientos proporcionados por el empleador y así

adquiridos por el inventor. … Lo determinante, entonces, es si este avance

tecnológico hubiera sido posible en ausencia de las experiencias recogidas por

el empleado en el curso de su trabajo, o como dice la expresión legal, “dentro

de la empresa” (Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, ob cit., p. 529); y sigue el

autor al referirse a los conocimientos adquiridos dentro de la empresa: “Sin

embargo, esos conocimientos sólo serán relevantes, a los efectos de la

calificación de una invención como de experiencia, si no se encuentran

libremente disponibles dentro de la profesión o sector tecnológico al que

pertenece el inventor empleado. Ello es así porque en tal caso no puede decirse

que los conocimientos sean atribuibles a la empresa o al trabajo en ella sino

que, por el contrario, son imputables a la capacidad laboral del personal técnico.

La libertad de utilización de los conocimientos que integran el acervo

tecnológico propio de un sector profesional, laboral o técnico, constituye uno

de los elementos fundamentales de la interacción entre el Derecho de la

propiedad industrial y el Derecho del trabajo, y no puede ser afectada mediante

el otorgamiento de derechos sobre invenciones que son exclusivamente el

producto de la interacción de la actividad inventiva propia del trabajador con

tecnología que se encuentra ya en el dominio público” (Cabanellas de las Cuevas,

Guillermo, ob cit., p. 530).

Esto significa que si el trabajador, por su profesión o

actividad, ya tenía los conocimientos, por estar estos en el “estado de la

ciencia”, entonces no hubo aporte alguno de parte del empleador y, por lo

tanto, la invención es de su exclusiva propiedad.

En fin, la Ordenanza 65/2009 que citan en apoyo de la

titularidad de la UNCuyo es improcedente desde su propio título, ya que esta

reglamenta la “Protección… de los Resultados Tecnológicos de la Investigación y

Desarrollos Tecnológicos en la Universidad…”, por lo que claramente se refiere a

las invenciones por encargo y a las de experiencia, lo que en el caso no sucede

en modo alguno.

Por otra parte, tampoco debe realizarse una interpretación

sesgada de la Ordenanza, sino que debe ser armónica, no solo con una norma

jerárquicamente superior –como es la Ley 24.481- sino con el resto de las

normas de la Ordenanza 65/09. En efecto, el art. 4 de la misma expresa:

“TITULARIDAD EXCLUSIVA Respecto de la titularidad exclusiva de los resultados

se establecen seis categorías: a) Cuando los resultados se hubieren obtenido con

personal y aportes exclusivos de la Universidad, serán de propiedad exclusiva de

la Universidad. b) Podrá pactarse la titularidad exclusiva de terceros ajenos a la

Universidad cuando los resultados de la investigación o desarrollo resulten de

proyectos realizados en virtud de convenios específicos que en forma expresa lo

hayan así establecido. En este supuesto, la Universidad tendrá derecho a una

regalía y/o una suma fija cuando se exploten estos resultados, cuyo monto se

especificará en los convenios respectivos según las circunstancias de cada caso.

c) Cuando los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo en

relación de dependencia, hubieren realizado investigaciones sobre una

temática que no sea la habitualmente desarrollada en la Universidad, sin

valerse para su obtención de los medios o infraestructura de la misma, y se

hubieran realizado fuera del horario de trabajo, los resultados serán de su

exclusiva propiedad….”.

La propia Ordenanza excluye, en modo concordante con el

art. 10 Ley 24.481, cualquier derecho de la Universidad sobre el inventó de mi

parte, ya que no hay encargo, ni investigación alguna ya que sólo dictaba clases

y, para el caso, ni siquiera se inventó en horario de clases.

Aún más, dados los términos de la Ley 24.481,

reglamentaria del derecho de propiedad del art. 17 C.N., y que es una norma

jerárquicamente superior a una Ordenanza de la Universidad, cualquier

divergencia debe estar a favor de la norma sancionada por el Congreso Nacional

(art. 31 C.N.).

Por último, desde que mi parte presentó al Dr. Martín,

Decano de la Facultad de Odontología la invención para lograr su aval

académico, o la presentación ante la Universidad de la invención, solicitud de

patentamiento ante INPI, y atribución de titularidad de la invención solicitando

la prohibición de uso comercial, han pasado los 90 días fijados en el ap. b) Art.

10 Ley 24481, y por lo tanto, cualquier intento de reclamo ha caducado de

pleno derecho. Cabe señalar que el plazo de 90 días debe regir conforme lo

establece el Código Civil y es, por ende, de días corridos.

2) Con respecto a lo expresado por el letrado Dr. Von

Katona, de la Facultad de Odontología, cabe señalar que, en modo similar al

dictamen del Dr. Ruiz, procede a señalar la titularidad de la Universidad sobre la

invención, que es improcedente a la luz de las citadas normas legales ya

analizadas. Por ello remitimos a lo ya expuesto.

Ahora bien, la referencia acerca de que mi parte, al carecer

de “título” de patente carece de derecho alguno sobre su invención, es

equivocada. Ello importa dejar de lado que los derechos condicionales o

eventuales, conforme la normativa sustantiva del Código Civil, tienen expresa y

clara protección legal. En efecto, el art. 546 del Código Civil, que regla el caso de

la condición suspensiva de la obligación, pero que es aplicable a todos los actos

jurídicos (conf. Rezzonico, Luis María, Estudio de las Obligaciones, T I, p. 513, 9°

ed, Depalma), le permite al acreedor ejercer todos los actos conservatorios de

su derecho y, por ello, podría impedir que se utilice su invención. Lo contrario

importaría tanto como desconocer el art. 14 de la Constitución Nacional que

consagra el derecho de usar y disponer de la propiedad y la garantía del art. 17

de la misma, que expresa que la propiedad es inviolable y que todo autor o

inventor es propietario exclusivo de su invento.

Breuer Moreno decía, bajo vigencia de la Ley 111, que: “…

el solicitante damnificado estaría habilitado a accionar civil y penalmente contra

el infractor cuando se esté en condiciones, si antes de la concesión del título

notificaba al infractor sobre la base de su solicitud de patente en trámite. El

fundamento de dicha protección estaba dado por el art. 17 de la Const.

Nacional según el cual “…Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su

obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde de la ley…” ,

garantía que no aparece condicionada a la previa obtención de una patente,

sino que nace por el hecho mismo de la invención” (Breuer Moreno, Tratados

de las Patentes de Invención, ed. 1957, p. 600, citado por Mónica Witthaus, en

Etcheverry, Raúl –Director-, Código…, ob cit, T 6, p. 1035).

En consecuencia, la Universidad, que como ente estatal

debe regirse por el principio de legalidad y por ello acatar las normas legales

vigentes, no puede desconocer los derechos de mi parte sobre su invención.

3) Visto ya la improcedencia de la pretensión de titularizar

el derecho de propiedad industrial por parte de la UNCuyo, analicemos el tema

del “tipo de uso” en la UNCuyo.

Cabe señalar que existen 5 tipos de instancia posibles: la

denuncia, la petición, el reacertamiento, la queja y la acción procesal (ver todos

en Alvarado Velloso, Adolfo, Lecciones de Derecho Procesal, Ed. Nuevo Enfoque

Jurídico, pp. 53-58).

En el caso, mi parte realizó una “denuncia”, lo que implica la

participación de conocimiento a la autoridad para que instruya un

procedimiento a los fines que estime corresponder y dicte una resolución al

respecto.

Con base en ello, es la propia autoridad administrativa la

que debe investigar, pero sin perjuicio de ello, haremos la siguiente mención de

la cuestión.

El Od. Walter Celi manifestó delante de los alumnos que el

invento en proceso de patentamiento del Sr. López había sido ya “creado” por él

y que lo usaban en la Universidad de Mendoza desde hacía años. Ante ello, les

enseñó a los alumnos cómo utilizar la placa y cómo fabricarla.

Nadie duda ni se opone a que la invención del Sr. López

pueda ser enseñada, ya que él mismo enseña en la alta casa de estudios, sin

embargo, el tema está en que, con motivo de sus funciones, un docente de la

Universidad se atribuye la invención y les enseña a los alumnos a hacer el

invento, lo que sí está en contra de las normas protectorias de la propiedad

industrial.

Sin embargo, esta cuestión es menor para mi parte, ya que,

en rigor, lo que sucedió fue que, como consecuencia de la época eleccionaria

del año 2014, a mi parte le retiraron horas de clases, mientras en las clínicas se

atribuían la titularidad del invento y enseñaban a que lo fabricaran y utilizaran.

Ante esto, sin obtener por las vías diplomáticas pertinentes respuesta a la queja,

se optó por presentar sendas denuncias, escuetas, livianas y vagas, ante la

Facultad de Odontología y ante el Rectorado, a los fines de notificar la existencia

de un hecho irregular.

Sin perjuicio de esto, reiteramos, es voluntad de mi parte

mediar y conciliar.

Ante esto, y a los fines de adelantar los puntos a mediar, mi

parte deja expuesto:

a) Rechaza la titularidad de la UNCuyo, sin perjuicio de lo

cual está dispuesto a que la explotación, por un plazo

razonable, sea repartida en un 50% para cada parte,

permitiendo a la UNCuyo que realice los contratos

pertinentes (Know How, franquicia, licencia, etc.),

debiendo ser suscripto por el Sr. López en conjunto con

la UNCuyo los convenios respectivos.

b) Pide se aclare la situación laboral, solicitando el llamado

a concurso de JTP en el cargo de mi parte, y se

estabilicen las horas de clases de mi parte.

Pedimos que, tenga presente las probanzas ofrecidas y, con

respecto de los puntos a y b del párrafo anterior, la mediación sea ante el Sr.

Rector Ing. Pizzi y la Decana de la Facultad de Odontología Dra. Di Naso, sin

perjuicio de la comparecencia de los agentes de la UTAPI, Lic. Sorbello y Dr.

Ruiz.

4) A los efectos, acompañamos:

- Copia bono de sueldo de julio de 2013;

- Copia de presentación de la Invención.

- Aval académico del Dr. Martin.

Por lo expuesto, pido que se PROVEA DE CONFORMIDAD