A L A M A RA B O G A D O S

El DISEÑO INDUSTRIAL § 1. Significado de la Ley. a) Régimen legal. El régimen legal vigente se contiene en el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2.001 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios (DOCE 5 de enero de 2002) y en la Ley 20/2003 de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE 8 de julio de 2.003) y Reglamento de ejecución de la Ley aprobado por Real Decreto 1937/2004, de 27 de Septiembre (BOE 16 de octubre de 2.004). Esta normativa ha contribuido a dotar de una mayor seguridad a las empresas en su funcionamiento, por ser el diseño uno de los campos que mayor auge y desarrollo está alcanzando en estos momentos, especialmente en la Comunidad Valenciana. No podemos pasar por alto que el valor añadido que marca la diferencia con los productos de la competencia, en ocasiones, es el diseño; en especial, cuando los costes de producción y por tanto el precio final del producto, pueden ser superiores a los de los competidores. Igualmente, y como sucede en el ámbito de los demás derechos intangibles, el diseño representa en el mercado la propia realidad de la empresa. b) Concepto. El Diseño Industrial se define en el texto legal español y comunitario, como: la apariencia de la totalidad de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Sin embargo, esta definición legal, excesivamente compleja, no debe ocultar el concepto de diseño que se define en la propia Exposición de Motivos de la Ley española, según la cual, el Diseño Industrial “es el empleado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie”. c) Principios generales. 1. El bien jurídico protegido es el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad. Se concibe el diseño como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación, sin que ello signifique que el diseño original o especialmente creativo no pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, pues ambas formas de protección son independientes, acumulables y compatibles entre sí. 2. El concepto: «diseño industrial», que se recoge en la Ley española supera la diferencia anterior entre dibujo y modelo industrial que se corresponde a los diseños bidimensionales y tridimensionales respectivamente y, conjuga tanto el aspecto ornamental como el funcional. Se fijan como requisitos del diseño: la novedad y la singularidad, y se excluyen los detalles irrelevantes. 3. Son objeto de protección los diseños meramente ornamentales y los funcionales, con exclusión de aquéllos cuyas características vengan impuestas por su función técnica. 4. No se reconocen los diseños industriales contrarios al orden público o a las buenas costumbres. c) Diseño Industrial ordinario y Diseño Artístico. Como hemos apuntado anteriormente, el Diseño Industrial ordinario es una mera creación de forma, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad, cuyo valor es, esencialmente, comercial. En aras a su protección, es de aplicación la legislación sobre Diseño Industrial. El Diseño Artístico consiste en la reproducción en serie de una obra artística, entendiendo como tal: las esculturas, las obras fotográficas, de pintura, dibujo, grabado, litografía y similares, aplicadas a la industria, en la que predomina su originalidad y su valor estético o artístico. El valor de la obra maestra será, en consecuencia, superior al de las reproducciones. En este supuesto, además de su protección como propiedad industrial, se acumula la que confiere la legislación sobre Propiedad Intelectual.

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d) Creaciones independientes. La impugnación del diseño quedará sin efecto en aquellos casos en los que la supuesta copia sea el resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar, razonablemente, que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular. e) Delimitación entre Diseño Industrial y Modelo de Utilidad. Frente a la creación estética del Diseño Industrial el Modelo de Utilidad es una creación técnica. Para delimitar una y otra categoría jurídica es necesario determinar si la forma y la función técnica producida por la misma son o no separables. Cuando las variaciones en la forma del objeto no alteren su función técnica, nos encontraremos ante una forma técnicamente no necesaria y, por lo tanto, ante un Diseño Industrial: la forma es separable de la función técnica; por el contrario, si al modificar la forma del objeto se impide aplicar su función técnica, estaremos ante una forma técnicamente necesaria, es decir, ante un Modelo de Utilidad: la forma es inseparable de la función técnica. f) Diseño Industrial y Competencia Desleal. Desde la promulgación de la Ley de Competencia Desleal en 1991 y ante la obsolescencia del Estatuto de Propiedad Industrial de 1930 que regulaba el Diseño Industrial, la copia del diseño no registrado ha sido perseguida como práctica desleal, por acto de confusión y de imitación (aprovechamiento indebido del esfuerzo y del prestigio ajeno), atenuándose el carácter restrictivo que inspira la aplicación de la Ley de Competencia Desleal, pues, en definitiva, las acciones por propiedad industrial y por competencia desleal participan del mismo núcleo de hechos. Esto no obstante, vigente el régimen específico sobre Diseño Industrial (Unión Europea 2002 y España 2003), la impugnación de copias de diseños -registrados y no registrados- debe ampararse en dicha normativa, reservándose la aplicación de la Ley de Competencia Desleal, con carácter restrictivo, para aquellos supuestos en los que todavía no era de aplicación el sistema actual o cuando resulten probados, adicionalmente, los requisitos exigidos en el orden concurrencial: confusión, aprovechamiento indebido del esfuerzo y del prestigio ajeno o riesgo de asociación al consumidor. En efecto, la protección del diseño frente a la copia, al amparo de la legislación sobre propiedad industrial, únicamente exige acreditar como medio de prueba la existencia de un título de registro o, en el caso del diseño no registrado, que el diseño legítimo ha sido introducido en el mercado con anterioridad a la copia; sin embargo, para proteger el diseño no registrado al amparo de la Ley sobre Competencia Desleal, y partiendo igualmente de la singularidad del diseño que se defiende, es necesario contar con otros medios de prueba adicionales que acrediten el aprovechamiento indebido del esfuerzo y del prestigio ajeno o el riesgo de asociación al consumidor por parte del infractor, con la intención de eliminar total o parcialmente del mercado al legítimo competidor. Pese a la consolidada doctrina del Tribunal Supremo sobre la protección del diseño no registrado al amparo de la Ley de Competencia Desleal hemos de advertir que, en la actualidad, existe cierto recelo en aplicar este criterio en algunos tribunales, como es el caso de los de la provincia de Madrid. No debe, pues, confundirse “copia” y “competencia desleal”. Existe copia cuando el impacto visual entre los diseños confrontados es el mismo, no siendo la supuesta copia una “creación independiente”, y, en consecuencia, el diseño posterior carece de “singularidad” (infracción de propiedad industrial: diseño industrial). Para que se dé un comportamiento desleal, además de la copia del diseño, debe probarse que se ha producido aprovechamiento indebido del esfuerzo o del prestigio ajeno o riesgo de asociación frente al consumidor (competencia desleal). g) Tribunal competente y acumulación de acciones. Los Juzgados de lo Mercantil de Alicante y la respectiva Sala de la Audiencia Provincial (Sección Octava) han sido designados por España, bajo la denominación de “Tribunal de Marca Comunitaria” y con jurisdicción en todo el territorio nacional, para conocer los procedimientos relativos a la Marca Comunitaria y a los Dibujos y Modelos Comunitarios.

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Se cuestionó la competencia del Tribunal de Alicante para conocer, de forma acumulada al ejercicio de las acciones por infracción de diseño o de marca, las pertinentes sobre competencia desleal y propiedad intelectual, resolviéndose en sentido favorable a dicha acumulación. § 2. Contenido de la protección. a) Requisitos. La protección del diseño atiende a criterios puramente objetivos: novedad y singularidad, con exclusión de los detalles irrelevantes o insignificantes. La novedad se considera cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público con anterioridad o antes de la presentación de la solicitud de registro. El criterio para deducir la concurrencia del requisito de singularidad, es el de la impresión general que el diseño produce en el usuario informado y el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño. La Ley no define el concepto de usuario informado puesto que este deberá concretarse en cada caso particular, atendiendo al segmento del mercado al que va dirigida la oferta del producto. Se protege la apariencia de la totalidad o parte de un producto. Ahora bien, no se protege el producto en sí mismo o la idea del mismo, ni su función técnica. Cuando se trate de un producto complejo, es decir, cuando se encuentra constituido por múltiples componentes reemplazables, sólo se considerará que el diseño de un componente es nuevo y que posee carácter singular: Si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante su utilización normal. En la medida en que estas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular. b) Regla de la impresión general. La valoración del riesgo de confusión entre los diseños confrontados debe hacerse teniendo en cuenta la impresión general producida en el usuario informado y siguiendo un enfoque sintético o conjunto de los mismos que evite examinar particularmente cada uno de los elementos que configuran el diseño; para ello, es suficiente atender a las características dominantes del diseño, considerando no tanto las diferencias existentes entre uno y otro como los elementos coincidentes entre ambos. Lo relevante, en definitiva, es el impacto visual que se percibe sin entrar a valorar detalles irrelevantes o insignificantes. La posición que debe atenderse para determinar la singularidad del diseño y, por consiguiente, el riesgo de confusión, es la reacción del tipo medio de usuario destinatario del producto, en el que no cabe incluir ni a los consumidores más sagaces ni a los especialmente incompetentes o distraídos. c) Derechos exclusivos. La protección del diseño confiere el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su uso por terceros en la fabricación, oferta, comercialización, importación, o almacenamiento del producto que incorpore el diseño. Dicha protección es compatible con la que deriva de la Ley de Propiedad Intelectual. d) Titularidad del diseño. El derecho a registrar el diseño corresponde: • Al autor o a su causahabiente. • Si se ha realizado por varias personas conjuntamente, a todas ellas. • Si se ha creado por varias personas independientemente, a quien pertenezca la solicitud de fecha

anterior, posteriormente concedida. • Si se ha desarrollado por un empleado, en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones

del empresario, al propio empresario. • Si se ha desarrollado por encargo profesional, a quien hubiera realizado el encargo, salvo pacto en

contrario.

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§ 3. Sistema y duración de la protección. El sistema actual de protección de Diseño Industrial se configura del siguiente modo: a) Diseño no registrado: Se reconoce plena protección como derecho exclusivo de propiedad industrial al diseño industrial no registrado durante un plazo de tres años a contar desde la fecha en que el diseño sea hecho público por primera vez dentro de cualquier país de la Unión Europea, con posterioridad al día 6 de marzo del año 2.002 (fecha en la que entró en vigor el Reglamento de la Unión Europea). Transcurrido este plazo legal de tres años, el Diseño Industrial puede quedar protegido sin limitación temporal al amparo de las normas sobre Competencia Desleal, en la medida en que el plagio del diseño pueda suponer un acto de confusión con el original; de asociación por parte de terceros con su procedencia empresarial, o de aprovechamiento indebido del esfuerzo o de la reputación de la empresa que fabrica el producto que lo incorpora o lo comercializa. El período de protección amparado por la Ley se limita a tres años desde la puesta del producto en el mercado, es decir, desde la fecha en que por primera vez haya sido hecho accesible al público al ser expuesto, comercializado o divulgado de algún modo. Esto no obstante, no se considera divulgación el hecho de haber sido comunicado el diseño a un tercero bajo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad. Es evidente que en caso de litigio se debe acreditar el momento en el que el diseño se hizo accesible al público por primera vez y para ello podemos valernos de distintos medios de prueba, entre los que cabe mencionar los siguientes: los bocetos realizados o los planos técnicos del diseño que pudieran incorporar una fecha; la declaración de testigos que acrediten su creación; la edición de catálogos o listas de precios que incorporen la fecha; las facturas sobre encargos de fotografía industrial; las certificaciones de asistencia a ferias o certámenes; las facturas de comercialización del producto; facturas de matricería; facturas de picaje de cartones; la contratación de medios de transporte; actos de presentación del producto o circulares; anuncios en revistas o en periódicos; difusión en la página web; las propias declaraciones del personal de la empresa, de los agentes comerciales, de clientes, de los responsables de los puntos de venta y cualquier otro medio de prueba que acredite la efectiva puesta en el mercado del producto. Este sistema resulta muy operativo en sectores como el mueble, textil, iluminación, cerámica y otros en los que el diseño puede tener una vida efímera, puesto que dependen de la moda. En estos casos, el empresario acudirá al registro excepcionalmente, y lo más probable es que sea precisamente en este período de lanzamiento cuando preferentemente serán objeto de imitación, debiendo darse una respuesta lo más efectiva y rápida. De esta forma la Ley se adecúa plenamente a la realidad empresarial, al tener en consideración que no todos los diseños alcanzan el mismo éxito, y por tanto no todos los diseños permiten soportar al empresario el coste que supone su registro y el de las incidencias que se derivan del mismo. b) Diseño registrado. Si se opta por el registro del diseño pensando en la duración del mismo, el sistema es el siguiente: 1.) El empresario puede valorar durante un año si decide proceder al registro del diseño industrial. Este

plazo comienza desde la puesta en el mercado del producto que puede acreditarse, en su caso, a través de cualquiera de los medios de prueba antes mencionados.

2.) La Ley reconoce un plazo de gracia de doce meses, de modo que la divulgación realizada durante

dicho período por parte de su autor, su causahabiente o un tercero como consecuencia de la información facilitada por aquellos, no afecta al requisito de novedad ni excluye la posibilidad de registro.

3.) Si durante el plazo de un año se opta por no registrar, sigue la protección plena del diseño no

registrado hasta el transcurso de tres años, según lo expuesto en el apartado anterior. 4.) Si se decide proceder al registro dentro del primer año, se concede el título para cinco años,

prorrogables por otros cuatro periodos de igual plazo, hasta un máximo de 25 años. 5.) El primer plazo de cinco años se cuenta desde la fecha de solicitud del registro, no desde la fecha de

concesión.

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6.) El diseño registrado puede ser declarado nulo mediante sentencia firme, lo que implica que el

registro del diseño nunca fue válido. § 4. Registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Antes de proceder al registro es conveniente realizar una búsqueda previa de diseños registrados, consultando la base de datos en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas:

WWW.OEPM.ES La solicitud de registro puede hacerse por cualquier persona física o jurídica, actuando directamente o mediante agente de la propiedad industrial o representante debidamente autorizado. Los impresos correspondientes pueden obtenerse a través de Internet, en la página web de la Oficina. La solicitud se presentará en el órgano competente de la comunidad autónoma, en nuestro caso: en las oficinas del «IMPIVA», donde el solicitante o el representante tenga su domicilio o sucursal, o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. A cada solicitud se le asigna número, día, hora y minuto de presentación, remitiendo con posterioridad el órgano receptor en un plazo de cinco días la solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas. También puede presentarse la solicitud por correo certificado o en algunos entes administrativos como, por ejemplo, Delegaciones del Gobierno, Áreas de Industria, Turismo y Comercio, si bien, en estos casos la fecha asignada será la de recepción y no la de depósito. La solicitud de registro debe presentarse redactada en castellano, y en las comunidades autónomas donde exista también otra lengua oficial, en su caso, en dicha lengua. Para el registro de diseños se utiliza el sistema de solicitud múltiple, que puede comprender varios diseños, hasta un máximo de 50, siempre que se refieran a productos pertenecientes a la misma clase, atendiendo a la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales de 8 de octubre de 1.968, denominada «Arreglo de Locarno», que consta de 32 clases. La solicitud de registro da lugar al pago de una tasa que se abona mediante ingreso o transferencia en la entidad bancaria que se indica y cuyo justificante de pago se acompaña a la solicitud. Se puede pedir el aplazamiento de la publicación del registro, a voluntad del solicitante, hasta 30 meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, desde la fecha de la prioridad. La tramitación de la solicitud dura entre 6 y 10 meses. Calificación registral. El examen de oficio de la solicitud comprende un examen de forma y una somera comprobación de los requisitos legales del diseño y de que no es contrario al orden público o las buenas costumbres. Contra la calificación registral de denegación se abre la vía del recurso ante los Tribunales de Justicia. La Ley ha implantado un sistema de oposición post concesión, abriendo una posibilidad de control por terceros que es posterior a la concesión y publicación del diseño, y con el que se pretende combinar la rapidez en la concesión y la seguridad exigida en la defensa de los intereses generales y los derechos de terceros. Frente a la concesión del registro, cualquier persona puede formular oposición alegando: • Que el diseño registrado incumple alguno de los requisitos esenciales de protección: novedad y

carácter singular. • La incompatibilidad con otros diseños anteriores.

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• La incompatibilidad con otros diseños que incorporan una marca o signo distintivo anteriormente protegido en España.

• Que el diseño registrado supone un uso no autorizado de una obra protegida en España por la propiedad intelectual.

• Que el diseño registrado supone un uso indebido de distintivos, emblemas y blasones de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas de España.

Tras abrir plazo de contestación a la oposición la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución estimando en todo o en parte o desestimando las oposiciones de terceros. En caso de estimarse se cancelará el registro del diseño, con efectos retroactivos. § 5. Registro en la OAMI. El registro del Diseño comunitario se puede solicitar personalmente o a través de representante en la Oficina de Armonización del Mercado Interior «OAMI» con sede en Alicante o, bien, mediante carta, fax, o a través de Internet (e-filing), consultando la página web de la Oficina, en la que de forma guiada se indican los pasos a seguir: consulta de antecedentes, cumplimentación de formularios o consulta del Boletín.

WWW.OAMI.EU

La presentación de la solicitud de registro puede hacerse directamente por el interesado, o por su representante autorizado, ya sea miembro de cualquier país de la Unión Europea o del resto del mundo y de forma unitaria para todos los países miembros de la Unión Europea, lo que simplifica enormemente la gestión. Podrán incluirse distintos diseños en una solicitud múltiple, cuando se refieran a productos pertenecientes a la misma clase, atendiendo a la Clasificación Internacional «Arreglo de Locarno». Todas las tasas de registro figuran en la página web de la “OAMI” que, además dispone de una calculadora para obtener de forma inmediata el presupuesto. El importe de la tasa mínima comprende el registro del diseño industrial, al menos, en tres clases. Se puede pedir el aplazamiento de la publicación del registro, a voluntad del solicitante, hasta 30 meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, desde la fecha de la prioridad. § 6. Prioridad. Prioridad Unionista. Quien hubiera presentado una solicitud de registro de un diseño en cualquier país que forma parte de la «Unión de París» o de la «Organización Mundial del Comercio», gozará de un derecho de prioridad de seis meses dentro de los cuales la fecha de la nueva solicitud será la fecha de presentación de la solicitud del diseño anterior. Prioridad de Exposición. Si el solicitante de un diseño hubiera exhibido los productos a los que se haya incorporado o aplicado el diseño en una exposición oficial o reconocida oficialmente, y presentara la solicitud de registro en el plazo de los seis meses a partir de la fecha de divulgación, podrá reivindicar la prioridad desde aquella fecha. § 7. Cotitularidad, transferencias, licencias y gravámenes. Los derechos que derivan del registro de un diseño pueden ser objeto de cesión, de licencia, de garantía, de embargo, de derechos reales o de ejecución forzosa. Los derechos correspondientes a los diseños de una solicitud o de un registro múltiple, pueden ser ejercitados, transferidos, gravados, renovados o cancelados separadamente.

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También pueden ser independientemente objeto de licencia, opción de compra o embargo. Como requisito de validez de tales actos jurídicos, cuando éstos se desarrollen intervivos deben constar por escrito, y resulta necesaria la inscripción en el Registro de Diseños como requisito de oponibilidad a terceros, mediante pago de la oportuna tasa. Igualmente el diseño solicitado y el registrado pueden ser objeto de licencia, para todo o parte del territorio, comprendiendo la totalidad o sólo parte de las facultades que comprende el derecho exclusivo, y con carácter exclusivo o no exclusivo. § 8. Tutela del diseño industrial español. La Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial sólo contempla el ejercicio de acciones civiles o penales frente a quienes violen los derechos del titular de un diseño, obviando cualquier mención a la posibilidad de un arbitraje. El ejercicio de las acciones civiles para prohibir la utilización del diseño puede promoverse tanto por el titular del diseño registrado, como por el titular del diseño no registrado, cuando hubiera sido copiado el diseño protegido. El titular de los derechos reconocidos en la Ley, dispone de un plazo de cinco años para poder ejercitar la acción de violación frente a cualquier infracción que se produzca por parte de terceros, prohibiendo su utilización, y en particular: la fabricación, el almacenamiento, la oferta, la comercialización, la importación, la exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño. Esta acción comprende la petición de cesación de la violación de los derechos; la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, incluida la petición de retirar del mercado los productos; la destrucción, o la cesión con fines humanitarios, en su caso, de los productos infractores y la publicación de la sentencia. Igualmente, puede solicitarse la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción, que comprenderá tanto las pérdidas sufridas como las ganancias dejadas de obtener, así como el perjuicio causado al prestigio del diseño debido a la inferior calidad del producto infractor, pudiendo exigir en todo caso, y sin necesidad de prueba, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. Además se establece por la violación del diseño registrado una indemnización coercitiva de cuantía no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. Por lo que a la protección penal se refiere, resultan de aplicación los criterios expuestos para las marcas y el nombre comercial, en virtud de la tipificación que se contiene en el artículo 273.3 del Código Penal, relativo a los objetos amparados por un modelo o dibujo industrial inscrito.

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