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1 EL PROBLEMA DE LA FALSIFICACIÓN DE MARCAS: “Los casos más relevantes sobre falsificación de marcas” 25 de Noviembre de 2011
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EL PROBLEMA DE LA FALSIFICACIÓN DE MARCAS: “Los casos más relevantes sobre falsificación de marcas”
25 de Noviembre de 2011
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¿FALSIFICACIÓN DE MARCA?
El problema de la falsificación
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FalsificaciónFalsificación: aquéllos actos que supongan una vulneración de los derechos de Propiedad Industrial (marca comercial como signo distintivo que permite al consumidor establecer el origen empresarial de los bienes y servicios que adquiere en el mercado).
Dicho concepto agrupa las siguientes conductas: fabricación, comercialización, ofrecimiento fabricación, comercialización, ofrecimiento y/o puesta en el mercado, importación y exportacióny/o puesta en el mercado, importación y exportación de los productos o servicios objeto de falsificación.
Código Aduanero Comunitario define a las mercancías falsificadas como; mercancías, incluido su acondicionamiento, signos de marcasignos de marca (logotipo, etiqueta, folleto, manual de empleo, documento de garantía) y embalajesembalajes, incluso presentados por separado, en los que figure sin autorización una marca idénticamarca idéntica a otra válidamente registrada o que no pueda que no pueda distinguirse de ella en sus aspectosdistinguirse de ella en sus aspectos esencialesesenciales (confusión) y por tanto vulnere los derechos del titular de la marca.
Para empezar….. algunos conceptos básicos
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¿POR QUÉ SE INCREMENTA EL FENÓMENO DE LA FALSIFICACIÓN?
El problema de la falsificación
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La actual sociedad capitalista está fundamentada sobre tendencias marquistas, lo que implica que los consumidores están dispuestos a pagar altos precios por adquirir bienes y servicios que provengan de marcas con reconocido prestigio en el mercado.
Las empresas conscientes de los comportamientos de los consumidores compiten en posicionamiento de marca, más allá del producto a ofrecer al público.
““Cuanto más reconocida sea una marca más réplicas tendrá en el mercado”Cuanto más reconocida sea una marca más réplicas tendrá en el mercado”
Importancia económica de la marca comercial
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Importancia económica de la marca comercial
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Importancia económica de la marca comercial
1. Ofrecimiento y venta a través de los canales tradicionales de venta de productos falsificados (mercadillos y puestos callejeros)
2. Ofrecimiento y venta a través de sitios Web de Internet y el papel que cumplen los buscadores de Internet y las plataformas de subasta y venta on-line de productos
Se ofrecen a los consumidores réplicas de los productos sinónimo de lujo a precios asequibles.
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Problemática infracción derechos de marca derivada de la venta a través Internet
Las conductas más habituales cuando nos referimos a falsificaciones en Internet abarcan
principalmente el:
1. Ofrecimiento y comercialización de productos falsificados bajo la apariencia de legitimidad
2. Ofrecimiento y comercialización de productos falsificados identificados como tales por los comerciantes
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Algunas cifras en materia de falsificación de marcas
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Durante el 2010 se incautaron en mercado intracomunitario
103 millones de productos falsificados por un valor de
1.000 millones de euros
Por países: Grecia, Italia, España y Portugal
China país de origen de las mercancías
falsificadas (85% de las incautaciones)
62% intercepciones a través envíos
postales gracias al auge del comerciocomercio
electrónicoelectrónico
El negocio de la falsificación en cifras
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El negocio de la falsificación en cifras
Durante el 2010 se incautaron en España
9 millones de productos falsificados por un valor de
461 millones de euros
Por sectores: marroquinería (28,18%, textil 14,4%
y juguetes (13,2%)
Destrucción empleo sector consumo genera
alrededor 4% PIB interno
Madrid, Andalucía y Valencia Comunidades
con mayor número de intervenciones
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Unión Europea
La legislación marcaria faculta a los titulares de derechos de marca están en disposición de impedir que terceros sin su consentimiento lleven a cabo actos de reproducción y/o imitación de sus signos registrados en el comercio (en base Art. 5 Directiva 89/104 y Art. 9 del Reglamento 207/2009
“ Art. 9 Reglamento 207/20091: La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico cuando se trate de:
signos idénticos para productos idénticos
signos idénticos/ semejantes para productos idénticos/semejantes y cause riesgo de confusión en el comercio
(….) 2. Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse, en particular:
a) poner el signo en los productos o en su presentación;
b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo;
c) importar o exportar los productos con el signo;
d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
En cuanto a la aplicación de dichos preceptos remisión a las normas procesales internas de cada uno de los países Unión Europea.
A nivel normativo
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A nivel normativo
España:- Ámbito civil:
Art. 34 LM establece el alcance del IUS PROHIBENDI del titular registral de derechos marcarios;“(…) El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”
El Art. 41 LM enuncia el conjunto de acciones que el titular de derechos de marca puede ejercer ante los tribunales en sede civil:
La cesación de los actos que violen su derecho.
La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
La destrucción o cesión con fines humanitarios,
La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados
La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.
3. Las medidas contempladas en los párrafos a y c del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.
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A nivel normativo
España:
- Ámbito penal
El Art. 274 del CP
1. “ Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado”
2. Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas, posea para su comercialización o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados.
3. No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del artículo 623.5.
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Conductas punibles:
Apartado 1 del Art. 274:
Reproducir, imitar, modificar o de cualquier modo usurpar un signo distintivo idéntico o confundible con el registrado;
Importaciones paralelas:
La importación paralela de productos con la marca será constitutiva de infracción penal, independientemente del hecho que se trate de productos originales y de que su adquisición fuera lícita o no en el país de origen.
Apartado 2 del Art. 274:
Poseer para su comercialización o poner en el comercio los productos y servicios con los signos infractores.
“Delito de peligro”: basta la simple posesión de productos con los signos infractores (aunque obviamente siempre con la finalidad mercantilista).
Apartado 3 del art. 274 CP: Se regula la distribución al por menor (tipo atenuado)
atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias agravantes, se podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. Cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del artículo 623.5.
Comentarios al Art. 274 CP
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Asunto vs.
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Sentencias Tribunal de comercio de París
Grupo Louis Vuitton interpuso tres demandas a través de distintas sociedades del grupo (Christian Dior Couture, Louis Vuitton Malletier, Parfums Christian Dior, Kenzo Perfums) contra la plataforma de venta on-line Ebay por la oferta de :
productos de imitación bajo sus marcas comerciales, y/o
Productos auténticos comercializados fuera de la red de distribución selectiva reconocida por los titulares de la marca
El tribunal de Paris en junio de 2008 estimó las demandas y condenó a Ebay a indemnizar a los demandantes con cerca de 40 millones de euros por los tres pleitos.
Asunto vs.
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Determinación responsabilidad de Ebay en la oferta y venta de los productos:Determinación responsabilidad de Ebay en la oferta y venta de los productos:
La demandante alegó que Ebay no se limita al almacenamiento de datos sino que ejerce una actividad de intermediación en las ventas (enriqueciéndose con ello) y por tanto debe ser considerada responsable de lesionar los derechos de marca de los titulares legítimos.
Adicionalmente Christian Dior alegó que los usuarios del servicio actúan bajo el control del prestador y por tanto en última instancia Ebay era responsable de lesionar sus derechos de marca.
Ebay por su parte defendió que su función era únicamente la de almacenar datos y que por lo tanto no se le podía considerar responsable de la oferta de productos falsificados.
Asunto vs.
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Determinación de la responsabilidad de Ebay en la oferta y venta de los productos:Determinación de la responsabilidad de Ebay en la oferta y venta de los productos:
““Ebay no puede acogerse al beneficio de exclusión de la responsabilidad porque desarrolla una Ebay no puede acogerse al beneficio de exclusión de la responsabilidad porque desarrolla una actividad remunerada de intermediación en las subastas, de modo que no se limita a prestar un actividad remunerada de intermediación en las subastas, de modo que no se limita a prestar un servicio de alojamiento. La intermediación entre vendedores y compradores constituye la servicio de alojamiento. La intermediación entre vendedores y compradores constituye la esencia de la prestación de Ebay, que juega un papel muy activo para aumentar dicho volumen esencia de la prestación de Ebay, que juega un papel muy activo para aumentar dicho volumen de transacciones, con la consiguiente percepción de las comisiones correspondientes”de transacciones, con la consiguiente percepción de las comisiones correspondientes”..
Adicionalmente el Tribunal reprocha a Ebay haber tomado parte en la comercialización de productos de marca falsificados, en particular haber faltado a su obligación de verificar que los vendedores que llevan a cabo transacciones a través de su sitio Web estén debidamente inscritos en las administraciones competentes.
Por último destacar la ilicitud de los anuncios relativos a productos ilegítimos que venían a incluir términos tales como “gafas magníficas imitación Dior, o Christian Dior falso bolso clutch Butterfly” se anunciaban con un rango de precios muy alejado a los productos oficiales o por la cantidad de productos ofrecidos.
Asunto vs.
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Asunto vs.
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Sentencia TJCE Asuntos acumulados C-236/08 y C-238/08.
Grupo Louis Vuitton titular de la marca comunitaria “VUITTON” y de las marcas nacionales francesas “LOUIS VUITTON” y “LV”. Status marcas notorias (Art. 8.5. Reglamento 207/2009)
Grupo Louis Vuitton detectó que al introducir en Google el vocablo coincidente con su marca registrada aparecían enlaces que comercializaban imitaciones de sus productos.
Se presenta demanda contra Google en base a dichas circunstancias y en 2005 el Tribunal de Paris condena a Google por violación derechos de marca
Google recurre decisión y la Cour d´Appel de Paris plantea al TJCE las siguientes cuestiones prejudiciales
Asunto vs.
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Sentencia TJCE Asuntos acumulados C-236/08 y C-238/08. Servicio Referenciación ADWORDS.
¿Hace Google un uso no autorizado de dichos signos de conformidad con lo establecido en los art. 5 Directiva 89/104 y Art.9 Reglamento 40/94? Servicios referenciación “Adwords”
Google pone a disposición de sus clientes anunciantes palabras clave que imitan o reproducen marcas registradas (contrato referenciación servicio remunerado) llevando a cabo tareas de almacenamiento y organización de la aparición en pantalla de dicha palabra clave.
Responsabilidad Google:
Responsabilidad del anunciante por seleccionar dicha palabra (marca):
Art. 5 Directiva y Art. 9 1. a) c) del Reglamento establecen la facultad del titular registral de marca para prohibir a anunciantes que a partir del uso de una palabra clave idéntica a la marca, seleccionada sin el consentimiento del titular a través de Internet, haga publicidad confusionista con los productos comercializados por los legítimos titulares.
¿Efectúa GOOGLE un uso en el comercio de las marcas registradas mediante servicio referenciación?
Según TJCE Google únicamente crea las condiciones técnicas para que los anunciantes efectúen un uso no autorizado en el comercio de las marcas pero no hace un uso en sí mismo a título de marca, por tanto la responsabilidad de Google debe examinarse bajo la aplicación de la Directiva 2000/31 de Ley Servicios Sociedad Información; por el contrario el anunciante sí efectúa un uso en el tráfico mercantil y por tanto le serán de aplicación Art. 9 Reglamento 40/94.
Asunto vs.
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Sentencia TJCE Asuntos acumulados C-236/08 y C-238/08. Servicio Referenciación ADWORDS.
Responsabilidad de Google bajo óptica Directiva 2000/31
El TJCE consideró que la labor de Google consiste en el almacenamiento de datos de terceros y que por lo tanto no podría considerarse que incurre en responsabilidad hasta que no se le comunique expresamente que el anunciante que contrata un determinado ADWORD está efectuando un uso ilícito de dicho signo.
Únicamente en el supuesto en que se le hubiese notificado la lesión de derechos de marca o conoce por cualquier otro medio la ilicitud de esos dato deberá efectuar con prontitud tareas tendentes a retirar dichos datos.
El TJCE vino a considerar que “la mera concordancia de la palabra clave seleccionada y del término de búsqueda no basta por sí mismo para considerar que Google desempeña un papel en la redacción del mensaje comercial y por tanto en base a las anteriores afirmaciones corresponderá al órgano nacional determinar si Google puede acogerse a la exención de responsabilidad del art. 14 Directiva 2000/31”.
Asunto vs.
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Sentencia Tribunal de Justicia (Asunto C-306/96)
Yves Saint Laurent suscribe acuerdo de distribución con Javico Internacional (sociedad alemana) para la comercialización de sus productos de cosmética con efectos en Rusia, Ucrania y Eslovenia.
Se establecen en los acuerdos restricciones territoriales a la venta de los productos únicamente para los territorios objeto de los acuerdos.
Yves Saint Laurent transcurridos pocos meses desde la firma de los acuerdos detecta en Reino Unido, Bélgica y Países Bajos presencia en el mercado de los productos vendidos a Javico y que únicamente deberían venderse en Rusia, Ucrania y Eslovenia.
Yves Saint Laurent presenta demanda por incumplimiento contractual contra Javico estimada por el Tribunal de Nanterre
En fase de apelación se remiten las siguientes cuestiones prejudiciales al TJCE
Asunto
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Sentencia Tribunal de Justicia (Asunto C-306/96)
¿Las cláusulas de prohibición de ventas a Javico en un tercer Estado miembro EEE debe ser consideradas contrarias a ley en virtud del Art 85 TCE ya se trate de supuestos de comercialización directa o mediante ventas paralelas desde los territorios asignados contractualmente?
La prohibición del Art. 85 TCE aplica a aquellas prácticas contractuales tendentes a restringir de manera sensible la competencia dentro mercado común.
Existe jurisprudencia consolidada del TJCE que sostiene que finalidad de las cláusulas de prohibición de reventa mediante venta directa o importaciones paralelas tienen como objeto restringir la competencia del mercado común y por ende deben ser consideradas una restricción de la competencia.
Dichos comportamientos únicamente serán sancionados si afectan al comercio entre los Estados Miembros de manera significante, debiendo valorar la posición que tengan las partes en el mercado de los productos (cosméticos).
Asunto
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Sentencia Tribunal de Justicia (Asunto C-306/96)
¿Las cláusulas de prohibición de ventas a Javico en un tercer Estado miembro EEE debe ser consideradas contrarias a ley en virtud Art 85 TCE ya se trata de supuestos de comercialización directa o mediante ventas paralelas desde los territorios asignados contractualmente?
Analizando la concreta naturaleza de los acuerdos entre Yves Saint Laurent y Javico cabe interpretar que dichas cláusulas tienen como objeto garantizar al productos la posibilidad de introducirse en mercado fuera de la Comunidad por medio de la comercialización de cantidad suficiente de productos.
TJCE considera por tanto que la inclusión en el contrato de una cláusula por la que se impida a Javico proceder con la reventa de productos dentro territorio de la Comunidad no debe interpretarse dentro del ámbito del Art.85 TCE y por tanto se considera válida.
Asunto
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Asunto vs.
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Sentencia Tribunal de Justicia (Asunto C-324/09)
Grupo L´Oréal y sus filiales Lancôme Parfums, Laboratoire Garnier son titulares de varias marcas nacionales en Reino Unido y marca comunitaria.
La distribución de sus productos se efectúa bajo red cerrada de distribución en la que los distribuidores autorizados tienen prohibido suministrar productos a terceros.
Ebay plataforma en Internet muestra anuncios de productos ofrecidos por terceras personas que se han registrado y han creado cuenta de vendedor. Ebay cobra porcentaje de las transacciones efectuadas a través de la plataforma de subastas.
Grupo L´Oréal comunicó a Ebay la lesión a sus derechos de marca que se estaba produciendo con la oferta y venta de 17artículos a través de su plataforma de los cuales:
2 de los cuales eran falsificaciones
15 restantes procedían de canales de distribución no autorizados (Estados Unidos)
Asunto vs.
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Grupo L´Oreal reivindicaba en su demanda que Ebay lesionaba igualmente sus derechos de marca por cuanto insertaba en Google enlaces patrocinados que aparecían cuando los usuarios tecleaban las palabras clave que coincidían con las marcas registradas de la actora.(Adwords)
Matrix* hair fantásticos precios reducidos aquí ¡Viva su pasión en eBay.co.uk!
La High Court of Justice en Londres trasladó al TJCE petición de decisión prejudicial por la que deberían entrar a considerarse los siguientes aspectos:
Asunto vs.
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¿Hace Ebay un uso no autorizado de dichos signos de conformidad con lo establecido en los art. 5 Directiva 89/104 y Art.9 Reglamento 40/94? Servicios referenciación “Adwords”
Ebay ofertaba y/o comercializaba a través de su portal .co.uk dirigido a potenciales consumidores británicos y sin el consentimiento del titular de la marca, productos situados en un Tercer Estado (fuera del EEE) designados con una marca comercial protegida bajo la modalidad de marca comunitaria.
El TJCE consideró que L´OREAL
a) está facultado a oponerse a dicha oferta de comercialización y reventa de dichos productos y remite a tribunales nacionales determinen si dicha oferta está destinada a sus consumidores nacionales
b) está facultado a oponerse a la realización de dichas prácticas publicitarias por Ebay habida cuenta que el uso de una palabra clave idéntica en un servicio de referenciación supone lesión derechos de marca del titular registral.
Asunto vs.
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Servicio Referenciación ADWORDS
Responsabilidad de Ebay bajo óptica Directiva 2000/31
El TJCE consideró que Ebay presta un papel activo optimizando la presentación y promoción de las ofertas y por tanto acogerse no cabe que se acoja a la exención de responsabilidad de los prestadores de servicios conforme Art. 14 de Ia Directiva 2000/31/CE
Papel tribunales nacionales en el respecto derechos propiedad industrial
El TJCE consideró los Estados Miembros deben velar por que los órganos nacionales internos apliquen dicha normativa, debiendo requerir a los operadores de mercado electrónico a la adopción de medidas que permitan poner con carácter inmediato fin a las lesiones de derechos de propiedad industrial así como que se puedan producir en el futuro.
Asunto vs.
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Se debe incrementar la lucha para erradicar esta actividad delictiva y para ello deben Se debe incrementar la lucha para erradicar esta actividad delictiva y para ello deben aunar esfuerzosaunar esfuerzos
Las autoridades judiciales
Los cuerpos de seguridad de los Estados de la Unión Europea a través brigadas delitos informáticos
Las autoridades aduaneras
Los titulares de las marcas registradas
El problema de la falsificación
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GRACIAS
Pablo de la Vega Cavero
Cristina Giner Mas
C/ San Fernando, 57 03001 AlicanteTel.: 96 353 66 11Fax.: 96 598 24 94
