IPAMARK

Patentes y Marcas

Miguel A. Martínez

El uso de Marcas ajenas en Internet

• Introducción

• Registro abusivo de nom bres de dominio, consistentes en l a denominación o una imitación de una Marca de un tercero.

Ciberocupación Política Uniforme de Resolución de Controversias de Nombre de

Dominio (UDRP) Trademark Clearinghouse (TMCH)

• Uso de m arcas ajenas en los anuncios promocionales de Google Adwords.

• Uso de m arcas ajenas en las metaetiquetas y en ot ras partes de una página web.

• Tratamiento de las marcas en el comercio electrónico. La Sentencia L’Oreal vs. eBay

© Miguel A. Martínez, Madrid, 29 diciembre 2014

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INTRODUCCIÓN Una marca constituye un derecho exclusivo, que confiere a su titular la posibilidad de impedir que otros utilicen esa marca en relación con los productos y servicios para los que se registra. Hasta finales del siglo pasado el uso de las marcas generalmente estaba restringido a un área geográfica concreta y los cauces de venta de sus productos o servicios eran los tradicionales. Esta territorialidad imponía en c ierta medida los precios de los productos, ya que no er a posible una c ompetencia basada en c omprar productos con una marca concreta en el extranjero para venderlos en ot ro país, porque la simple entrada de productos extranjeros en un país suponía un gravamen. En consecuencia, el registro de una marca se circunscribe en un área concreta y en todo caso está sujeto a las leyes del Estado en el que se registra, aún cuando pueda hacerse un registro a nivel internacional para cubrir un abanico de países importante con una inversión razonable, al final, salvo el caso de la UE, son los Tribunales de c ada Estado los que dirimen los límites de l os derechos que amparan las marcas registradas en c aso de l itigio en virtud de t al protección territorial. La entrada de Internet en nuestras vidas supuso en primer lugar la creación de un mundo sin fronteras. Lo que se publicita en un cualquier país aparece a nivel global en la red de r edes. Lo que se vende en un país puede s er adquirido por un ciudadano o una empresa de cualquier parte, salvo ciertas restricciones. La expansión simultánea del correo electrónico y los sistemas de mensajería supuso también un gran abaratamiento de las comunicaciones y todo ello facilitó la inmediatez de t areas y consultas; lo que antes llevaba horas, incluso meses, actualmente se pueden r ealizar casi instantáneamente. Esta inmediatez y la facilidad de comunicarse con cualquiera, incluso de forma anónima, ha propiciado también la expansión del comercio electrónico. Si a ello unimos que la globalización ha supuesto de hecho la práctica eliminación de las trabas a la libre circulación de mercancías, podemos llegar a la conclusión de que actualmente vivimos un mercado global, que se desarrolla y se publicita a través de un medio de conexión también mundial y es este mundo global en el que nos ha tocado vivir y defender nuestras marcas frente a las distintas acciones de terceros relacionadas con ellas. Internet, para facilitar la localización por parte de los usuarios del sitio web de una empresa o de una marca, ha identificado la dirección de c ada “portal” con un nombre de dominio. Esto ha propiciado primeramente la creación de un cierto “distintivo” a nivel global, que podía entrar en conflicto con las marcas registradas en cualquier país y también un abuso por parte de terceros cuando registran dominios con nombres similares o iguales a marcas registradas, incluso notorias a nivel global, resultando lo que se ha venido en llamar ciberocupación. Para paliar esta situación se ha establecido una política uniforme de resolución de controversias de nombre de dominio (UDRP) y para protegerse frente al registro de

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los nuevos nombre de dominios de nivel superior creados a lo largo de 2012-13 se ha establecido el registro de marcas a nivel de Internet, también llamado Trademark Clearinghouse (TMCH). Hace unos años era impensable suponer que un tercero tuviera algún interés en dar publicidad a una marca ajena, o de vender productos con marcas de otro u otros competidores. Igual de impensable resultaría que se pudiera llegar a conseguir que una marca apareciera en ciertas guías profesionales (los buscadores de hoy en día), cuando directamente se busca una marca competidora, incluso notoria. En la actualidad esta situación es cada día más frecuente. Por un lado, algunos publicitan la marca de un tercero en los anuncios promocionales de Google Adwords para que cuando el usuario hace clic en el enlace de los que aparece en esa búsqueda, se redirija a su página web. Mientras que otros ocultan la marca de un tercero en las metaetiquetas (metatags) y en otras partes de su propia página web, para que Google, al buscar esa marca, detecte también esa página que incorpora ese “topo” en alguna de las metatags y en consecuencia redirija al usuario hacia ella, probablemente pensando que se trata de un link relacionado con la marca buscada.

La expansión del comercio electrónico fue posible gracias a Internet y por tanto también ha dado lugar a nuevas situaciones que hace unos años eran impensables. En un mundo sin Internet no cabía pensar que un vendedor de un determinado producto podría auto-constituirse como distribuidor de una marca de un tercero sin contar siquiera con su aquiescencia. La reventa de productos con marca por parte de terceros, que el fabricante había destinado a r egalo, como muestra o para prueba por parte de sus cliente; o la retirada del embalaje (con la marca incluida) por parte del vendedor, son situaciones que nos recuerdan los mercadillos y cierto mercadeo propio más bien de otra época, pero no se creía que esta dinámica de venta podría llevarse también a cabo a través de e-commerce.

Estas son algunas de las situaciones que me propongo analizar en este artículo.

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REGISTRO ABUSIVO DE NOMBRES DE DOMINIO, CONSISTENTES EN LA DENOMINACIÓN O UNA IMITACIÓN DE UNA MARCA AJENA

La expansión de Internet fue posible gracias a la creación del llamado sistema de nombre dominio (DNS), que no son más que una traducción de las direcciones IP (una ristra de normalmente 12 número separados por puntos en bloques de 3), que evitan a l os usuarios tener que conocer la dirección numérica de cada sitio web (personalmente la terminología “portal web” me resulta de más de agrado por las connotaciones que tiene con el portal de mi casa, o mi empresa). El sistema de nombres de domino permite acceder al sitio o portal web a través de un nombre, que normalmente se corresponde con la denominación social de la empresa, o con una marca registrada, a los que se añade un término de general designación y así tenemos que un dominio cualquiera, por ejemplo: www.ipamark.es, está compuesto por un nombre propio del dominio: <ipamark> y el llamado dominio de ni vel superior, que en este caso es: <es>, separados por un punto. Los dominios de nivel superior o TLD están gestionados por la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), la cual ha delegado en empresas u organizaciones el registro de los nombres de dominio en cada uno de los dominios de nivel superior existentes y que, aunque en la actualidad ya sobrepasan el millar, se pueden agrupar en 2 tipos:

Geográficos (ccTLD), que c omo su nombre indica son los usados por un país o territorio (<es>, <mx>,…).

Genéricos (gTLD), usados por una c lase particular de o rganización. comercial <com>, gubernamental <gov>, <aero>,<cat>, <museum>, <biz>, <info>, … En 2013 se han creado más de 1.000 nuevos dominios genéricos de nivel superior, entre las que existen algunas denominaciones descriptivas: <abogado> <docs>…, nombres de c iudades o r egiones: <madrid> <barcelona> y marcas registradas: <seat> <bbva> …

En los primeros años de Internet se produjeron multitud de conflictos entre los nombres de dominio y las marcas registradas, ya que los nombres de dominio eran el medio más fácil y sencillo para localizar la dirección de una empresa o de una marca en Internet. Si bien la implantación de G oogle ha venido a desvirtuar este tipo de búsqueda ya que el primer sitio en el cual este buscador comienza con la localización de una palabra cualquiera (incluyendo una marca) es a través de los nombre de dominio que la incorporan. Es por ello el motivo por el que los nombres de dominio tienen un cierto carácter diferenciador denominativo, de forma similar a las marcas, constituyéndose como un nuevo signo distintivo de carácter especial o asimilado a los signos distintivos ordinarios. Esta similitud provocó que se presentaran muchos registros de nombres de dominio de denominaciones sobre las cuales no se tenían derechos, dando lugar a registros abusivos de nombres de dom ino, en m uchos casos idénticos a las marcas de aquellos que aún no habían tomado la precaución de registrar los dominios

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correspondientes. Esta denominada “ciberocupación” es el término con el cual se conocen aquellas situaciones en las que se registra un dominio de mala fe con la finalidad de venderlo, licenciarlo o cederlo al legítimo interesado o a cualquier otro con fines netamente lucrativos, o de atraer visitantes hacia su página web para crear confusión con una marca existente o perturbar los negocios de un competidor. En ocasiones se han llegado a ocupar estos dominios para usarlos en páginas de un contenido poco apropiado, como medida de presión en tal reventa o con otros fines (políticos, ideológicos o de otra índole). Esta situación se ha venido a complicar sobremanera porque los sistemas de registro de marcas tienen un ámbito de protección territorial, mientras que los nombres de dominio, por la propia naturaleza de Internet, gozan de una protección a nivel mundial, llegando en oc asiones a l a difícil tarea de t ener que solventar conflictos por tanto los sistemas judiciales que carecen de l a autoridad suficiente para privar de efectos a nivel global. El problema de l a ciberocupación condujo en 1999 a la ICANN a promulgar su Política Uniforme de resolución de controversias de nombre de dominio (conocida también por sus siglas en inglés UDRP), para propiciar la solución de disputas a través de mecanismos arbitrales, con la intervención de ent idades acreditadas, entre las cuales destaca la Organización Mundial de l a Propiedad Intelectual (OMPI) (o WIPO si escribimos sus siglas en inglés). Esta política se aplica en los casos específicos en los que:

1) El nombre de dominio registrado por el titular es idéntico o similar, hasta el punto de c rear confusión, con respecto a una marca de p roductos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos.

2) El titular del nombre de dominio no t iene derechos o i ntereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión.

3) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La UDRP proporciona un mecanismo rápido y eficaz para la solución de controversias relativas a l os nombres de dom inio de I nternet, sin necesidad de recurrir a la vía judicial, por lo que en la actualidad se han resuelto más de 30.000 casos por esta vía. Aunque cada caso lógicamente ha de analizarse en su contexto y de manera personal, comentaremos uno de los supuestos que más habitualmente se presta a controversia: se trata del distribuidor o reparador (servicio técnico) de un producto, que registra un dominio en el que incluye en cierta forma una marca notoria en el sector. La anexión de la marca suele producirse con términos geográficos: electroluxmallorca.com, o relativos al producto: neumáticos-michelin.es. Generalmente, la política establecida en este sentido permite a los distribuidores autorizados, o distribuidores que no siendo oficiales así lo determinan en su web, puedan mantener su nombre de do minio puesto que s e considera que tienen derechos e intereses legítimos y que no se puede considerar que ese dominio se

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haya registrado de mala fe. Es decir todo aquello que conlleve a que el usuario no se confunda sobre la relación entre el titular de l a web y la marca; y que por el contrario permita identificarle y diferenciarle de la marca prioritaria, en principio, ha de permitirle mantener la titularidad del dominio. En este sentido debemos destacar la decisión adoptada por el Arbitraje en el caso Oki Data Americas, Inc vs. ASD, Inc, en la que se establece la llamada doctrina de los distribuidores, que señala que además de examinar que exista similitud, a la hora de comprobar si existe un interés legítimo por parte del demandado (el no titular de la marca), habrán de observarse también los siguientes puntos:

− Que exista una oferta real de productos o servicios. − Que la referida oferta se circunscriba a a quellos productos y servicios

diferenciados con la marca ajena. − Que exista una identificación clara de l a vinculación contractual o

conexión con el titular de la marca ajena, en un lugar bien diferenciado y prominente del sitio web.

− Que el titular no acapare el mercado de nombres de dominio al utilizar el dominio controvertido, impidiéndole al titular de l a marca ajena reflejar dicha marca en un nombre de dominio.

Es decir, para que un distribuidor (entiendo que también sería aplicable al que repare un producto o cualquier otra actividad de servicio post-venta) pueda usar la marca de l os productos que vende en s u nombre de do minio, debe distribuir realmente esos productos o servicios. La oferta ha de circunscribirse a dichos productos y servicios y debe quedar también clara la vinculación con respecto al titular de la marca ajena sobre la que mantiene la relación de distribución o del signo que sea.

Ante todas estas controversias algunos órganos registradores han puesto en marcha mecanismos de pr otección de der echos tales como un pr ocedimiento “sunrise” durante la fase de pr e-lanzamiento en el cual en determinadas circunstancias los titulares de der echos pueden de m anera preventiva registrar u objetar el registro de nombres de dominio. Así mismo y como medida de protección ante la aparición de los nuevos dominios genéricos (gTLD) la ICANN ha anunciado la creación del Trademark Clearinghouse (TMCH) que consiste en un s istema de i nscripción prevalente de marcas registradas ante cualquier nombre de d ominio que se registre con las nuevas extensiones gTLD. Este registro está abierto desde el 26 de marzo de 2013. El TMCH permite presentar los datos de una marca registrada para su inclusión en una base de datos única que otorga al inscrito los siguientes derechos:

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1. Las marcas inscritas dispondrán de un per iodo inicial (Sunrise) de 30 días para proteger el nombre de dominio que coincida con su marca registrada. Este periodo Sunrise es anterior a l a apertura al público en g eneral de c ualquier nuevo gTLD. Todos los nuevos gTLD tendrán obligatoriamente un periodo Sunrise, durante el cual las marcas registradas, validadas por TMCH podrán protegerse como nombre de dominio con las nuevas extensiones.

2. El titular de una marca registrada en TMCH está protegido por la ICANN frente solicitudes de nuev os dominios coincidentes con su marca. Esta protección funciona de la siguiente manera:

El solicitante de un dominio recibirá un aviso de que dicho nombre

coincide con una marca registrada, dada de alta en TMCH y que por tanto puede estar infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

Si el solicitante del dominio continúa con su registro, el titular de una

marca inscrita en el sistema TMCH recibe una not ificación en es te sentido, para que pueda tomar las medidas que crea necesarias para proteger sus derechos.

A modo de conclusión: El hecho de que un nombre de dominio incorpore una marca ajena, hasta el punto de crear confusión con respecto a dicha marca, no determina de forma precisa que no tiene derecho a r egistrar ese nombre de dominio. Al contrario, se está permitiendo mantener la titularidad del dominio mientras que el titular del mismo tenga un derecho o intereses legítimos, que no se pueda considerar que ese dominio se haya registrado de mala fe y que el nombre de dominio no permita o sirva para que cualquier usuario pueda confundirse sobre la relación existente entre el titular del dominio y la marca. También se permite al distribuidor de una marca adoptar un nombre de dominio que la incluya siempre que exista una oferta real y que ésta se circunscriba a aquellos productos y servicios diferenciados con la marca ajena; además ha de existir una identificación clara de la vinculación contractual o conexión que tenga con el titular de la marca ajena, debiendo quedar disponibles nombres de dominio libres con la marca controvertida a disposición del titular de dicha marca para evitar la ocupación masiva de los mismos por otros.

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USO DE MARCAS AJENAS, COMO PALABRAS CLAVE EN LOS ANUNCIOS PROMOCIONALES DE GOOGLE ADWORDS Los primeros buscadores de Internet que surgieron eran temáticos (Yahoo! es un buen ejemplo). Su funcionamiento era muy similar a las “páginas amarillas” de aquel entonces, en un formato electrónico. Surgieron pronto otros buscadores basados en un motor de búsqueda (Lycox es probablemente el ejemplo más conocido). Estos buscadores detectaban palabras dentro de una página web, pero los resultados de una b úsqueda en l a mayoría de las ocasiones eran de escaso interés ya que no conseguían discriminar de entre los resultados obtenidos los que resultaban de mayor interés para el usuario y, o bien se presentaban desordenados al azar, o bien aparecían destacados en función del pago que efectuara el titular de la página por aparecer entre los primeros de la búsqueda. Con la llegada de Google, gracias a un algoritmo basado en p riorizar de entre los resultados obtenidos aquellos que los usuarios consideran más relevantes para una temática concreta, cambia de forma radical la dinámica de búsqueda y sobre todo lo mentalidad del usuario que abandona totalmente los buscadores tradicionales volcándose prácticamente por entero en el uso de Google, hasta el punto que ha llegado a ejecutar más del 90% de las búsquedas que se efectúan actualmente en Internet. Tanto es así que, aunque Google se funda en 1998, hoy en día nos parece que siempre ha formado parte de Internet y seguramente no s omos capaces de imaginar un futuro de la red sin su presencia. En el año 2000 G oogle crea su programa publicitario al que denominó Google Adwords también conocido como “enlaces patrocinados”, que vino a revolucionar la publicidad tal y cómo la entendíamos hasta entonces. A partir de e ntonces al efectuar una bús queda en Google aparecen, además de los resultados naturales del buscador, al principio y en la parte derecha de la página, una serie de anuncios, en función de l as palabras clave que se hayan introducido para realizar la búsqueda. Si tenemos en c uenta que hoy en dí a Google también emplea tecnologías que permiten la geolocalización, lo que consigue en cada búsqueda efectuada es una “publicidad dirigida”, orientada al producto o servicio buscado y a la zona en la que estamos en ese instante. Ya no se trata de vender frigoríficos en el polo, sino de of recer el producto que busca el usuario y que además puede encontrar en un lugar próximo a su ubicación. En la actualidad los anuncios de Google Adwords llevan una pequeña etiqueta con la leyenda "Anuncio" con la finalidad de que el usuario no se llame a engaño y pueda diferenciar las páginas de uno y otro tipo. Conviene aclarar en e ste punto que la aparición de un anuncio está relacionada con la contratación de determinadas palabras por parte del anunciante, de forma que cada vez que esa(s) palabra(s) se busca(n) el anuncio aparece en el resultado de l a búsqueda. Google cobra al cliente (anunciante) cuando un usuario hace clic en el anuncio y accede a la página a la cual remite el enlace, independientemente del número de veces que éste aparezca en la web de Google. No obstante, el anunciante puede limitar el importe máximo que está dispuesto a pa gar por su publicidad insertada a través de este medio.

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Por ejemplo, una empresa de zapatillas puede pagar por publicitarse cada vez que un usuario de G oogle busca la palabra “footing” en cuyo caso aparecerá un “Anuncio” con un enl ace que remitirá a l a página publicitaria del anunciante. El problema surge cuando el anunciante contrata una marca de un competidor, para que cada vez que un usuario efectúa una búsqueda de esa marca, aparezca su publicidad al principio de la lista de resultados, publicidad que no remite al usuario a la página de la marca original, sino a la página de este anunciante, que puede ser un vendedor de la misma (autorizado o no), o un vendedor de marcas competidoras de la anunciada, que está buscando el usuario en ese momento. Este tipo de publicidad puede ex poner, tanto a Google, como a la empresa anunciante, a una posible responsabilidad legal por infracción de marcas, publicidad engañosa y competencia desleal. Esta es la problemática que vamos a estudiar en este punto. Google aparece exenta de toda responsabilidad en este sentido, al menos así lo sentó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 23 de marzo de 2010, que enfrenta por un l ado a G oogle, por otro a l a sociedad Louis Vuitton, y por otro a Viaticum, Luteciel y otros, en la cual, en sus conclusiones, se declara lo siguiente:

1) El prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104 o del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

2) El artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

1) Es el titular de la marca el que está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca, que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los

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productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero, en base a los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

En el caso español, existen varios precedentes, por ejemplo la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 9 de Madrid, de 23/09/2013, que enfrenta a “La Tienda del Espía” vs Google; en ella se plantea un litigio que no gira en torno a la infracción de derechos marcarios, sino a l a contratación de pal abras claves en Google Adwords por parte de un tercero. Este Tribunal sienta como base la Sentencia del caso Google comentada anteriormente y establece que el intermediario en l a prestación de servicios de la sociedad de la información está exento de responsabilidad, de ac uerdo con varios artículos de la Directiva de Comercio Electrónico, 2000/31 y según los criterios siguientes: − Se considera que el prestador de s ervicios no es responsable de l os datos

almacenados a petición del destinatario, a condición de que: a) No tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información es

ilícita o lesiona derechos de un tercero, o que; b) en cuanto tenga conocimiento, el prestador de servicios actúe con

prontitud retirando los datos o haciendo que el acceso a los mismos sea imposible.

− El proveedor de servicios no t iene por qué desempeñar un papel activo en el control de l os datos almacenados, ya que la naturaleza de s us servicios es <<meramente técnica, automática y pasiva>>, lo que implica que no t iene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada. Tampoco está obligado a s upervisar los datos transmitidos o al macenados en el buscador, como no está obligado a examinar la licitud o ilicitud de la información y sobre si la misma infringe o no los derechos de terceros. Más concretamente, tratándose de palabras clave coincidentes con términos registrados a favor de terceros no se le puede exigir que realice un juicio de valoración de la confusión en torno a l os signos controvertidos y los productos y servicios para los que están registrados de tal suerte que en función de dicho juicio deniegue o no la contratación de una det erminada palabra clave. Por lo que su labor es más técnica y operativa que fiscalizadora.

En resumen, Google no participa en la selección de las palabras clave ni en la de los mensajes promocionales, ni en la presentación de los mismos, por lo que estaría exento de responsabilidad según se contempla en el Art. 17 de la LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico). No obstante, Google ha establecido una “Política de m arcas comerciales, para

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restringir su uso en los anuncios Adwords”, que permite que un titular de una marca puede presentar una r eclamación a G oogle sobre el uso de s u marca en dichos anuncios de texto, a fin de que inicie una investigación y en su caso restrinja y/o elimine el uso de una determinada palabra en los anuncios Adwords, porque según sus propias manifestaciones Google se toma muy en s erio las acusaciones de vulneración de los derechos de marcas comerciales y, como muestra de consideración, están dispuestos a investigar los problemas que les comuniquen los propietarios de marcas comerciales. No obstante, como Google no es una institución de arbitraje sobre los hechos que le plantean, recomiendan a los propietarios de marcas registradas que resuelvan sus disputas con los anunciantes directamente porque estos pueden tener anuncios similares en otros programas de publicidad. A pesar de la implicación de Google por resolver este tipo de controversias y dotar de un s istema de r esolución práctica, nuestra experiencia en es te terreno no ha sido muy efectiva. Concretamente, tras la presentación de una r eclamación por parte de la marca registrada (en multitud de países) “No + Vello”, no hemos conseguido detener la publicidad de expresiones como “no más vello”, y ello porque la política de Google determina que en casos de expresiones descriptivas no sería ponderable en términos de una institución privada como es Google la exclusión de dichos términos del uso general; hecho totalmente discutible puesto que el signo “+” en castellano se lee como “más” y además el propio buscador lo “traduce” directamente por este mismo adverbio (“más”, valga la redundancia), y buena prueba de ello es que al buscar la marca de referencia “No + vello” los resultados que arroja son idénticos a cuando se busca “no más vello”. En cuanto a l a responsabilidad en que puede i ncurrir el anunciante de la marca ajena, sin consentimiento de su titular, existen varias sentencias que nos aclaran este aspecto. En concreto, la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de la UE, de 22 de septiembre de 2011 que dilucida una decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) (Reino Unido) en el caso C-323/09 entre Interflora vs. Marks Spencer, declara:

1) Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE y 9, 1, a), del Reglamento (CE) nº 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad –a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular– de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso: − menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la

publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente

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atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;

− en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y;

− menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

2) Los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c),

del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca renombrada está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).

En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca renombrada (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico. En cambio, el titular de una marca renombrada no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca renombrada.

Ya la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 23 de marzo de 2010, caso Google, comentada anteriormente, señalaba que:

− Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, caso por caso, si los hechos que han dado lugar al litigio de que conoce se caracterizan por el menoscabo efectivo o posible de la función de indicación del origen descrita en el apartado 84 de la presente Sentencia.

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− Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, se constata un menoscabo de la función de indicación del origen.

− Cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que dicha función de la marca resulta menoscabada.

En España existen varios casos en los que se han enfrentado el titular de la marca frente y el anunciante que supuestamente incluye ilícitamente la marca ajena entre los anuncios promocionales de Google. La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 9 de Madrid, 879/2010, de 22‐12‐2011, caso “MASALTOS”, apoyándose en las dos sentencias del TJUE, condena por infracción al tercero que utiliza la marca registrada como palabra clave en los anuncios Adwords ya que la utilización de la expresión MASALTOS no necesariamente describe el producto comercializado sino que supone una utilización de un signo idéntico al que la actora tiene registrado a su favor. En cierta medida, este caso es similar al de “No + Vello”, tratado con anterioridad, pero el planteamiento de Google es el de no t omar posición más allá de su competencia y en casos de cierta complejidad en las valoraciones atenerse a lo que dispongan las resoluciones judiciales como a es te respecto informa la legislación en nuestro país.

La Sentencia 169/13 de 31 de octubre de 2013 dictada por el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Alicante en el asunto Orona vs. Citylift, resuelve el enfrentamiento entre la Coop. Orona (empresa líder en el sector de ascensores) que demandó por infracción de su marca, y a Citylift (empresa dedicada a la venta y mantenimiento de ascensores), por utilizar la expresión ORONA como palabra clave en Google Adwords. En este caso, el Juzgado desestima la demanda interpuesta por Orona al considerar que el titular de la marca no puede prohibir todo uso de un signo idéntico a su marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, y ello a pesar de que Citylift admite el uso como palabra clave en Google del término Orona. Para ello, el citado tribunal realiza el examen con arreglo al Derecho de Marcas, valorando si la función de origen de las marcas ORONA se ve menoscabada por el anuncio en I nternet de Citylift, ya que fue ésa la única denuncia presentada por la parte demandante.

Al respecto, el juzgado descarta la infracción marcaria y ello debido a que del anuncio de Citylift en Internet no se derivan los siguientes efectos negativos:

1. No se sugiere vínculo económico entre Citylift y Orona, al no aparecer en los anuncios las marcas de Orona.

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2. El anuncio no es tan impreciso que denote vinculación entre Citylift y Orona si consideramos que un i nternauta normalmente informado y razonablemente atento, acostumbrado a que al teclear una palabra consistente en una marca en un motor de búsqueda aparezcan no s ólo ésta sino varias alternativas a los productos o s ervicios del titular de l a marca, pueda llegar a determinar que el anunciante es un t ercero no vinculado al titular de la marca ORONA, por ser un servicio multimarca (todas las marcas y modelos) y que por tanto es una empresa distinta a Orona pero que arroja como enlace patrocinado en primer lugar a la titular de la marca.

Como conclusión: La sola inclusión de una marca en los anuncios Adwords de Google no supone una infracción de la misma, dependiendo en todo caso del modo como se presente el anuncio en sí y de las manifestaciones subjetivas y objetivas de tales hechos. Lo primero que habrá que observar es si los productos o servicios publicitados son idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. Lo segundo es si dicho uso puede menoscabar una de las funciones de la marca. En concreto si la publicidad mostrada a partir de la palabra clave:

− No permite o con dificultad permite determinar al consumidor

normalmente informado y razonablemente atento que los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a é ste o, por el contrario, proceden de un tercero.

− Si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca con el ánimo de adquirir o c onservar una reputación que le permita atraer consumidores y ganarse así una clientela fiel.

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USO DE MARCAS AJENAS EN LAS METATAGS O EN OTRAS PARTES DE UNA PÁGINA WEB Ya hemos visto que algunas prácticas de I nternet pueden pl antear algunas cuestiones relacionadas con las marcas, además de su utilización como nombre de dominio, por ejemplo en la contratación de dichas marcas como palabras clave en Google Adwords. Seguidamente vamos analizar otros casos en los que también existe un cierto grado de ocultación sobre la ubicación de la marca, ya que aunque esté incluida en la página web del posible infractor no es fácilmente detectable por el usuario normal de l a red. El sentido de oc ultar la marca ajena tiene la misma finalidad que su empleo en los anuncios de Google Adwords, es decir, aparecer en los primeros lugares cuando un usuario de Internet busque productos de la marca en cuestión de forma que cuando el usuario entre en es e enlace puede llegar a percibir que es una alternativa a l os productos de di cha marca, o pensar que aquéllos llevan a sitios en los que se ofrecen los productos de ésta; en este sentido resuelve la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de la UE de 11 de julio de 2013, en el caso BEST vs. VISYS:

“Tales indicadores de hipertexto formados por palabras clave («keywords metatags»), que leen los motores de búsqueda cuando exploran Internet con el fin de proceder a la referenciación de los numerosos sitios que en él se encuentran, constituyen uno de los factores que permiten a dichos motores efectuar una clasificación de los sitios en función de su pertinencia con respecto al término de búsqueda introducido por el usuario de Internet. Así, el efecto de la utilización de tales indicadores correspondientes a las denominaciones de los productos de un competidor y al nombre comercial de éste, cuando un usuario de Internet que busque productos de ese competidor introduce una de tales denominaciones o dicho nombre en un motor de búsqueda, será que el resultado natural mostrado por éste se modificará en beneficio del usuario de tales indicadores de hipertexto y que el enlace hacia su sitio de Internet se incluirá en la lista de tales resultados, en su caso, junto al enlace hacia el sitio de Internet de dicho competidor”.

Así pues, las metaetiquetas son palabras clave o frases incorporadas en el código HTML de un s itio web, que son invisibles para el visitante pero que pueden leer algunos motores de búsqueda. En teoría, las metaetiquetas permiten a las empresas incluir información para aumentar la eficiencia de l os motores de búsqueda; sin embargo, en lugar de utilizar términos que describen adecuadamente el sitio, algunas empresas colocan marcas de empresas competidoras en s us metaetiquetas. Por ejemplo, una tienda podría ocultar la marca “ZARA” en una metaetiqueta y así cuando alguien busque esta famosa marca de ropa aparecerá en la lista de resultados la página de esa tienda, pudiendo resultar de ello que está haciendo un uso engañoso de la marca de ot ra empresa, lo que puede constituir posibles actos de competencia desleal o infracción de marcas.

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Las metatags es el lugar más indicado para que Google encuentre una palabra o expresión (que podría ser una marca ajena); pero esas expresiones (marcas comerciales incluidas) también podrían incluirse en otras partes del lenguaje de programación de una página web o en el nombre de los archivos de di stinta naturaleza; así:

− También es posible ocultar una marca en el nombre de una imagen o de un video de forma tal que si al logo de esa pequeña tienda en vez de llamarle logo.jpg, como es habitual, se le llamase zara.jpg, cuando en Google se busque la imagen “ZARA” aparecerá el logo de esta tienda y su vinculación con la página web de la misma pudiendo inducir al usuario a errores sobre la procedencia de l os productos relacionados y llegar a pensar que existe relación comercial entre ellos cuando no es así.

− Del mismo modo, en YouTube el título dado a un v ídeo, que nada tiene que ver con el de la dirección web en la que este buscador lo posiciona, es el que determina cuándo aparece en este buscador de vídeos; si por ejemplo colgamos un v ideo que titulamos: “Moda Zara de temporada”, aparecerá cuando algún usuario busque vídeos de Zara lo cual nuevamente dará pié a pensar al usuario que existe algún tipo de relación entre esa tienda y ZARA. Si bien es posible que tras esta referenciación no se de ningún grado de infracción ya que ello sería como impedir el uso de expresiones comerciales en un es pacio abierto de i nformación. Dependerá siempre del ánimo subjetivo de eng añar y no t anto de l a exposición objetiva del presunto engaño.

− Habitualmente un sitio web está formado por varias páginas que pueden

estar situadas en varias carpetas y así, sin que exista ninguna vinculación con el nombre de dominio, una página podría llamarse y estar colocada en la siguiente dirección web: www.mitienda.com/ropa/zara.html. De esta manera, el motor de búsqueda de Google también tendrá vinculada la palabra “ZARA” con esa página y cuando se busque esta famosa marca aparecerá entre los resultados la página de la tienda que vende productos equivalentes. En este caso no s e puede habl ar de q ue existe una controversia con respecto al nombre de dominio, ya que el dominio es “mitienda.com” y éste no guarda ninguna relación con “ZARA”, pero sí que existe una relación en cuanto a la dirección web elegida por la inserción de términos a saber con qué finalidad.

Entre las resoluciones europeas destacamos Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de l a UE de 11 de j ulio de 2013 q ue resuelve una pet ición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de C asación belga, en el procedimiento entre BEST y VISYS, sobre la utilización por dicha sociedad de indicadores de hipertexto que remiten a BEST y a sus productos. La cuestión que se plantea el Tribunal es la expresada en el párrafo 26 de la misma:

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«¿Debe interpretarse el concepto de “publicidad” que figura en el artículo 2 de la Directiva [84/450] y en el artículo 2 de la Directiva [2006/114] en el sentido de que engloba, por una parte, el registro y la utilización de un nombre de dominio y, por otra, la utilización de indicadores de hipertexto [metatags] en los metadatos de un sitio de Internet?»

El Tribunal considera:

‐ que la publicidad puede presentarse bajo muy variadas formas y que por lo tanto, en modo alguno se limita a las formas de publicidad clásica.

‐ el nombre de dominio hoy en día no es relevante pues su única función es dirigir a los usuarios de Internet que lo tecleen, de forma exclusiva a la dirección IP de tal nombre de dominio. El mero registro de un nombre de dominio no supone, sin embargo, que ése vaya a utilizarse en efecto posteriormente para crear un sitio de Internet y que, por consiguiente, los usuarios de Internet puedan tomar conocimiento de tal nombre de dominio. El mero registro de un nombre de dominio no contiene en sí mismo ninguna comunicación publicitaria, sino que a lo sumo restringe las posibilidades de comunicación de ese competidor, restricción que, en su caso, se podrá reprimir en virtud de otras disposiciones legales

‐ Por último, en cuanto a la utilización de indicadores de hipertexto en los metadatos de un sitio de Internet es pacífico que, en el asunto principal, se denuncia el hecho de que Visys insertara en los metadatos y, por lo tanto, en el código de programación de sus sitios de Internet, los indicadores de hipertexto «Helius sorter, LS9000, Genius sorter, Best+Helius, Best+Genius, [...] Best nv», los cuales corresponden a las denominaciones de determinados productos y al acrónimo del nombre comercial de BEST. En relación con la utilización de los indicadores de hipertexto, en la mayoría de los casos, el objetivo del usuario de Internet que introduce la denominación del producto de una sociedad o el nombre de ésta como término de búsqueda es encontrar la información o las ofertas sobre ese producto específico o sobre esa sociedad y su gama de productos. Por lo tanto, cuando se muestran, en la lista de los resultados naturales, enlaces hacia sitios en los que se ofrecen productos de un competidor de esa sociedad, el usuario de Internet puede percibir estos enlaces como una alternativa a los productos de dicha sociedad o pensar que aquéllos llevan a sitios en los que se ofrecen los productos de ésta (véase, por analogía, la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de la UE, de 23 de marzo de 2010, caso Google). En la medida en que, por lo tanto, la utilización de indicadores de hipertexto que se corresponden con las denominaciones de los productos de un competidor y con el nombre comercial de éste en el código de programación de un sitio de Internet da lugar a que se sugiera al usuario de Internet que introduce alguna de tales denominaciones o dicho nombre como término de

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búsqueda que ese sitio tiene una relación con su búsqueda, tal utilización debe considerarse una forma de comunicación, en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 84/450, y del artículo 2, letra a), de la Directiva 2006/114. Contrariamente a lo que alegan el Sr. Peelaers y Visys, carece de pertinencia al respecto el hecho de que dichos indicadores de hipertexto sean invisibles para el usuario de Internet y que su destinatario directo no sea éste sino el motor de búsqueda. Baste observar al respecto que, según dichas disposiciones, el concepto de publicidad engloba expresamente toda forma de comunicación, incluida, por lo tanto, asimismo las formas de comunicación indirecta, cuando éstas pueden influir en el comportamiento económico de los consumidores y de este modo afectar al competidor a cuyo nombre o a cuyos productos hacen alusión los indicadores de hipertexto. Por lo demás, no cabe duda de que tal uso de indicadores de hipertexto constituye una estrategia de promoción por cuanto su objetivo es estimular al usuario de Internet para que visite el sitio del usuario y se interese en los productos o en los servicios de éste. Teniendo en cuenta cuanto antecede, debe responderse a la cuestión planteada que el artículo 2, punto 1, de la Directiva 84/450 y el artículo 2, letra a), de la Directiva 2006/114 deben interpretarse en el sentido de que el concepto de «publicidad», tal como lo definen dichas disposiciones, abarca, en una situación como la controvertida en el asunto principal, el uso de un nombre de dominio y el de indicadores de hipertexto en los metadatos de un sitio de Internet. En cambio, no engloba este concepto el registro, como tal, de un nombre de dominio.

En los tribunales españoles hemos tenido algún caso que merece ser destacado por las medidas adoptadas; se trata del asunto Youkioske.com, en el que el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, en su sentencia del 31 enero de 2011, caso Youkioske.com, decretó la adopción de medidas cautelares al resultar probado que aparecen reflejadas como “metatags” en el código fuente de la citada página web las marcas COSMOPOLITAN y VOGUE, orientando y canalizando de esta manera los consumidores hacia anuncios publicitarios que se reciben por los usuarios de la web. Además, en cuanto a la infracción marcaria se aprecia, prima facie, infracción del art 9.1 .a en relación con el art 9.2 del Reglamento de la Marca Comunitaria (RMC) por un uso indebido de marcas ajenas cuya figura se conoce como metatagging. Pero este caso no termina aquí puesto que el juez Ruz, del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de l a Audiencia Nacional, el pasado 17 de j ulio de 2013 acordó dirigir la acción judicial junto a este procedimiento abierto contra los responsables de la página web de descargas gratuitas youkioske.com también por delitos contra la propiedad intelectual y por integración en organización o grupo criminal. En

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consecuencia ha ordenado a los responsables de la página web Youkioske, dedicada a la exhibición gratuita de revistas, prensa y otras publicaciones, que cesen en dicha actividad de manera cautelar en relación con un importante número de contenidos. Dicha decisión responde a la petición conjunta realizada por los grupos editoriales Hearst y Condé Nast, titulares de los derechos de propiedad industrial e intelectual de las revistas Cosmopolitan, Vogue y Vanity Fair, entre otras. Esta web registrada a nombre de una empresa de Belice ofrece también prensa general, económica y deportiva, española y extranjera, así como revistas de ocio y moda. La acción judicial que han emprendido Hearst y Condé Nast se basa en la legislación específica de propiedad industrial e intelectual y ha sido acogida por el Juzgado de Alicante porque estima que existe infracción por el uso de marcas comunitarias y nacionales como “metatags” en dicha página web con el agravante de alterar el orden normal del mercado pirateando multitud de publicaciones y sirviéndolas de manera gratuita a todo el mercado nacional (de ahí la intervención de la Audiencia Nacional en este sentido) sin tener en cuenta los derechos de autor de tales publicaciones plagiadas pero con el ánimo de obtener lucrativas ganancias directa o indirectamente de dicho servicio. Una Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 11 de febrero de 20013 estima que el uso exclusivo de una marca también es extensivo a los metatags y así lo declara:

“El recurso a los metatags (frases escritas en lenguaje html dentro del diseño de una página web) es la forma que tienen los dueños de estas páginas para que el buscador las seleccione cada vez que el usuario teclea la frase o la palabra en su ordenador. En tanto los metatags sean palabras comunes, no se presenta problema alguno de infracción de propiedad intelectual o industrial. En cambio, cuando la palabra utilizada como metatags sea una marca registrada o un título o nombre de obra protegida, entonces su utilización no autorizada puede ser constitutiva de infracción. El recurso a los metatags puede hacerse de forma intencionada por el autor de la página al hacer su diseño, o por el propio buscador (Google por ejemplo) que utiliza alguna frase de la página según los criterios de sus propios programas de selección de páginas web (número de veces que aparece la frase en el texto, lugar destacado en el que la palabra aparece en texto, etc.) El titular inscrito de la marca Caprichos de la Reina, tiene el derecho exclusivo a su uso. En consecuencia los demandados carecen del derecho a utilizar la denominación Caprichos de la Reina, debiendo proceder a retirar del mercado todos los membretes, rotulaciones, envases, envoltorios y demás material dedicado a la promoción, publicidad, venta y comercialización que incluya la denominación Caprichos de la Reina especialmente las que figuren en sus páginas de Internet.”

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La Sentencia de la Audiencia de Barcelona (Sección 15ª) de 24 de julio de 2013, caso DALÍ, contesta a la mayoría de las cuestiones planteadas al principio de este artículo, ya que allí se analiza el uso de la marca “DALÍ” en di stintos lugares de Internet por parte de una tercera persona que mantenía su exposición, ajena a la Fundación Dalí; cuestionándose el uso de esta marca:

− dentro de un nombre de dominio, − dentro de una dirección web, − como metatags.

En este sentido:

“43. También está acreditado el uso de la denominación "Dalí" en el nombre de dominio que utiliza la exposición para publicitarse. Aunque la resolución recurrida no entra en esta infracción por estimar que no había sido demandado el titular del dominio, ya hemos razonado previamente que no es ésa nuestra conclusión, ya que hemos considerado que es el demandado Sr. Segismundo el titular del referido nombre de dominio y a quien se puede imputar la infracción, cuya realidad pudo ser constatada incluso durante el decurso del propio acto del juicio en el juzgado mercantil.

44. El uso del término "Dalí" dentro de la dirección web también consideramos que se trata de un uso a título de marca, atendido que esa página o dominio constituyen la forma en la que el establecimiento se publicita a través de la red y el nombre de dominio cumple una función esencial en ese sentido como medio para identificar los productos y servicios. El examen del contenido de la página web así lo evidencia y no deja lugar para la duda de que el término se utiliza a título de marca, no con la mera función accesoria de identificar al autor de la obra que se expone.

45. En cuanto al uso de los términos como " metatags ", esto es, como términos clave de carácter oculto que la página pone a disposición de los buscadores para facilitar la búsqueda ofreciendo su resultado en lugar destacado, no puede ignorarse el importante papel publicitario que cumplen estos indicadores de búsqueda, atendida la importancia que la red de Internet ha alcanzado en el comercio y la trascendencia de que la información relativa a la página del establecimiento aparezca en un lugar destacado en los resultados de búsqueda.

Condenamos Don. Segismundo a cesar en la utilización del nombre de dominio www.dalibarcelona.com y, particularmente, a que elimine la referencia a Fernando de la propia dirección web , así como del interior de la página, en los términos que más ampliamente se han recogido en el cuerpo de esta resolución. Y también le condenamos para que cese en la utilización en su página web de los metatags siguientes: "Dalí", "Salvador Dalí", "Daum Dalí" y "Dalí theater museum".

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En cuanto a s i el uso de una m arca en l os metatags puede i nfringir las normas sobre Competencia Desleal, además de la Ley de Marcas, este tribunal estima que al hacerlo no se infringe el principio de especialidad, dado que “…estimamos que para determinar el ámbito de aplicación de la legislación marcaria y la de competencia desleal debe estarse, de forma esencial, a la distinta finalidad que persigue uno y otro cuerpo legal. La finalidad que persigue la legislación sobre marcas consiste en proteger a los titulares de los derechos de exclusiva frente a los abusos de la competencia, no en proteger al consumidor en su acto de decisión en el mercado por un producto o por el de un competidor. En cambio, la finalidad que persigue la legislación sobre competencia desleal no pretende resolver conflictos entre competidores, sino que es un instrumento de ordenación de las conductas en el mercado.” En conclusión: El uso de una marca ajena en los metatags o en otras partes de una página web podría suponer infracción de los derechos marcarios y también muy posiblemente de las normas de publicidad y competencia desleal.

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TRATAMIENTO DE LAS MARCAS EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO La mayoría de las cuestiones que pueden plantearse sobre la venta de marcas ajenas a través de comercio electrónico han sido planteadas y estudiadas en la Sentencia del Tribunal de J usticia UE (Gran Sala), de 12 de j ulio de 2011 L’Oreal vs. eBay, en la que se interpretan:

− los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas;

− los artículos 9 y 13 del Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la marca comunitaria y modificaciones (207/2009);

− el artículo 14 de l a Directiva 2000/31/CE, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, y

− el artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE, relativa a los derechos de propiedad intelectual.

El litigio principal enfrentó a L’Oreal, fabricante sobradamente conocido de perfumes y cosméticos, con eBay quien como es sabido explota un mercado electrónico en el que se muestran anuncios de productos a la venta, por personas que previamente se han tenido que registrar. El negocio de eBay reside en el cobro de un porcentaje sobre las transacciones llevadas a cabo a través de su plataforma. Su sistema de v entas consiste en una subasta en l a que los compradores potenciales pujan sobre el precio que están dispuestos a pagar por un producto, pero también permite la venta de artículos sin que haya subasta, a un precio fijo, a través de un s istema denominado «¡Cómpralo ya!». Vendedores y compradores deben aceptar las condiciones de utilización del mercado electrónico establecidas por eBay, entre las cuales figura la prohibición de v ender artículos falsificados y vulnerar derechos de marca. El problema que se plantea es la comercialización, sin el consentimiento de L’Oreal, de productos de ésta a través del mercado electrónico gestionado por eBay y la contratación de anuncios Adwords de Google de marcas propiedad de L’Oreal. La Sentencia en primer lugar nos recuerda que los derechos exclusivos conferidos por las marcas sólo pueden i nvocarse, en principio, frente a operadores económicos y en consecuencia sólo podrán prohibir que un t ercero use un s igno idéntico o s imilar a es a marca, cuando dicho uso tenga lugar en el tráfico económico (tal y como se señala en las sentencias de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, y de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros, C-487/07). En consecuencia, cuando se vende un producto de marca a través de un mercado electrónico sin que esta operación se enmarque en el contexto de un a actividad mercantil el titular de l a marca no puede hacer valer el derecho exclusivo que le asiste. Sin embargo; en el caso de que las ventas realizadas en tal mercado electrónico superen, por razón de su volumen, frecuencia de ventas u otras circunstancias el ámbito de una ac tividad privada, el vendedor actúa dentro del «tráfico económico» a todos los efectos y se enmarcaría la actuación entre aquellas que podrían considerarse lesivas.

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En este caso se plantearon una serie de preguntas cuya respuesta por parte del tribunal resolvería la mayoría de las cuestiones que se dar en relación al comercio electrónico de marcas ajenas:

Cuando alguno de los productos que se anuncian y se ofrecen a la venta en un sitio web con una det erminada marca no se han c omercializado dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) por el titular de dicha marca o con su consentimiento, ¿puede el titular de la marca prohibir su reventa en el EEE?

El artículo 5 de la Directiva 89/104 y el artículo 9 del Reglamento nº 40/94 confieren al titular de l a marca, como regla general, un derecho exclusivo que le faculta para prohibir a cualquier tercero importar productos designados con su marca, ponerlos a l a venta, comercializarlos o conservarlos a tal fin; sin embargo, el artículo 7 de la misma Directiva y el artículo 13 del mismo Reglamento prevén una excepción a di cha regla al disponer que este derecho de la marca se agota cuando los productos se hayan comercializado en el EEE –o tratándose de una m arca comunitaria, en la Unión– por el propio titular o por terceros con su consentimiento. Esta disposición también se contempla en el artículo 36 de l a vigente Ley de marcas española.

En consecuencia, si los productos no han s ido nunca comercializados en el interior del EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, no cabe aplicar la excepción del agotamiento del derecho y en consecuencia el titular de una marca registrada en un Estado miembro debería controlar la primera comercialización de productos designados con esa marca en el EEE ya que de no s eguirse este criterio los operadores que recurren al comercio electrónico ofreciendo a la venta, en un mercado electrónico destinado a consumidores situados en la Unión, productos de marca que se encuentran en un tercer Estado que pueden visualizarse en la pantalla y que es posible adquirir a través de dicho mercado electrónico, no quedarían obligados a respetar las normas de la Unión en m ateria de propiedad intelectual en lo que atañe a tales ofertas de e-commerce. Esta situación afectaría al efecto útil de estas normas y por ello se ha de ser extremadamente sensible al acto de la primera comercialización y por quién, sea donde sea y con los efectos que esta actuación lleva aparejados.

No obstante, la simple posibilidad de que se pueda acceder a un s itio de Internet desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las ofertas de v enta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados en ese territorio por la propia finalidad universal de Internet; de hecho, puede darse el caso de que la oferta, o los productos, estén claramente destinados en exclusiva a consumidores situados en terceros Estados, aunque en la práctica técnicamente dicho acceso se produzca desde el territorio de la Unión. Por ello, sentencia que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en c ada caso si existen

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indicios relevantes que permitan concluir que una o ferta de v enta, presentada en un m ercado electrónico al que se puede ac ceder desde el territorio cubierto por la marca, está destinada a consumidores situados en este territorio. En el supuesto de que la oferta de venta vaya acompañada de indicaciones acerca de l as zonas geográficas a l as que el vendedor estaría dispuesto a enviar el producto, es un dato relevante para aprecias en qué sentido ha de aplicarse la norma o su extensión.

En resumen e independientemente de que la oferta de venta o la publicidad en Internet provenga de un tercero que esté establecido en un tercer Estado, que el servidor del sitio de Internet que utiliza se encuentre en ese Estado, o que el producto objeto de tal oferta o publicidad se halle en un tercer Estado, mientras la oferta esté destinada a consumidores situados en l a Unión seguirá considerándose una importación paralela de los productos con esta marca y en consecuencia el titular de esta marca puede oponerse a esa venta, o anuncio de la misma no produciéndose el agotamiento del derecho de marca.

Cuando se ponen muestras a disposición de los consumidores para que prueben los productos en t iendas al por menor, así como frascos de muestra (por ejemplo, pequeñas ampollas de muestra gratuita) que no están destinados a venderse a los consumidores (y a menudo llevan la mención “muestra gratuita” y “prohibida su venta”) se suministran sin cargo a los distribuidores autorizados del titular de la marca, ¿se puede hablar de “comercialización” de estos productos a efectos de considerar que se ha producido el agotamiento del derecho de la marca?

El hecho de q ue el titular de una m arca entregue a s us distribuidores autorizados productos designados por dicha marca en forma de frascos de muestra gratuitos, o frascos de los que se pueden tomar pequeñas cantidades para distribuir a l os consumidores como muestra gratuita designados con una marca no c onstituye una comercialización, a falta de elementos de prueba en sentido contrario o de variables que permitan entender que sí la hay, en el sentido de la Directiva 89/104 o del Reglamento nº 40/94. Por ello, en este supuesto no existe agotamiento por parte del titular de l a marca quién podrá impedir la comercialización de dichas muestras, se realicen o no a través de mercados electrónicos, como eBay si no cuentan con su aquiescencia, debiendo ser el propio titular quien realice esa primera comercialización para que tenga lugar la excepción del agotamiento del derecho de marca.

Cuando se ha retirado el embalaje externo de perfumes y productos cosméticos sin el consentimiento del titular de la marca, ¿constituye esto un “motivo legítimo” para que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos sin caja?

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La función esencial de la marca es garantizar al consumidor la identidad e identificación del origen del producto, es decir la marca constituye la garantía de que todos los productos designados con ella han sido fabricados o suministrados bajo el control de una úni ca empresa a l a que puede hacerse responsable de su calidad. El hecho de que no figuren algunas de las menciones legalmente exigidas, como las relativas a la identificación del fabricante o del responsable de la comercialización del producto, afecta negativamente a la función de indicación de origen de la marca en la medida en que ésta deja de producir su efecto esencial.

En tal sentido, el artículo 5 de la Directiva 89/104 y el artículo 9 del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede, en virtud de su derecho exclusivo, oponerse a la reventa de aquellos productos sobre los que se retirado por el revendedor el embalaje externo de los mismos, siempre que esta separación de producto y embalaje tenga como resultado la desaparición de informaciones esenciales como las relativas a la identificación del fabricante o del responsable de la comercialización del producto cosmético. En el supuesto de que la retirada del embalaje externo no prescinda de dicha función identificadora el titular de la marca puede, no obstante, oponerse a que se revenda el producto cosmético sin embalaje si demuestra que la falta de embalaje menoscaba la imagen de dicho producto detrayendo reputación a la marca.

¿En determinados sectores, en concreto en el sector cosmético, la comercialización ulterior del producto sin el embalaje original puede dañar la imagen de l os productos y, por lo tanto, la reputación de la marca?.

La apariencia exterior de un frasco de perfume o de un pr oducto cosmético sin embalaje externo puede en ocasiones transmitir eficazmente la imagen de prestigio y de lujo que se espera de ese producto, mientras que, en otros casos, la retirada de dicho embalaje puede llegar a producir un menoscabo de la imagen deseada. Tal menoscabo puede producirse cuando el embalaje externo contribuya, en igual o mayor medida que el frasco o el continente, a la presentación de la imagen de marca. En consecuencia, es posible que la falta del embalaje afecte negativamente a la imagen del producto; pero incumbe al titular de l a marca demostrar que existen elementos que producen este menoscabo.

La posible infracción que puede suponer el uso de marcas ajenas como palabras clave en Google Adwords ya ha sido analizada en varios supuestos anteriores; no obstante en este caso los anuncios son insertados por eBay y no por sus clientes, vendedores de esas marcas ajenas, por lo que habrá que preguntarse si infringen la legislación marcaria, tanto el vendedor, como el operador de comercio electrónico, tratándose de productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada y, por otra parte, si tales anuncios afectan negativamente o pueden afectar negativamente a alguna de las funciones de la marca.

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En este caso eBay es un anunciante, ya que encarga la publicación de enlaces y mensajes que constituyen una publicidad no sólo de determinadas ofertas de venta a t ravés de comercio electrónico, sino también del propio sitio de comercio electrónico eBay.

Para determinar si una publicidad de ese tipo también reúne los requisitos que, con arreglo a l o dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra a) de la Directiva 89/104 y artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, deben concurrir para que el titular de la marca pueda ejercitar su derecho de oposición, es necesario analizar, por una parte, si anuncios como los presentados por eBay a t ravés de G oogle Adwords tienen por objeto productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada y, por otra parte, si tales anuncios afectan negativamente o pueden afectar negativamente a alguna de las funciones de la marca como por ejemplo la ya tratada sobre el menoscabo de la función de indicación del origen de los productos al consumidor.

A este respecto es necesario señalar en primer lugar que eBay ha utilizado palabras clave que se corresponden con marcas de L’Oreal para promocionar su propio servicio y que como es bien sabido consiste en el comercio electrónico, lo que podría entenderse que este uso e-commerce no se ha hecho para productos o servicios «idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada». No obstante se comprueba que la marca ajena también se ha u tilizado para promocionar productos que alguno de los clientes de eBay comercializa a t ravés de este sitio web por lo que los anuncios realizados por eBay crean una as ociación evidente entre los productos de marca que en ellos se mencionan y la posibilidad de comprarlos a t ravés de dicho portal. A pesar de ello este vínculo no s ería suficiente para entender que exista una infracción de marcas ya que solo se constata la existencia de infracción en cuanto al uso de las marcas para productos idénticos, aunque las funciones de la marca no s e vean afectadas. Como ya se ha manifestado la Sentencia del caso Google, de 23 de marzo de 2010, se produce un menoscabo de la función de indicación del origen de los productos al consumidor cuando el internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar si tales productos proceden del titular de l a marca o de una empresa económicamente vinculada a és te o s i, por el contrario, proceden de un t ercero; salvo este supuesto, el titular de una marca no es taría facultado para prohibir al operador de un mercado electrónico hacer publicidad a partir de una palabra clave idéntica a esa marca .

En cuanto a l a responsabilidad del operador del comercio electrónico, la sentencia advierte que eBay únicamente presta un servicio por cuenta de sus clientes sobre las ofertas de venta que éstos realizan, permitiendo que en su sitio web se muestren marcas ajenas, pero esto no quiere decir que

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sea el propio operador de comercio electrónico quien a su vez use esas marcas; en consecuencia:

El operador de un mercado electrónico no hace un «uso», en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94, de signos idénticos o similares a marcas que aparecen en ofertas de venta presentadas en su sitio web.