Guía del ASEAN IPR SME Helpdesk

El uso de contratos para proteger su propiedad intelectual

Contenido

1. Introducción: Contratos: parte de la "IP Toolbox" básica

2. La "licencia" de PI: aclaración de la terminología

3. Estudio de caso: Consideraciones territoriales para la región de la ASEAN

4. Enlaces útiles

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Contratos: parte de la "IP Toolbox" básica

Los propietarios de propiedad intelectual (PI) disponen de muchas formas de proteger sus valiosos activos. Quizá las formas más evidentes sean registrar la propiedad intelectual en las jurisdicciones pertinentes y, seguidamente, hacer cumplir ese derecho de PI frente terceros infractores. Existe, sin embargo, una forma muy práctica y preventiva de proteger su PI a nivel comercial. Una gran parte del valor de su negocio deriva de la PI, debido a su presencia en sus negocios diarios. La PI puede crear valor y beneficios de varias formas: puede venderse o concederse en licencia, ofrecerse como capital en una empresa conjunta, ofrecerse para entrar en alianzas estratégicas, integrarse en un negocio actual o utilizarse para crear un negocio nuevo. Las personas y empresas con las que las PYMEs hacen negocios y que, por lo tanto, contratan, utilizarán, a menudo, su PI en distintos grados. Cuando se trata de hacer negocios en los que su PI está implicada, deben tenerse en cuenta dos puntos clave: siempre que sea posible, los contratos se deben redactar por escrito y, cuando sea pertinente, la PI debe quedar cubierta en dichos acuerdos. Normalmente, la PI aparece en los siguientes tipos de acuerdos:

1) Acuerdos de no divulgación y Acuerdos de confidencialidad 2) Memorando de entendimiento 3) Contratos de trabajo 4) Contratos de agencia 5) Licencia de marca comercial/patente y transferencia de tecnología 6) Acuerdos de franquicia 7) Acuerdos de distribución 8) Acuerdos de fabricación 9) Acuerdos de empresa conjunta

10) Acuerdos relacionados con las TI 11) Venta/asignación de su PI

Esta guía ofrece consejos prácticos sobre las consideraciones que las PYMEs deben tener en cuenta a la hora de participar en este tipo de acuerdos. En este sentido, los acuerdos anteriores deben incluirse en su "IP Toolbox", su estrategia global de PI, junto con el registro y otros medios de protección y aplicación.

La "licencia" de PI: aclaración de la terminología

Una licencia es, simplemente, una autorización que permite a otra persona realizar un acto específico. A menudo, las licencias son emitidas por los gobiernos para que las personas realicen ciertas cosas como, por ejemplo, conducir un vehículo, vender alcohol en determinados sitios, etc. Una licencia de PI es un contrato entre el propietario de la PI ("licenciante") y un tercero ("licenciatario") que, simplemente, permite a este último utilizar la PI del licenciante de distintas formas. El alcance de la actividad y la PI exacta que se concede en licencia deben establecerse de forma clara en el acuerdo. Los acuerdos del 1) al 10) mencionados anteriormente, incluyen una licencia en sus condiciones. Un Acuerdo de no divulgación, por ejemplo, podría permitir a su posible socio a tratar sobre sus secretos comerciales a nivel interno o con otros terceros. Un contrato de empleo puede incluir condiciones que permitan específicamente que los empleados utilicen la PI de la empresa para ciertas tareas. Por lo tanto, en términos de concepto, a menudo resulta útil considerar la posibilidad de conceder una licencia de su PI en cada uno de estos acuerdos anteriores. De esta forma, las cláusulas de propiedad intelectual correspondientes pueden incluirse dentro del acuerdo, de forma que usted esté protegido contractualmente frente a la parte con la que está haciendo negocios.

Análisis pormenorizado de los acuerdos de propiedad intelectual

1) Acuerdos de no divulgación y Acuerdos de confidencialidad

Garantizar la no divulgación y la confidencialidad es importante en cualquier tipo de acuerdo, no sólo por los asuntos relacionados con la tecnología, la propiedad intelectual y los secretos comerciales, que podrían ser la parte central del trato, sino también para las estrategias de negocio, las nuevas ideas sobre productos y la información financiera y contable, elementos muy útiles en el momento de decidir si un acuerdo puede seguir adelante. Los compromisos de confidencialidad y no divulgación son aplicables en el sudeste asiático, siempre que sean razonables y justos y no perjudiquen el interés público. También son habituales en el sudeste asiático los compromisos de confidencialidad típicos del estilo occidental que establecen los términos de aquello que constituye "información confidencial" y lo que no, el reconocimiento del derecho de propiedad sobre la información confidencial y las sanciones por divulgación no autorizada, etc. Otras disposiciones pueden referirse a:

El fin permitido: debe definirse claramente la forma en la que la parte receptora puede utilizar la información confidencial; deben prohibirse otros usos de forma explícita en el contrato.

Una lista de los datos no protegidos por el deber de confidencialidad, como la información que forma parte del dominio público en el momento de la divulgación, la información ya conocida por la otra parte en el momento de la divulgación; la información que debe ser divulgada por exigencia legal o de una autoridad competente, etc.

Definición de la duración del plazo de confidencialidad: indicación de la duración del deber de confidencialidad, ya sea indefinido o por un número determinado de años.

En ocasiones, sin embargo, su homólogo en el sudeste asiático, especialmente si también se trata de una PYME, puede sentirse incómodo con un acuerdo de confidencialidad al considerar que el enfoque es demasiado formal y que la confianza, en lugar de las obligaciones legales, es suficiente. Esta suele ser la reacción típica cuando el acuerdo de confidencialidad y las obligaciones de la misma no son equitativos. A pesar de que los acuerdos de confidencialidad se pueden alcanzar en los términos de una relación licenciante/licenciatario, la relación entre el comprador y el vendedor es distinta y la divulgación necesaria (y esperada) de información para decidir si el acuerdo sigue adelante deber ser explicada a la otra parte. Si aún y así no es posible llegar a un acuerdo, cualquier comprador prudente se preguntará por el motivo de dicha incertidumbre y si este objetivo en particular es conveniente. Cualquier socio comercial en potencia que no esté dispuesto a firmar un acuerdo de confidencialidad debe ser tratado con precaución. En ocasiones, el compromiso de confidencialidad que pretende alcanzar puede no recaer directamente en el socio previsto, sino más bien en los empleados o terceros relacionados con el objetivo o la PI objetivo. En caso de no estar en condiciones de participar en un acuerdo de confidencialidad con aquellas personas que tendrían acceso a la información confidencial, puede solicitar a la otra parte que incorpore sus propias cláusulas de confidencialidad (como enmiendas en el acuerdo actual o en los nuevos acuerdos) a sus propios acuerdos con sus empleados, agentes, etc., y debe solicitar copias de estos. Esto es lo habitual y recomendado. Para obtener más información acerca de este tema y ver plantillas de acuerdos de confidencialidad, visite:

El Acuerdo de Confidencialidad: una herramienta comercial. European IPR Helpdesk Factsheet, disponible enhttps://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Non_Disclosure_Agreement.pdf

Acuerdo de confidencialidad mutuo (plantilla). European IPR Helpdesk, disponible en http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/European%20IPR%20Helpdesk%20-%20mutual%20NDA%20-%202014.pdf

Acuerdo de confidencialidad unidireccional (plantilla). European IPR Helpdesk, disponible en http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/European%20IPR%20Helpdesk%20-%20one%20way%20NDA%20-%202014.pdf

Acuerdos de confidencialidad. UK Intellectual Property Office IP Health Check 3, disponible en http://www.ipo.gov.uk/nda.pdf

Ejemplo de Acuerdo de confidencialidad. China IPR SME Helpdesk, en http://www.china-iprhelpdesk.eu/docs/publications/EN_Guide_to_using_Contracts_to_Protect_You_IPR_in_China_April-2012.pdf

2) Memorando de entendimiento Aunque técnicamente no se trata de un acuerdo vinculante, estos documentos están diseñados para garantizar que las partes están "en sintonía" y, a menudo, implica la revelación o uso de la propiedad intelectual. Normalmente, un memorando de entendimiento se utiliza cuando las partes están a punto

de firmar un acuerdo escrito mucho más complejo, como el acuerdo de franquicia. Por lo tanto, también es importante incorporar un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra disposición vinculante en el momento de firmar un memorando de entendimiento. 3) Contratos de empleo y 4) Contratos de agencia

Normalmente, los empleados utilizan la PI de la empresa y, además, contribuyen a crear la PI de la empresa. Lo mismo se puede decir de los agentes que se contratan para realizar tareas para la empresa. Es fundamental que la PI esté protegida en todos aquellos acuerdos que cubren aspectos que van desde patentar las invenciones y la propiedad de los derechos de autor, hasta las disposiciones posteriores a la conclusión del empleo en relación con la devolución de la propiedad y la confidencialidad. Es importante destacar que, en países como Indonesia o Tailandia, las obras con derechos de autor creadas por un empleado durante el transcurso de su trabajo son propiedad del mismo, salvo que se haya acordado lo contrario entre las partes. En cambio, la legislación en países como Singapur o Malasia estipula que, en el caso de que la obra haya sido realizada por un empleado durante el transcurso de su empleo, salvo que exista acuerdo que establezca lo contrario, se considerará que el derecho de autor recae sobre la persona que encargó la obra o el empleador. Esto último debe consultarse con el equipo del Helpdesk o con un abogado local. Por lo tanto, todos los contratos de empleo deberán contener una cláusula indicando que toda la propiedad intelectual, incluidas las obras con derechos de autor, son propiedad de la empresa. En realidad, algunos acuerdos pueden incluir una asignación de todas las obras con derechos de autor del empleado a la empresa. En lo que a otras PI se refiere, la posición general es que la empresa es la titular de la misma, pero, por motivos de claridad, el contrato de empleo debe indicar dicha circunstancia. Dependiendo de las leyes nacionales en particular, se pueden aplicar principios adicionales; por ejemplo, la ley de patentes de Tailandia declara, explícitamente, que el empleador tiene derecho a solicitar una patente pero, al mismo tiempo, un empleado inventor también tiene derecho a recibir una remuneración, además de su salario habitual, si el empleador obtiene ciertos beneficios derivados del uso de la invención. Este derecho no puede quedar al margen de ninguna otra disposición que figure en el contrato de empleo. El importe de dicha remuneración es fijo y es concedido por el Director General del Departamento de Propiedad Intelectual, teniendo en cuenta, entre otros, el salario del empleado, la importancia de la invención y los beneficios actuales y futuros de la invención. Si la empresa en cuestión es especialmente creativa o participa en I + D, merecería la pena diferenciar entre la PI antigua (la PI creada antes de la fecha del acuerdo) y la nueva PI (la PI creada durante el transcurso del empleo), para que los derechos de propiedad se puedan definir de forma explícita. En general, el empleador sólo puede reclamar derechos de propiedad intelectual creados después de la fecha del acuerdo. En caso de conceder una licencia de su PI a una empresa que también ejerce de empleador, deberá obligar contractualmente a esta última para que introduzca cláusulas específicas en los contratos de empleo entre él y sus empleados. Normalmente, estas cláusulas suelen identificar a las partes que tendrán permiso para utilizar los derechos otorgados en licencia, así como los procedimientos de seguridad establecidos para evitar el uso no autorizado o el mal uso de los activos de propiedad intelectual concedidos en licencia. Otras cláusulas de asignación deben regular la propiedad de cualquier mejora o modificación en la PI concedida en licencia y realizadas por los empleados del licenciatario afirmando que dicha PI es propiedad de la empresa.

Existen otras medidas, prácticas y útiles, que pueden exigirse al empresario-licenciatario, como la firma, por parte del empleado, de un acuerdo de confidencialidad por separado para la información particularmente sensible (secretos comerciales, etc.) o la firma, también por parte del empleado, de un formulario de reconocimiento de la propiedad, una vez completada la formación y al finalizar su contrato de trabajo (dicho formulario también puede declarar que todos los materiales se han devuelto al empleador una vez finalizado el contrato de trabajo). Los contratos de agencia son contratos en los que una de las partes, el agente, actúa en nombre de otro, denominado principal. El contrato de agencia establece las funciones que el agente llevará a cabo en nombre del principal, así como las circunstancias y la compensación. Los agentes tienen la obligación fiduciaria de actuar en el mejor interés del principal. Tales acuerdos tienden a ser poco minuciosos, si bien deben incluir cláusulas de titularidad de la propiedad intelectual (por toda la PI, incluyendo las posibles mejoras realizadas por el licenciante, el licenciatario o el agente). Para obtener más información sobre los contratos de agencia, póngase en contacto con el ASEAN IPR SME Helpdesk.

5) Marca comercial/Patente/Licencia de derechos de autor y Transferencia de tecnología

Normalmente, el tipo de licencia de PI depende de la naturaleza de la inversión de la PYME en el sudeste asiático. Generalmente, se aplican las siguientes consideraciones en todos los tipos de licencia: Licencias exclusivas El titular de la licencia es el único que tiene derecho a utilizar, fabricar, vender o distribuir tecnología, productos, contenidos u otros activos con licencia en un territorio determinado. Para determinar si el licenciante aún ostenta el derecho a conceder otra licencia a otros licenciatarios, deben examinarse los términos y condiciones del acuerdo de licencia para comprobar si el licenciante otorga una licencia exclusiva o una licencia no exclusiva al licenciatario. Es obligatorio incluir una condición que especifique si la concesión de la licencia es exclusiva o no exclusiva, dentro de los términos y condiciones de un acuerdo de licencia de marca comercial, al amparo de algunas leyes locales en el sudeste asiático (por ejemplo, Tailandia y Vietnam). En relación con los derechos de autor, si el acuerdo de licencia no incluye una disposición que prohíba al propietario de los derechos de autor (licenciante) conceder a otras personas el uso de tales derechos, se presumirá que el propietario de los derechos de autor (licenciante) tiene derecho a hacerlo. En el contexto de las patentes, a menudo se requiere que el acuerdo de licencia de una patente registrada se redacte por escrito y se registre. Se recomienda contratar los servicios de un asesor local. Licencias no exclusivas En un acuerdo de licencia de marca comercial no exclusivo, el propietario de la marca comercial tendrá derecho a utilizar dicha marca comercial o a autorizar a cualquier persona, además del licenciatario autorizado, a utilizar la marca comercial. Muchas leyes locales exigen que se especifique este término en el acuerdo, ya que de lo contrario, el mismo no se podrá registrar en la Oficina del Departamento de la Propiedad Intelectual local. En relación con los derechos de autor, una licencia no exclusiva supone la ventaja de permitir que el propietario de los derechos de autor conceda la licencia de la obra con derechos de autor a tantas personas como considere apropiado que puedan utilizar tales derechos. Normalmente, para una licencia

de patente, la ley no suele indicar si las disposiciones exclusivas o no exclusivas de la licencia deben ser incluidas en la licencia de patente. Por lo tanto, las partes involucradas deben llegar a un acuerdo en este aspecto. Una vez más, se recomienda contratar los servicios de un asesor local. Reservas para permitir el uso por parte del licenciante Normalmente, en este escenario, el licenciante concede al licenciatario derechos que son semejantes a una licencia exclusiva, pero el licenciante también se reserva el derecho a utilizar la propiedad intelectual en el territorio donde se concedió la licencia (y en otros lugares, por supuesto). Esto permite al propietario de la PI (licenciante) desarrollar su actividad en esa zona al mismo tiempo que el licenciatario. Estas licencias se utilizan a menudo en circunstancias en las que la capacidad del licenciatario no está clara y cuando el licenciante desea explotar la propiedad intelectual cuando el licenciatario no cumpla con sus obligaciones. Licencias transferibles e intransferibles En general, decidir si una licencia será transferible o no transferible a terceros, es un tema de negociación entre las partes Con carácter general, un licenciante sólido se reservará el derecho a transferir/asignar a su voluntad, pero no va a permitir que el licenciatario lo haga, salvo cuando el licenciante así lo autorice por escrito. Permitir que el licenciatario pueda transferir la licencia a un tercero crea la posibilidad de que los licenciatarios se beneficien aún más de la PI del licenciante, así como la posibilidad de poner en riesgo la distribución de la propiedad intelectual. Protección de los nuevos derechos de propiedad intelectual generados (trabajos derivados y mejoras tecnológicas) Es muy importante abordar las cuestiones de propiedad en los acuerdos de licencia (es decir, quién será el propietario los derechos sobre los trabajos derivados y las mejoras tecnológicas con licencia), para que no se produzcan conflictos posteriores. A falta de un acuerdo que sea claro en cuanto a los derechos de propiedad, la ley, generalmente, reconoce al creador de una obra/inventor como el propietario de la misma, incluso si los derechos subyacentes concedidos en licencia pertenecen a otra parte. El traductor de una obra literaria original con licencia, por ejemplo, sería el titular de los derechos de autor de la obra traducida, a pesar de que los derechos de autor de la obra licenciada subyacente pertenezcan al propietario original. La parte que realiza mejoras en una tecnología basada en la tecnología concedida en licencia es propietaria de los derechos de propiedad intelectual sobre dichas mejoras. Posteriormente, el licenciatario puede firmar un acuerdo por separado para asignar o conceder una licencia de sus derechos a las mejoras de vuelta al licenciante. Por otra parte, muchos licenciantes que participan en contratos de concesión de licencias de propiedad intelectual incluyen las llamadas cláusulas "de retrocesión", que prevén que las mejoras/modificaciones introducidas en la tecnología/obra concedida en licencia por parte del licenciatario pertenecen al licenciante. La elaboración de un contrato de licencia que sea eficaz es un proceso complejo y difícil; se recomienda contratar los servicios de un abogado especializado, a fin de evitar problemas legales. Pactos de no competencia Las PYMEs deben tener en cuenta la forma en que puede competir el licencitario (de forma desleal o no) en el mercado, durante y después de la vigencia de la licencia. Generalmente, las cláusulas de no competencia se aceptan en el sudeste asiático, si bien la región está adoptando diversas regulaciones antimonopolio que siempre hay que tener en cuenta al respecto de su pacto de no competencia. Solo se consideran válidas las limitaciones que sean justas y razonables conforme a la legislación local. Es importante tener en cuenta la no competencia, sobre todo si existen disposiciones transitorias en vigor entre las partes, como al comienzo o al final de un acuerdo. En el sueste asiático, no suele ser

aconsejable una política de tolerancia cero en las semanas posteriores a su conclusión, ya que las cosas suelen ser más lentas de lo habitual. Legislación vigente Las partes son libres de elegir la legislación aplicable a sus contratos de adquisición de PI y, en general, en el sudeste asiático, no están obligadas a someterse a las leyes de la jurisdicción en que los activos se hayan registrado. Normalmente, está será la legislación de la jurisdicción del licenciante, ya que este deseará asegurarse la idoneidad y familiaridad con su legislación, en caso de conflictos futuros. Pueden existir, sin embargo, leyes y reglamentos de la jurisdicción del licenciatario que deberán tenerse en cuenta. Puede restringirse o prohibirse la propiedad extranjera o la exportación de determinadas tecnologías y es posible que sea necesaria una autorización gubernamental. Si la PI forma parte de un acuerdo mayor de adquisición de activos, pueden existir regulaciones de ámbito local que rijan la adquisición de los demás activos. El asesoramiento jurídico por parte de un abogado local es fundamental. Control de las actividades del licenciatario: Evitar el uso no autorizado de los derechos de la licencia Los acuerdos de licencia contienen, por lo general, cláusulas que prevén que los licenciantes pueden supervisar e inspeccionar las actividades de la empresa del licenciatario, a fin de evitar el uso no autorizado de los derechos concedidos en licencia. Estas cláusulas suelen identificar las partes que estarán autorizadas a utilizar los derechos concedidos en licencia, así como los procedimientos de seguridad que se establecerán para evitar el uso no autorizado o el mal uso de los activos de la PI. Para obtener más información sobre el tema, consulte:

La comercialización de la Propiedad Intelectual: Acuerdos de licencia: hoja de datos del European IPR Helpdesk, disponible en https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Licence_agreements_0.pdf

Concesión de licencia de PI. UK Intellectual Property Office IP Health Check 1, disponible en http://www.ipo.gov.uk/licensingbooklet.pdf

Acuerdo marco de licencia. UK Intellectual Property Office, disponible en http://www.ipo.gov.uk/skeletonlicence.pdf

6) Contrato de franquicia

La franquicia es un sistema de negocio para ampliar negocios sólidos que se basan en un modelo de negocio que se copia a través de la creación de una red bajo el mismo nombre de la marca. El franquiciador es la empresa o persona que está en posesión del concepto de negocio exitoso, el conocimiento técnico y la marca, que se conceden al franquiciado en licencia, a cambio de unos honorarios. El franquiciado recibe apoyo permanente mediante formación y asistencia continuadas, lo que permite copiar el negocio del franquiciador en otro lugar y por un período de tiempo determinado. El modelo de negocio de franquicia se ha generalizado en el sudeste asiático, particularmente en Singapur, Tailandia, Malasia e Indonesia. Es menos común en Vietnam, Laos y Camboya, pero en los próximos años, esto cambiará, ya que los inversores buscan iniciar un negocio que permita al franquiciador promover un modelo de negocio o producto exitoso en otra zona geográfica y que sea el franquiciado el que asuma la mayoría de los riesgos. Al mismo tiempo, la franquicia resulta atractiva para los franquiciados, ya que los autoriza a utilizar este modelo de negocio o producto exitosos y obtener mayores beneficios del negocio, en comparación con los que obtendrían de una sucursal propiedad de la empresa.

El contrato de franquicia contendrá cláusulas que concederán licencias para utilizar la PI (normalmente, las marcas comerciales, los secretos comerciales y determinadas obras con derechos de autor) al franquiciado. Las cláusulas deben ser cuidadosamente redactadas para cubrir todos los usos imprevistos por parte del franquiciado, así como para garantizar un control de calidad adecuado dentro de la franquicia. Las PYMEs que buscan franquiciar su negocio en el sudeste asiático también deberán tener en cuenta que, si bien hay muchas franquicias de éxito en la región, también hay muchos casos de franquiciados que finalizan el acuerdo e inician un negocio de forma independiente utilizando los conocimientos adquiridos durante el funcionamiento de la franquicia.

7) Acuerdo de distribución y 8) Acuerdo de fabricación

Los acuerdos de distribución puros son una de las relaciones más directas que se pueden programar, en términos de contratos escritos. Sin embargo, cada vez más, a medida que las empresas se expanden (y en particular, en el sudeste asiático a partir de 2015, con la creación de la Comunidad Económica de la ASEAN (CEA), los distribuidores desearán distribuir en otros países de la ASEAN), es posible que los distribuidores asuman actividades promocionales y de marketing adicionales. Por ello, es importante tener en cuenta esta posibilidad y, en su caso, tenerla cubierta en el acuerdo. La mayoría de los países del sudeste asiático son lugares a los que las empresas destinan la fabricación de sus productos. La región tiene una mano de obra relativamente cualificada con costes laborales competitivos. Las inversiones en fabricación procedentes de grandes multinacionales, como las del sector de la automoción en Tailandia y las compañías farmacéuticas en Indonesia, demuestran que la región está capacitada y es diversa. En la actualidad, las PYMEs buscan fabricar más productos en la región. Es vital disponer de un buen acuerdo de licencia al autorizar a este tipo de empresas la fabricación y/o distribución de sus mercancías. Suena obvio, pero todos los acuerdos de licencia concluyen en un momento dado. Se debe actuar con precaución para garantizar que las actividades con licencia concluyan, también, de conformidad con el acuerdo. Un problema común en el sudeste asiático es que los anteriores licenciatarios sigan fabricando, distribuyendo y vendiendo los productos una vez que haya concluido el acuerdo. Pueden hacer esto para evitar perder dinero o pueden estar aprovechándose de su posición intencionadamente. Es importante disponer, en el acuerdo de licencia, de cláusulas de finalización y de suspensión progresiva muy claras, para que cada parte sepa exactamente lo que se le permite hacer tras la conclusión del acuerdo. La claridad en estas cuestiones también hace que el recurso a los tribunales resulte mucho más sencillo en aquellos casos en los que el anterior licenciatario continúa ejerciendo sus actividades, a pesar de que no está autorizado a ello. Una vez concluido el acuerdo de licencia, las actividades no autorizadas para el anterior licenciatario, como la continuación antes mencionada de la fabricación y distribución de los bienes después de la conclusión, se calificarán como un incumplimiento del acuerdo, además de una posible infracción de marca comercial.

Lista de comprobación rápida de medidas de protección de la propiedad intelectual mediante contratos

• Localización del acuerdo actual.

• Condiciones para garantizar el uso adecuado de la PI, la supervisión del proceso y el control de calidad.

• Condiciones para asegurar que la PI haya sido registrada y sea propiedad de los titulares de los derechos y no de un tercero (o sus empleados).

• Condiciones para abandonar el acuerdo con seguridad y garantizar que la PI no sea utilizada tras la conclusión del contrato (suele ocurrir con frecuencia con los fabricantes de equipos originales (OEM), no de productos "me too" (¡productos creados por una empresa que son similares o copias del producto de la competencia!).

• Condiciones para garantizar la continuidad de los negocios, una vez concluido el acuerdo.

• La auditoría del socio: proceso de revisión constante (usted o su representante autorizado) para garantizar que no se hace un uso no autorizado.

• Inscripción de los contratos de licencia (aunque se trate solo de una pequeña parte del acuerdo de fabricación de piezas originales/distribución/franquicia), ya que algunos países así lo exigen para que las condiciones de la PI sean aplicables.

• Estar atento a las infracciones por parte de terceros y preparar un marco de acuerdo de cooperación y asistencia por parte del licenciatario.

• Asegurarse de que el contrato permita la aplicación local para impedir que se siga vulnerando la PI, en lugar de acudir primero a la legislación o arbitraje europeos. Además, también hay que tener en cuenta que Singapur es un punto de trasbordo importante para el conjunto de Asia y que los contenedores se pueden inmovilizar.

• Considere la posibilidad de arbitraje como forma secundaria de resolver conflictos. Singapur cuenta con una oficina de resolución de conflictos de la OMPI y está preparada para afrontar esos asuntos.

8) Acuerdo de empresa conjunta

Generalmente, este tipo de contratos se redactan cuando ambas empresas compartirán la PI o investigarán y desarrollarán la IP actual para crear una nueva. Muy habitual en los negocios más innovadores, normalmente implica la inversión de capital en una empresa local, de propiedad conjunta con el socio local. Una empresa conjunta, por ejemplo, también puede ser recomendable cuando solo una de las partes aporta la PI.

Es fundamental que el acuerdo regule aquello que cada una de las partes aporta a la empresa conjunta y quién es el titular de la nueva PI. Por lo tanto, la debida diligencia y la identificación de la PI es un paso importante antes de entrar en un acuerdo de este tipo. El acuerdo de empresa conjunta debe ocuparse específicamente de las mejoras de la PI de cada una de las partes y de quién es el propietario y puede cubrir, asimismo, las condiciones de devolución de licencia a cada parte para dichas mejoras (como alternativa, esto podría hacerse mediante acuerdos de licencia independientes, pero el acuerdo de empresa conjunta fijará, normalmente, las condiciones del acuerdo).

Se recomienda contratar los servicios de un abogado y un contable para establecer la empresa. Es probable que se establezca una empresa local nueva como empresa conjunta y que dicha empresa obtenga la licencia de PI de las dos empresas inversoras. También puede otorgar una licencia de determinada PI a un tercero, dependiendo de la naturaleza de su negocio.

9) Acuerdos de tecnologías de la información y comunicación

Normalmente, este tipo de acuerdos cubren la concesión de licencias de derechos de autor, como el software, en lugar de marcas comerciales, patentes o secretos comerciales. Los derechos de autor son ligeramente distintos en naturaleza a otros tipos de PI, ya que el derecho persiste desde su creación o publicación. Por lo tanto, la concesión de la licencia suele ser más complicada de identificar y gestionar. Además, la infracción de dichos trabajos con derechos de autor, ya sea software, música o cualquier otra obra, es generalmente mucho más sencilla, gracias a los medios de comunicación actuales (Internet), que permiten copiar e intercambiar material muy rápidamente.

En algunas jurisdicciones del sudeste asiático, como Malasia, Indonesia y Vietnam, es posible registrar la propiedad de las obras con derechos de autor. Esto puede resultar útil para establecer la propiedad cuando se trate de demostrar esto a su socio comercial, o incluso a un tribunal u órgano de ejecución administrativa.

10) Venta/Asignación de su PI

Este tipo de acuerdo es diferente a un acuerdo de licencia e implica una venta real y la compra de activos de PI. Por lo tanto, el propietario está renunciando a sus derechos (a excepción de ciertos derechos morales en relación con los derechos de autor) sobre la PI, vendiéndola a un nuevo propietario. El nuevo propietario podrá utilizar, otorgar licencias o disponer de los activos de PI a su voluntad. La diligencia debida es fundamental para ambas partes, pero especialmente para el comprador. El comprador debe recabar toda la información relativa a las licencias y a las cargas sobre los activos, ya que las podría heredar tras la compra.

Estudio de caso: Consideraciones territoriales para la región de la ASEAN

Una PYME europea (empresa A) fabrica ciertos sustratos de cristal para la industria de los semiconductores. Fabrica dichas piezas en Tailandia, concediendo una licencia de fabricación a la empresa B de Tailandia. Las piezas se venden y se transportan a la empresa C en Malasia, para el montaje de semiconductores en una empresa multinacional europea que ha formado una empresa conjunta (empresa C) con una PYME de local de Malasia y una PYME de Singapur (Compañía D). Los semiconductores se venden a la sucursal de la empresa D (propiedad de los europeos con residencia en Singapur) que tiene una licencia exclusiva con una empresa de informática estadounidense.

La empresa A debe asegurarse de mantener un estricto control sobre la calidad del cristal y todos los procesos. Según el acuerdo de fabricación, la empresa B puede conceder una licencia para el uso de los procesos patentados o el producto propiamente dicho. El acuerdo deberá incluir inspecciones periódicas en la fábrica. Es probable que se produzcan transferencias de secretos comerciales e información confidencial durante el proceso de fabricación.

Al vender a la empresa C, la empresa A tal vez desee considerar limitaciones territoriales y cláusulas para hacer valer su titularidad de toda la PI en el producto, para no molestar a los clientes de otros países. La empresa C deseará disponer de libertad para vender el sustrato de cristal a cualquier parte sin limitaciones territoriales.

La empresa C es la empresa conjunta entre la corporación multinacional europea y la empresa de Singapur. Se basa en una jurisdicción que es ajena a las dos partes principales, por lo que es necesario revisar cuidadosamente la legislación local para su cumplimiento. Estará en juego la PI de tres empresas distintas, ejerciendo, probablemente, la corporación multinacional europea una táctica de mano dura con las dos PYMEs locales. Las PYMEs locales deben poder garantizar que su propia PI no se regala simplemente. Es posible que también deseen obtener unas condiciones atractivas en la concesión de la licencia de cualesquiera mejoras que se produzcan durante el proceso de fabricación. Los técnicos de la empresa D, por ejemplo, mejoran el último paso del montaje en las instalaciones en Malasia y las partes acuerdan que la empresa C, la empresa conjunta, tiene derecho a patentar dicha mejora. La empresa D podría, como parte del acuerdo de empresa conjunta, solicitar una licencia libre de regalías para utilizar dicha mejora.

A partir del 2015, los bienes podrán circular con mayor libertad en los diez países de la ASEAN con la introducción de la Comunidad Económica de la ASEAN (CEA). Por lo tanto, al contratar empresas locales del sudeste asiático, hay que tener cuidado a la hora de negociar cláusulas relevantes del acuerdo acerca del territorio y las actividades específicas para los que se concede la licencia. Resultará muy complejo impedir que un distribuidor venda a un tercero fuera del territorio convenido, salvo que el acuerdo busque controlar estas ventas. Dichas cláusulas deben redactarse de acuerdo con las leyes locales.

Aprendizajes clave

Adapte sus contratos de PI según los derechos de propiedad intelectual que se estén

protegiendo y asegúrese de incluir detalles específicos en las disposiciones fundamentales de los

contratos.

Lea muy atentamente los acuerdos relacionados con la PI que hayan sido preparados sus socios

potenciales; contrate los servicios de un abogado especializado y, para ciertos casos, un

contable.

Determinadas disposiciones son ilegales bajo la ley de algunos países del sudeste asiático y

pueden ocasionar la nulidad de un contrato si se incluyen en el acuerdo; deberá ser cauto a la

hora de redactar dichas disposiciones. Se recomienda contratar los servicios de un asesor legal.

Firme un acuerdo de confidencialidad o asegúrese de que exista una protección adecuada en los

acuerdos relativos a la confidencialidad. Nunca inicie negociaciones comerciales sin haber

protegido previamente los secretos comerciales que deban ser divulgados.

Asegúrese de que los contratos de empleo y de agencia incluyan disposiciones relativas a los

derechos de propiedad, la remuneración, la no competencia y la confidencialidad (en caso de

que no exista un Acuerdo de confidencialidad); aspectos similares deberían abordarse en las

empresas conjuntas, los acuerdos de fabricación o las licencias.

Incluya cláusulas de confidencialidad en todos los contratos de empleo. Incluso en caso de que

no sea probable que el empleado tenga realmente acceso a información confidencial, sí que lo

puede tener en caso de realizar otras funciones dentro de la empresa.

Enlaces útiles

Sitio Web del ASEAN IPR SME Helpdesk - http://www.asean-iprhelpdesk.eu Guías de negocios del ASEAN IPR SME Helpdesk sobre diversos temas, incluyendo;

o "Transferencia de tecnología al sudeste asiático" o "Las 20 consideraciones principales sobre propiedad intelectual al acceder a un nuevo

mercado" o "La protección de su propiedad intelectual en ferias comerciales en el sudeste asiático" o "La protección de su propiedad intelectual en línea en el sudeste asiático" o "La protección de su marca comercial en el sudeste asiático" o "La protección de su patente en el sudeste asiático" o "La protección de sus secretos comerciales en el sudeste asiático" y o "La protección de sus derechos de autor en el sudeste asiático" Todos disponibles para su descarga en http://www.asean-iprhelpdesk.eu/?q=en/helpdesk-guides

Blog del IPR Helpdesk: para consultar las últimas noticias e información sobre la PI en el sudeste asiático y China - http://www.youripinsider.eu

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) - http://www.wipo.int/ Oficina Central de Arbitraje y Mediación en Singapur WIPO - http://www.wipo.int/about-

wipo/en/offices/singapore/arbitration.html Portal de la PI en la ASEAN - http://www.aseanip.org

China IPR SME Helpdesk – http://www.china-iprhelpdesk.eu

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información y los servicios del Helpdesk, tales como las guías, los módulos de formación

telemática, la información sobre eventos y los seminarios online en tiempo real.

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Guía desarrollada en colaboración con Tilleke & Gibbins

Última actualización, agosto de 2014