La declaración de invención · Gestión de Activos Intangibles Una gestión eficiente de los...
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2º Taller de Valorización de la Investigación
10-11 de Septiembre 2014
Buenos Aires
ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
2.3. La elaboración de una estrategia de protección de los resultados de investigación
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Activos de una ORGANIZACION
Activos tangibles (edificios, maquinarias,
fábricas…)
Activos intangibles (know-how, recursos humanos, patentes,
relaciones empresariales,
marcas…)
Importancia de los Activos Intangibles
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Los Activos Intangibles
En sentido amplio, los Activos Intangibles o Capital Intelectual se define como el conjunto de activos inmateriales de tipo organizativo de una empresa
“Derechos susceptibles de valoración económica, identificables, medibles y con capacidad de aportar beneficios futuros” si los definimos desde el punto de vista contable
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Los Activos Intangibles
• Los Activos Intangibles tienen un importantísimo valor en sí mismos por la función fundamental que desempeñan para el éxito del negocio.
• Pueden llegar a suponer el 80% del valor de una empresa en operaciones de compra-venta
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Los Activos Intangibles
2º Taller de Valorización de la Investigación
Para qué identificar los activos intangibles
• Pueden ser objeto de comercio , ej.
licencias, franquicias, venta, hipoteca mobiliaria, etc.
• Pueden alimentar al plan estratégico de la empresa incluyendo propuestas de diversificación y control
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Para qué identificar los activos intangibles
• Proporcionan prestigio y pueden utilizarse como herramienta de marketing
• Permiten disuadir a la competencia y, en algunos casos, como son los títulos de Propiedad Intelectual e Industrial, proporcionan medios para impedir la competencia
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Gestión de Activos Intangibles
Una gestión eficiente de los activos intangibles incluye:
• Identificación sistemática de “lo que tenemos” • Documentar los intangibles (foto, escrito,
registro, grabación…) • Selección de los mecanismos de protección
más adecuados en cada caso:
- Mecanismos legales - Mecanismos de control interno • Gestión operativa del sistema de protección
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Inventario de Activos Intangibles
• Documento imprescindible y dinámico que evoluciona junto con el negocio y que se revisa y actualiza periódicamente
• Puede utilizarse como entrada de posibles asientos contables y como anexo al plan de negocio, al plan de marketing u otros documentos estratégicos
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Inventario de Activos Intangibles
Adquisición de activos de PI
Fusiones y adquisiciones
Concesión de licencias
Garantías
Hacer valer sus derechos
Reducción de costes
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Los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual
Una de las posibles acciones de
protección en función del tipo y contexto del
activo intangible
Derechos de Propiedad Industrial
e Intelectual
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Propiedad Industrial e Intelectual
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Introducción
Fuente: Instrucciones para la realización del Inventario de Activos Intangibles, 2012. OEPM
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Introducción
La propiedad industrial e intelectual es un conjunto de derechos exclusivos que protegen
• la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños
• la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado
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Sistemas de protección de la propiedad industrial e intelectual
• Propiedad Intelectual (el derecho de autor) Incluye Obras literarias y artísticas, películas, obras de arte, etc ; y derechos conexos • Propiedad Industrial Patentes y modelos de utilidad Marcas y nombres comerciales Indicaciones geográficas Diseños industriales 2º Taller de Valorización de la Investigación
Diseños industriales: diseño del teclado,
pantalla, cargador..
Nombre comercial: Apple
Marca: Iphone
Patentes: Pantalla táctil, sistema de desbloqueo…(innovaciones técnicas)
Propiedad Industrial e Intelectual: tonos y melodías
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Sistemas de protección de la propiedad industrial e intelectual
Derechos de
autor
Obras creativas o artísticas
originales
Marcas Identificación distintiva de
productos o servicios Uso y/o registro
Diseños
registrados Registro*
Patentes Nuevas invenciones Solicitud y examen
Existen
automáticamente
Secretos
comerciales
Apariencia externa
Información valiosa no
conocida por el público
Esfuerzos razonables
para mantener el
secreto
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Mecanismos de protección de la propiedad industrial e intelectual
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Mecanismos de PI
• Patentes y modelos de utilidad: Una patente
es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema
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Mecanismos de PI
• Marcas y nombres comerciales: signos distintivos que se utilizan para diferenciar productos y servicios idénticos o similares ofrecidos por distintos productores o proveedores de servicios
• Indicaciones geográficas: un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen
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Mecanismos de PI
Diseños industriales: Un diseño industrial es el aspecto ornamental o estético de un artículo
Obtenciones vegetales: La protección de las variedades vegetales, también llamada el "derecho de obtentor" es una forma de derecho de propiedad intelectual que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal
Otros: software
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El caso del software o invenciones implementadas en ordenador
• En el ordenamiento jurídico español el software
es objeto de protección por derechos de autor
• Para que el software sea susceptible de protección mediante patente es necesario que el programa sea capaz de producir en el aparato cuando se ejecuta un efecto técnico adicional que va más allá de la mera interoperabilidad (hardware-software)
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Software
Ejemplo de invenciones implementadas por ordenador
• software que controla un proceso industrial
• método de encriptación de información para seguridad de datos
• un procesador de alta velocidad y su método de utilización
• procedimiento para transacciones seguras de activos financieros
• …
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El Secreto Industrial
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Secreto Industrial
• Consiste en una obligación jurídica de
determinadas personas involucradas en la innovación que se pretende proteger
• La protección mediante secreto es aplicable a
todas las tecnologías sin restricción • Si se pierde el carácter de secreto, no hay
defensa frente a la explotación por terceros
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Secreto Industrial
Relaciones de secreto más habituales:
• Relaciones con los empleados: obligación para los empleados derivada del contrato de trabajo
• Relación con terceros no empleados: si la tecnología no está protegida, antes de mostrarla a terceros firmar acuerdo de secreto ó confidencialidad.
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Patente
Monopolio que otorga un Estado
Restringido en el ámbito territorial
Restringido en duración
Para la explotación comercial de una invención: producto, dispositivo,
procedimiento, aplicación de un producto.
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Patentes
Requisitos de patentabilidad
Según la legislación son objeto de protección por patente
las invenciones nuevas
que impliquen una actividad inventiva
y sean susceptibles de aplicación industrial …
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Patentes
Actividad inventiva
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Divulgado
Estado de la
técnica Ámbito de lo
obvio: dentro de la
habilidad del
experto en la
materia Invención
No se consideran invenciones
• Los descubrimientos, teorías científicas y
métodos matemáticos
• Obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas
• Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales, así como programas de computación
• Las formas de presentar informaciones
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No se consideran invenciones
• No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial los métodos de diagnóstico, tratamiento quirúrgico o terapéutico aplicados al cuerpo humano o animal.
• En Europa: Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.
Limitaciones patentabilidad
En España y Europa no podrán ser objeto de patente (I):
• secuencias sin una función conocida (por ejemplo: etiquetas de secuencia expresa (EST) resultantes de la secuenciación automática)
• animales modificados genéticamente que sufren pero no relacionados con ningún beneficio médico significativo.
Limitaciones patentabilidad
• variedades vegetales (ya protegidas en virtud del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV)
• variedades animales
• embriones humanos
• procedimientos que incluyen forzosamente la utilización y destrucción de embriones humanos
• células germinales humanas (esperma, oocitos)
• híbridos de humanos y animales
… y sí se puede patentar
• genes y moléculas de ácidos nucleicos (genes relacionados con enfermedades para el diagnóstico)
• proteínas (insulina, eritropoyetina para terapia)
• enzimas (proteasas para polvos de lavado, enzimas de deterioro de la celulosa para la producción de biocombustibles)
• anticuerpos (para el tratamiento del cáncer, tests de embarazo, o diagnósticos)
… y sí se puede patentar
• virus y secuencias de virus (el virus de la hepatitis C y del VIH para el análisis de sangre y el desarrollo de vacunas y terapias)
• células (células madre hematopoyéticas para el tratamiento de la leucemia)
• microorganismos (bacterias para la purificación biológica, levadura para la producción de comida)
• plantas (semillas de soja resistentes a los herbicidas)
• animales (modelos para la investigación tales como el “oncorratón”)
Patentes
Algunas curiosidades: Las 25 patentes más
extrañas del mundo http://www.youtube.com/watch?v=AbgnHmYUrHE
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Patentes
Criterios para decidir el tipo de protección de una innovación de tipo técnico.
Fuente: Instrucciones para la realización de un inventario de activos intangibles. OEPM (2012)
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Oficina Española de Patentes y Marcas
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Ciclo de vida de una patente
1. Fecha de prioridad 2. Solicitud PCT o directa país a país
3. Publicación
4. Inicio fases nacionales o europea
5. Concesión de patentes nacionales
6. Fin de la vida de la patente
0 meses 12 meses 18 meses 30 meses 20 años
Año de prioridad
Decisión de extensión internacional!
A partir de este momento ya se puede publicar!
Decisión entrada en fases nacional si se ha
hecho PCT COSTES!
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Periodo de gracia
Ningún país del territorio de la patente
europea lo tiene en vigor
Vigente algunos países como Argentina, Japón, México, Canadá, Australia
Hasta este año también estaba vigente en EEUU
Matiza el requisito de novedad al convertir en inocua la divulgación previa (6 o 12 meses) de los inventores.
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Patentes: Internacionalización
Internacionalización de las patentes
Patentes: Internacionalización
Necesidad de Internacionalización
• En una economía global las empresas tienen una creciente necesidad de obtener, para una misma invención, protección a través de patentes en diferentes países
• Dado su carácter territorial, proporcionan protección en el país en el que se encuentran registradas, habrá de considerarse la exploración de las diferentes vías de protección internacional
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Patentes: Internacionalización
Para proteger una invención fuera de de España existen diversas posibilidades y el solicitante debe valorar cual es la opción que más le interesa en función de distintos criterios
• la localización geográfica donde quiere la
protección • el idioma en el que se va a realizar la
tramitación • el coste que es capaz de asumir • los plazos en los que quiere obtener la
patente.
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Patentes: Internacionalización
Internacionalización de las patentes de empresas españolas
• Según la OCDE, las empresas españolas tienden a proteger cada vez más sus invenciones internacionalmente, utilizando especialmente como procedimientos de protección la vía PCT y la vía de la patente Europea (EPO).
Patentes: Internacionalización
Tratados Internacionales
• Convenio de la Unión de Paris (CUP) 20 de marzo de 1883
• El Acuerdo TRIP´s (Acuerdos ADPIC - 15 abril de 1994)
• El Tratado sobre el derecho de marcas TLT (27 de octubre de 1994)
• El Tratado de Singapur (27 de marzo de 2006). En España en vigor desde 18 mayo de 2009)
• Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (19 de junio de 1970)
• Convenio de Patente Europea (5 de octubre de 1973)
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Patentes: Internacionalización
Las posibilidades para internacionalización son:
• La vía Europea • La vía PCT • La vía nacional /regional
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Internacionalización
Organizaciones competentes
• NACIONAL: OEPM También otras oficinas nacionales USPTO, JPO… www.oepm.es
• INTERNACIONAL: OMPI www.wipo.int www.epo.org • COMUNITARIO: OAMI http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.es.do
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Internacionalización
Los organismos públicos de gestión de los derechos de Propiedad Industriales asumen dos funciones
• organismos de registro
• organismos de prestación de servicios
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50
Patentes: Internacionalización
Patente Europea
Patente tramitada por la Oficina Europea de Patentes en virtud del CPE [Convenio de Patentes Europeas]
permite al inventor, mediante una única solicitud de patente depositada en dicha oficina obtener protección en todos y cada uno de los países miembros del convenio que hayan sido designados por él
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Patentes: Internacionalización
Patente Europea • Depósito de una única solicitud
• Se otorga una única concesión que podrá ser
validada en los mercados en los que tenga interés
• Se adquiere derecho de patente nacional en cada uno de los países previamente designados donde se valide
• Desventaja para España: idioma y
jurisprudencia
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Solicitud de Patente Europea
Fuente: Guía de PII (CEIM)
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Patentes: Internacionalización
Patente Unitaria
Diciembre 2010: Doce estados miembros inician una cooperación reforzada para la creación de la patente unitaria
La Comisión la autoriza y adelanta que deberán elaborarse dos reglamentos: disposiciones sustantivas y régimen lingüístico
Otros trece estados se suman a la cooperación reforzada. Solo se quedan fuera España e Italia
Junio 2011: El Consejo adopta por unanimidad el enfoque general de ambos reglamentos
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La Patente Unitaria
• La patente unitaria se publicará en la lengua del
procedimiento e incluiría una traducción de las reivindicaciones a las otras dos lenguas oficiales de la OEP (alemán, francés e inglés)
• No se exigirá ninguna otra traducción.
• Las traducciones no tendrán valor jurídico
• Entrada en vigor: 1 de Enero de 2014
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Patentes: Internacionalización
Procedimiento PCT
Procedimiento que permite tramitar
solicitudes de patente en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
Permite al inventor, mediante una única
solicitud de patente, solicitar protección en todos los países adheridos al Tratado
146 países en tratado PCT a 1 Febrero 2013).
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Patentes: Internacionalización
Patentes: Internacionalización
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Procedimiento PCT
Solicitud PCT
Fuente: Guía de PII (CEIM)
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Procedimiento PCT
• Ventajas: el solicitante dispone de un periodo de 30 meses desde la solicitud para considerar la conveniencia de proseguir con la tramitación de la solicitud o bien desistir de la misma
• Desventajas: se ha de continuar el proceso en cada oficina nacional de patente y se mantendrá tantas patentes como sean reconocidas
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Solicitud de patentes en oficinas nacionales/regionales
• Además de las solicitudes PCT o europea un
solicitante puede optar por hacer registros individuales en los países donde le interese proteger su invención
• En este supuesto se debe tener en cuenta la normativa que se aplique en cada estado.
• Las diferencias se pueden manifestar en la “legislación sustantiva de patentes” (que afecta a la patentabilidad) o en los procedimientos, si bien la distinción entre ambas no siempre es clara
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Diferencias Oficinas Nacionales
OEP JPO USPTO
LA CONCESION SE BASA EN Prioridad de presentación Prioridad de presentación
Prioridad de invención*
DURACION 20 años 20 años 20 años
IDIOMA SOLICITUD Inglés, francés o alemán a Japonés b Inglés c
AREA DE PROTECCIÓN Miembros CPE+países ampliación d
Japón Estados Unidos
PETICION DE EXAMEN Si, en 6 meses Sí, en 3 años e No
PUBLICACION DE SOLICITUD 18 meses después de la fecha de prioridad
18 meses después de la fecha de prioridad
18 meses después de la fecha de prioridad
f
OBJETOS EXLCUIDOS DE PATENTABILIDAD
Si g Si h Si i
SISTEMA DE OPOSICION Si j Si Si k
Fuente: Manual de Estadísticas de Patentes. OCDE, OEPM
(2009)
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A través de oficinas regionales
En algunos países es posible solicitar patentes
regionales : un procedimiento unificado de solicitud de patentes, válidas para todos los Estados miembros parte del acuerdo.
• European Patent Convention (EPC) • Gulf Cooperation Council (GCC) • Eurasian Patent • OAPI (Organisation Africaine de la Propiete
Intellectuelle) • ARIPO (Africa Regional Intellectual Property
Organization)
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Patentes: Costes procedimientos
Co
stes
pro
ced
imie
nto
s
PATENTE NACIONAL
alrededor de 1500 euros (10 años)
MODELO NACIONAL
alrededor de 800 euros (10 años)
PATENTE EUROPEA
alrededor de 30.000 euros (8 estados)
PROCEDIMIENTO PCT
F. INTERNACIONAL: alrededor 2.700 euros FASES NACIONALES: alrededor de 50.000
euros (3 estados/ 10 años)
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Patentes: Internacionalización
Ej. Cálculo de costes Patente Europea en 8 estados por 10 años
• Traducción en los Estados miembros designados: ±
11.500 € ( 39%) • Tasas de la OEP ± 4.300 € (14%)
Fase de solicitud . . . ±800 Fase de examen... ±2.000 Fase de concesión ... ±1.500 • Representación profesional ante la OEPM ± 5.500 €
(18%) • Anualidades nacionales ± 8.500 € ( 29%)
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Otros sistemas de protección industrial
Protección de la Propiedad Industrial
• Patentes
• Modelos de utilidad
• Diseños industriales
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Modelos de Utilidad
Modelos de Utilidad
Modelo de utilidad
• Un modelo de utilidad es un título que reconoce a su titular el derecho de explotar en exclusiva una invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin su consentimiento durante el período de tiempo determinado.
• Y como contrapartida a dicho título que otorga el Estado, el modelo de utilidad es publicado por la OEPM, con el fin de que pueda ser conocida por cualquiera y, de este modo, contribuir al avance de la ciencia.
• Sea cual sea el objeto del modelo de utilidad, debe
cumplir los llamados tres requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
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Modelos de utilidad
• Otorga derecho de excluir a terceros de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio
• Un modelo de utilidad protege "invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por patentes
• El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el modelo de utilidad se caracteriza por su "utilidad" y "practicidad" y no por su "estética" como ocurre en el diseño industrial.
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Modelos de utilidad
• Aunque la duración del modelo de utilidad es de
diez años desde la presentación de la solicitud, frente a los 20 años de una patente, el alcance de la protección en ambos casos es similar y al igual que en las patentes para el mantenimiento del derecho es preciso el pago de tasas anuales
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Diseños industriales
Diseño industrial
• Un diseño industrial concede a su titular un derecho exclusivo sobre la apariencia de un producto
• Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales
• La duración de la protección conferida por los
diseños industriales es de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha
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Diseños industriales
Diferencia entre modelos de utilidad y diseños
industriales
En los modelos de utilidad se protege la forma de un objeto porque determina una ventaja técnica del mismo En los diseños industriales se protege la forma del mismo pero sólo por su originalidad, por el efecto estético que produce y que se aplica sólo a la ornamentación y presentación de los productos comerciales.
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Diseños Industriales
Herramientas gratuitas para búsqueda de diseños
• INVENES de la OEPM (Nacional) http://invenes.oepm.es • RCD ONLINE de la OAMI (Internacional) http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager#
• Hague Express de la OMPI (Internacional) http://www.wipo.int/ipdl/es/hague/search-struct.jsp Algunas listas curiosas http://listas.20minutos.es/lista/los-12-mejores-disenos-industriales-de-los-ultimos-100-anos-363950/
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Conclusiones
• Patentar si existe posibilidad de explotación
comercial • Siempre solicitar patente antes de publicar o
presentar ante cualquier foro (aunque haya periodo de gracia)
• Las patentes y solicitudes son documentos públicos
• Servicios expertos en la redacción de la patente
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