MANUAL DE DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

TEMA 1LA PROPIEDAD INTELECTUAL

LA PROPIEDAD

Para comprender el Derecho de la Propiedad Intelectual es necesario comenzar desde las raíces de la Propiedad como institución jurídica del Derecho Civil, que rige como marco en todos sus aspectos a la jurídica protección de las ideas, como bienes intangibles.

La propiedad, es el Derecho Real por excelencia. Se entiende por propiedad al vínculo de dominio que existe entre una persona sobre una cosa susceptible de apropiación (vínculo de control excluyente). Puede ser propietario todo aquél que tenga calidad de persona natural o jurídica sobre bienes que la ley dispone como enajenables y susceptibles de dominio privado.

A efectos del presente manual, propiedad y dominio serán tratados como sinónimos. La propiedad, está compuesta de tres derechos (elementos) fundamentales que pueden ser ejercidos por la persona titular del derecho:

A) IUS UTENDI: Derecho a usar la cosa. B) IUS FRUENDI: Derecho de disfrutar y apropiarse de los frutos de la cosa. C) IUS ABUTENDI: Derecho de disponer la cosa, gravarla como garantía,

enajenarla, transferirla, cederla, etc.

Como derecho absoluto y supremo, la propiedad faculta a su titular a prohibir el ejercicio de los derechos mencionados a terceras personas y en general a prohibir cualquier acto no autorizado de uso, goce o disposición (derecho excluyente).

Naturalmente, como todo derecho, deben considerarse los límites generalmente reconocidos por ley, destinados a conducir el ejercicio de la propiedad hacia el provecho de la sociedad en su conjunto. Por tanto, la propiedad, en los cánones del constitucionalismo social, debe estar al servicio de los intereses de la colectividad, en cumplimiento de una función social (Art. 22, Constitución Política del Estado).

Clases de propiedad

Para efectos del Derecho de Propiedad Intelectual es importante reconocer una clasificación especial de clases de propiedad:

- Propiedad sobre bienes tangibles (bienes muebles o inmuebles).- Propiedad sobre bienes intangibles (bienes intelectuales).

Distinción entre bienes tangibles e intangibles

1

Existen interpretaciones que afirman que la distinción básica entre bienes tangibles e intangibles se refiere a que los bienes tangibles son perceptibles por los sentidos humanos, mientras que los intangibles, no.

Dicha distinción es insuficiente, en tanto bienes intangibles (marcas y diseños) pueden ser perceptibles por los sentidos. La diferencia radica en que la marca puede ser reproducida sobre diferentes soportes (papel, muros, pantallas), donde puede expresarse visualmente. Existen inclusive marcas sonoras que se expresan en soportes auditivos (Cd’s, cintas, archivos de sonido)

Tanto bienes materiales como inmateriales son susceptibles de ser objetos de PROPIEDAD, lo cual no sucede con algunos objetos inmateriales, que por estar fuera del comercio o la apropiación humana, no entran en la categoría de BIENES. Ejemplo: Los números, las palabras, el genoma humano, los nombres propios, los idiomas y dialéctos, el texto de las leyes, etc.

Bien intangible debe entenderse como aquél, que si bien puede ser percibido por los sentidos y puede ser susceptible de apropiación, no puede ser individualizado como cuerpo u objeto físico material. Los bienes intangibles, son elementos inmateriales de información perceptibles y comprensibles por el intelecto y los sentidos, y pueden ser reproducidos en uno o varios objetos materiales (tangibles), siendo cada reproducción una expresión del bien “ideal” protegido. Por tal razón, en la realidad física, el contacto sensorial con un bien intangible (una marca, por ejemplo) es meramente abstracto, puesto que el bien intangible que uno ve (invención, marca, etc), no existe en el lugar donde se la ve. 1 La marca no tiene existencia en el mundo físico. El contacto físico con el bien intangible es imposible. La percepción sensorial solo puede darse con los diferentes soportes que contienen la reproducción del bien intangible.

La importancia de los bienes intangibles radica en que éstos se convierten en factores de producción y riqueza, motivando el progreso económico. Especialmente, ahora, que se está atravesando una etapa histórica con mucha inclinación hacia la valoración de la información y la transferencia de información, el intelecto humano es el activo más valioso de las empresas y las personas económicamente activas. 2

Afectación y disposición del derecho propietario sobre bienes intangibles

Dadas las características de los bienes intangibles, sería incorrecto afirmar que una persona podría usurpar un bien intangible ajeno apropiándose del soporte donde se encuentra expresado dicho bien. La violación a los derechos de propiedad sobre un bien intangible (propiedad intelectual) solo pueden darse por uso, reproducción o aprovechamiento no autorizado de la creación intelectual protegida, sin importar el derecho propietario del soporte donde se exprese la creación. Dicho uso no autorizado se entiende como cualquier acto

1 Si alguien ejerce propiedad sobre un libro y este resulta quemado en un incencio, el derecho propietario se desvanece por falta de objeto, pero los derechos intelectuales sobre el conentido abstracto del libro (Derechos de Autor) se mantienen aún si el soporte que los contiene se destruye. 2 PETRONE, Aldo. “Cuadernos de Propiedad Intelectual”, Presentación. Editorial AD-HOC, 2004.

2

dirigido a obtener provecho propio en perjuicio de su real propietario. Todo ilícito que implique un acto de tenencia, posesión o dominio FÍSICO de bienes es inaplicable para la realidad de los bienes intangibles (arrendamiento, anticresis, garantías prendarias o hipotecarias, robo, hurto, apropiación, daño simple o calificado, etc).

La práctica comercial, ha excluído dichas formas de afectación y disposición para las creaciones intelectuales. Los actos de disposición de bienes intangibles se regulan , principalmente en materia de Propiedad Industrial, mediante la transferencia (traslación del derecho propietario) o el contrato de licencia de uso, cuya vigencia está siempre sujeta a una condición formal de registro (contrato formal o solemne). En materia de Derechos de Autor, existen reglas especiales para la disposición de los derechos patrimoniales (contratos de edición, etc.)

LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual como derecho subjetivo

La propiedad intelectual es aquel derecho real sui generis que recae sobre bienes intangibles, inmateriales, producto del intelecto humano. Sólo algunos bienes inmateriales pueden ser objeto del régimen propiedad intelectual, que tiene características propias y autónomas a la propiedad común sobre bienes tangibles.

Los bienes objeto de la propiedad intelectual no pueden ser objeto de tenencia, posesión u otros poderes de hecho como en el caso de los bienes materiales. Por consecuencia lógica, a los bienes inmateriales no les son aplicables las reglas de la usucapión, posesión, hipotecas, servidumbres, gravámenes u otras formas jurídicas que requieren la existencia e individualización corpórea de la cosa.

Los bienes intangibles, producto del intelecto, son aquellos elementos inmateriales de información que pueden integrarse simultáneamente en un número ilimitado de objetos tangibles en diferentes lugares.

Muy importante: La propiedad intelectual no recae sobre un objeto, porque éste no existe, sino sobre información producida por el intelecto, incorporable, reproducible o expresable en un soporte físico.

La propiedad intelectual, como derecho subjetivo sui – generis, tiene limitaciones y condicionantes especiales, entre ellas, la vigencia del derecho sujeta al transcurso de un plazo (marcas comerciales, nombres comerciales, diseños industriales, etc) y la vigencia del derecho sujeta al pago de anualidades (patentes de invención, modelos de utilidad)

La propiedad intelectual como derecho objetivo (Derecho de la Propiedad Intelectual)

3

Concepto base: El Derecho de la Propiedad Intelectual es el conjunto de principios y normas jurídicas relacionadas con la obtención, reconocimiento y la protección de las creaciones del intelecto humano.

El Derecho de Propiedad Intelectual encuentra su finalidad en proteger las creaciones del intelecto humano, ya sea para reconocer privilegios al creador del producto intelectual o para preservar la integridad de los productos intelectuales y su correcto aprovechamiento en las relaciones sociales.

El Derecho de Propiedad Intelectual, a tiempo de preservar la integridad de la creación intelectual y premiar a su creador por el esfuerzo innovador, busca preservar la integridad de dicha creación para su armonioso aprovechamiento en el ámbito comercial, tecnológico y científico (Propiedad Industrial), así como en el ámbito cultural y social (Derechos de Autor y Derechos Conexos).

División del Derecho de la Propiedad Intelectual

En general y para su estudio sistemático la Propiedad Intelectual se divide en dos ramas claramente delimitadas:

a) Propiedad Industrial (entiéndase como sinónimo de “Derecho de Propiedad Industrial)

b) Derecho de Autor y Derechos Conexos

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El término de “Propiedad Industrial”, por lo general lleva a confusiones. La palabra “Industrial” no debe ser entendida en el sentido doméstico y lato que se le otorga generalmente (fábricas o materiales destinados a la fabricación industrial material), sino como realidad intangible o inmaterial del trabajo intelectual aplicado a la industria.

La Propiedad Industrial por ende debe entenderse como una rama de la Propiedad Intelectual que regula y protege las creaciones humanas intelectuales aplicables a la industria y al comercio de bienes y servicios. Como se verá con detalle, la Propiedad Industrial, protege bienes intelectuales de valor comercial (por tal razón, su protección es igual o mayor a la de los activos tangibles de las industrias, empresas y comerciantes).

La PROPIEDAD INDUSTRIAL, se refiere a aquellas creaciones del ingenio humano, que tienen como característica principal, la capacidad de aportar soluciones a los problemas técnicos (invenciones, modelos de utilidad) o que determinan la apariencia visible de los productos , o su identificación en el comercio (diseños industriales o signos distintivos como marcas, nombres comerciales, etc).

Hasta el momento se reconocen los siguientes tipos de productos intelectuales que responden a estas características:

PATENTES DE INVENCION

4

MODELOS DE UTILIDADDISEÑOS INDUSTRIALESMARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOSNOMBRES COMERCIALES , ROTULOS COMERCIALESLEMAS COMERCIALES SECRETOS EMPRESARIALESINDICACIONES GEOGRAFICAS (incluye indicaciones de procedencia y denominaciones de origen)

Esta clasificación es meramente enunciativa, ya que permanentemente van surgiendo nuevas figuras de productos del intelecto humano que merecen o requieren de regulación especial por parte de la norma.

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Antigüamente, la Propiedad Intelectual se entendía exclusivamente como Derechos de Autor /Derechos Conexos, incluyendo únicamente la protección a las creaciones artísticas, literarias y científicas del intelecto humano. Posteriormente, el desarrollo de la técnica y de la industria determinó que terminógicamente la “Propiedad Intelectual” es el género de la disciplina y la “Propiedad Industrial” y el “Derecho de Autor” su ramas específicas.

A pesar de ello, existen países (España, entre ellos) que no utilizan el término de Derecho de Propiedad Intelectual como una disciplina global, sino como sinónimo de Derechos de Autor.

Para el desarrollo de nuestro estudio, se adoptará el término de Propiedad Intelectual como género reconociendo sus dos grandes ramas como PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.

El Derecho de Autor es una rama de la Propiedad Intelectual que regula los derechos subjetivos de paternidad (derechos morales), y aprovechamiento (derechos patrimoniales) sobre creaciones intelectuales, originales e individualizables, de índole literaria, artística o científica. Ejemplos: Poemas, novelas, música, pintura, obras cinematográficas, software informático.3

Software.- En el caso específico de Bolivia, el software se protege por la vía de los Derechos de Autor como obra científica. En otros países utilizan la vía de la Propiedad Industrial, protegiendo el Software a través de la patente de invención.

Los Derechos Conexos

Se entiende por Derechos Conexos, a aquellos derechos subjetivos que ofrecen protección a favor de artistas intérpretes y ejecutantes de obras ajenas así como a los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.

3 LIPSZYC, Delia. “Derecho de autor y Derechos Conexos”, Pag. 18, UNESCO, 1993.

5

Los Derechos Conexos son independientes del Derecho de Autor y por principio no deben afectar o interponerse a la protección que goza el autor de la obra sobre sus creaciones literarias, artísticas o científicas.

Una diferencia fundamental entre la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor, es el ORIGEN O FUENTE DE LA PROTECCIÓN. Para la obtención de derechos de Propiedad Industrial (salvo el caso especial de los signos distintivos notorios y los secretos industriales) es necesario que exista un pronunciamento del Estado que CONCEDA EL DERECHO.

Por el contrario, los Derechos de Autor y Derechos Conexos se adquieren al momento DE LA CREACIÓN DE LA OBRA, sin necesidad de registro o pronunciamiento del Estado previo. Sin embargo, es comunmente aceptado crear un registro de obras artísticas, literarias y científicas como previsión probatoria a favor del autor para acreditar mejor derecho ante violaciones de derechos intelectuales por parte de terceros.

El autor Ricardo Metke Méndez menciona otras diferencias, que pasamos a comentar4:

a) Diferencia de objeto: Los Derechos de Autor protegen obras literarias, científicas y artísticas, mientras que la Propiedad Industrial protege invenciones industriales, creaciones formales con aplicación industrial.

Al respecto cabe mencionar que existen obras (especialmente literarias) que a tiempo de ser producto del intelecto humano, son creaciones formales y tienen aplicación industrial. (novelas de difusión masiva y de distribución en serie). La distinción en cuanto al objeto es en verdad difusa y encuentra en momentos, aspectos de coincidencia, puesto que existen creaciones intelectuales que pueden estar sujetas a ambos regímenes.

b) Diferencia de finalidad: La obra protegida por el Derecho de Autor busca el goce intelectual o el placer estético, mientras que las creaciones sujetas al régimen de Propiedad Intelectual buscan el fin utilitario de aprovechamiento económico.

c) Diferencia de aspectos que priman: En el Derecho de Autor, prima la personalidad del autor, en cambio en la Propiedad Industrial prima el aprovechamiento económico.

Ambas clasificaciones resultan igualmente confusas que la anterior, puesto que la finalidad para la creación de una obra literiaria, artística o científica puede ser la misma que para la creación de un invento industrial: el lucro. El fuero interno del creador no puede ser objetivizado y generalizado, menos aún, predestinado a buscar el goce intelectual o el placer estético cuando, sin problema ni reproche alguno, puede un autor crear una obra literaria (novela) o artística (canción) para ajustarse a las exigencias del mercado y producir lucro, sea a favor suyo o de sus auspiciadores (editoriales, empresas discográficas). Lo mismo sucedería con los creadores de software, quienes

4 METKE, Ricardo. “Lecciones de Propiedad Industrial, Pag. 25, Editado por Baker & McKensie, 2001.

6

difícilmente se dedicarían a crear una base de datos contable únicamente para el goce intelectual o el placer estético.

d) Diferencia en cuanto a requisito esencial: Para el Derecho de Autor es indispensable qu ela obra sea original, para la Propiedad Industrial es indispensable que exista novedad en la invención y que ésta constituya un avance en el estado de la técnica.

En términos conceptuales, la originalidad de una obra y la novedad de un invento son prácticamente sinónimos, porque ambos términos implican que tanto la obra, como el invento no deben ser reproducción sustancial de algo creado anteriormente. La diferenciación respecto a la novedad y al avance en el estado de la técnica es claramente una referencia a las invenciones patentables, sin embargo, la Propiedad Industrial abarca otro tipo de creaciones intelectuales cuyos requisitos esenciales no son iguales a los de las patentes de invención.

LA PROTECCION JURIDICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Las razones que llevan a los Estados a proteger jurídicamente los derechos de propiedad intelectual, son de diversa índole. Cabe resaltar las más importantes:

1.- Ofrecer reconocimiento oficial, a quien realiza un trabajo intelectual novedoso y provechoso para la sociedad.

2.- Incentivar la creatividad humana mediante la otorgación de privilegios regulados en la explotación comercial y aprovechamiento a dichas creaciones.

3.- Difundir y proteger las creaciones intelectuales para su aprovechamiento colectivo, en equilibrio con el objetivo anterior.

4.- En general, motivar el desarrollo de socio – económico de un país. 5

Los beneficios colectivos que se obtienen gracias a la protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual se pueden resumir en los siguientes:

a) Estimulación de la competencia equitativa. b) Promoción de la calidad comercial de los bienes y servicios en el

mercado. c) Reducción de costos (distintividad facilita actividad publicitaria). d) Prevención de monopolios. e) Incentivo a la recepción e intercambio de tecnologías. f) Activación de la industria interna de un país. g) Estimulación de la economía en general.

Una adecuada política de protección de la propiedad intelectual debería por tanto, proveer a los inventores y creadores, incentivos necesarios y

5 GOMEZ MUCI, 1994.

7

proporcionales, asignando recursos a actividades de creación intelectual conducentes a promover desarrollo tecnológico y bienestar social.

Protección territorial

Geográficamente, el ámbito de protección de los derechos de propiedad intelectual se restringe a los límites territoriales sujetos bajo autoridad y soberanía de los países, cuyas leyes regulen su concesión. Sin embargo, en un mundo donde prevalece el intercambio de información, las obras de ingenio traspasan fácilmente las fronteras nacionales y en el actual mundo de globalización en la economía, se impone la necesidad de regímenes comunes, reglas generales y normas internacionales que compatibilicen la protección jurídica internacional de la Propiedad Intelectual.

Por efectos de los proceso de globalización existen varias iniciativas de internacionalizar la protección territorial de la Propiedad Intelectual, especialmente en el ámbito de la Propiedad Industrial. Un ejemplo de dichas iniciativas es el Protocolo de Madrid, instrumento internacional que establece el sistema de registro internacional de marcas, eliminándose así la protección territorial.

Existen varios estudios que demuestran que una suerte de anulación de la soberanía territorial de los Estados en vías de desarrollo para la protección de las creaciones intelectuales, resultaría en un impacto económico altamente negativo ya que no sería necesario para las empresas extranjeras solicitar la protección local de sus invenciones o signos distintivos en cada país. Ello significaría que el flujo económico resultante de la protección de la Propiedad Intelectual sería acumulado monopólicamente por una sola organización internacional (OMPI), cuya protección se extendería territorialmente a todos los países miembros del Protocolo de Madrid

Al momento, los países de la Comunidad Andina, especialmente Bolivia han expresado su reticencia ante el Protocolo de Madrid, en un intento de mantener la soberanía territorial sobre la protección de la Propiedad Intelectual, procurando armonizarla en equilibrio con el desarrollo del comercio internacional, los procesos de integración y los sistemas de prioridad que se analizarán en el capítulo pertinente.

Protección en el Derecho Internacional

Un ejemplo de alianzas internacionales es, la llamada “Unión de París”, grupo de Naciones que suscriben el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado originalmente en 1889. Dicho tratado, sin afectar la soberanía y la territorialidad de la protección de la propiedad intelectual, establece normas marco para la protección de las invenciones, diseños industriales, marcas y otros bienes inmateriales intelectuales, estableciendo ciertas condiciones básicas para los procedimientos de protección.

8

Protección en el Derecho Comunitario

El Convenio de París, suscrito por la mayoría de los países del mundo, sirve como norma marco en el ámbito regional del Derecho Comunitario Andino. Los órganos supranacionales de la Comunidad Andina han promovido y creado diferentes instrumentos normativos comunitarios de aplicación preferente al Derecho Interno, relativo a un régimen común de propiedad industrial para los países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Decisión 85, 313, 334, 486).

Protección en el Derecho Interno

En Bolivia, por efectos de los procesos de integración y la amplitud de normas internacionales y comunitarias en materia de Propiedad Industrial no se vio por necesario actualizar la normativa relacionada con el Derecho de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Signos Distintivos, etc.

Al momento se mantienen vigentes la Ley de Privilegios Industriales de 1916 (Patentes) y la Ley Reglamentaria de Marcas de 1918. Existe también un régimen de Propiedad Industrial dentro del Código de Comercio, sin embargo, por efectos de su obsolencia y algunos aspectos de contradicción, el Estado, vio por conveniente aplicar dichas normas en tanto no fueran contradictorias al Convenio de París y a las Decisiones Comunitarias respectivas.

TEMA 2LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAMPO DE ESTUDIO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como ya se ha visto, la propiedad industrial es una rama de propiedad intelectual y como tal se refiere a las creaciones del ingenio humano, aplicadas a la industria.

Estas creaciones pueden ser:

- Invenciones- Modelos de utilidad- Diseños Industriales- Marcas- Nombres Comerciales- Rótulos Comerciales- Lemas Comerciales- Secretos Industriales- Indicaciones geográficas que engloban las indicaciones de procedencia y

las denominaciones de origen

Es también materia de la Propiedad Industrial el régimen de protección contra la competencia desleal.

9

Conceptos básicos

Invenciones.- Las invenciones son soluciones nuevas que se aportan a problemas técnicos particulares. Estas soluciones deben basarse en las propiedades o leyes del universo material, sin lo cual no podrían ser material o técnicamente aplicables.

No están comprendidas como invenciones los descubrimientos, es decir, propiedades o leyes de la naturaleza que aún no han sido reconocidas. Una invención es una nueva utilización técnica de dichas propiedades y leyes, mismas que pueden haber sido descubiertas antes de la invención, a tiempo que se realiza la invención o independientemente de ésta.

Se entenderá por invención a LA IDEA DE UN INVENTOR QUE PERMITA EN LA PRACTICA LA SOLUCION DE UN PROBLEMA DETERMINADO EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA.

La forma protección que se da a las invenciones se denomina PATENTE DE INVENCION. Se ve´ra con detalle en el próximo tema las características de esta protección y qué se necesita para la obtención de una patente de invención.

Modelos de utilidad.- Se denomina modelo de utilidad a ciertas creaciones intelectual, especialmente relacionados con el sectores de la mecánica por ejemplo. Los modelos de utilidad protegidos son, a veces, calificados de objetos o dispositivos útiles. Se diferencian de las invenciones porque no contienen aspectos de novedad, sino que la creación intelectual consiste en la combinación mecánica de objetos preexistentes para facilitar alguna función física o técnica.

Diseños industriales.- Los diseños industriales pueden ser clasificados como dibujos industrial y modelos industriales.

Un diseño industrial es el aspecto ornamental o estético de un objeto útil, susceptible de reproducirse industrialmente. (Diseño de un auto, modelo de un zapato).

Marcas.- Una marca es un signo (señal) utilizada sobre o en relación con productos o servicios, para distinguirlos en el mercado respecto a otros iguales o similares.

Lemas Comerciales.- También conocidos como “slogans”, son signos distintivos, generalmente expresados en frases que acompañan la publicidad de una marca para otorgarle más fuerza distintiva.

Nombres y Rótulos Comerciales.- Nombres Comerciales son aquellos signos o señales con los que una empresa o negocio se identifican en el mercado. Se diferencian de las marcas porque éstas distinguen productos o servicios, en cambio el nombre comercial identifica al establecimiento, fabricante, empresa, sociedad, etc.

10

Rótulos Comerciales son los letreros, logos, figuras, emblemas que distinguen el establecimiento comercial físicamente, lo identifican y lo diferencian de otros de su género. En términos prácticos, el rótulo comercial es la señal donde se expresa el nombre comercial.

Secretos Industriales.- Los secretos industriales son creaciones intelectuales que otorgan una ventaja industrial o comercial, por tanto, se protege la no divulgación de la misma. Por lo general se refieren a procedimientos industriales. Existen casos en los que el secreto industrial puede ser coincidente con una patente de invención, pero su régimen de protección es diferente. Ej. La fórmula de la Coca – Cola, el Know – How para la preparación de hamburguesas “Mc Donalds”. Indicaciones geográficas.- Comprenden las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Son indicaciones especiales que tienen por objeto orientar al consumidor respecto de la procedencia del producto en el aspecto geográfico solamente (indicaciones de procedencia) o con relación a otros aspectos en los que interviene la calidad, la forma de fabricación, el clima.

Régimen de protección contra la competencia desleal.- Son normas, disposiciones y mecanismos legales para proteger a los titulares de derechos intelectuales contra los actos contrarios a los usos honestos en materia industrial o comercial. El regimen es amplio y flexible, y se extiende más allá de los límites de la Propiedad Industrial. Sin embargo, es por demás pertinente en materia de Propiedad Industrial, ya que existen de competencia desleal que suponen el uso de elementos de propiedad industrial, en especial de signos distintivos.

TEMA 3PATENTES DE INVENCION

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS DERECHOS DE LOS INVENTORES Y DE LAS PATENTES DE INVENCION

Prehistoria.- Los primeros inventores fueron los hombres de las cavernas que tuvieron que buscar soluciones a sus problemas más inmediatos, para satisfacer sus necesidades biológicas.

El progreso técnico en las primeras épocas fue muy lento y en ausencia de ideas abstractas que condujeran a los conceptos de “Propiedad “ y de “Derechos Individuales”, transcurrió mucho tiempo.

Antigüedad.- Nada se conoce en Roma y Grecia sobre el reconocimiento del derecho a los inventores . La “invención” no pasaba de ser considerada habilidad manual. Por lo general, las tareas manuales estaban encargadas a los esclavos y a los esclavos no se les reconocían derechos.

Edad Media.- El señor feudal, soberano absoluto, árbitro del ordenamiento jurídico otorgaba monopolios comerciales. (Ej. Exclusividad para fabricar

11

vidrios, para cobrar peaje, para importar cerveza). Dichos privilegios son el primer antecedente de un derecho comercial de exclusividad otorgado por una autoridad.

En principio, el privilegio no quedaba superditado a la utilidad colectiva y sus intereses.

La característica de esta época en el otorgamiento de monopolios fue la arbitrariedad, pero las concesiones de esos monopolios son antecesoras de las modernas patentes.

El dato más antiguo conocido data del año 1236. El Alcalde de Burdeos otorgó un “privilegio” a un fabricante de telas para hacerlo según métodos flamencos.

En 1330, Felipe VI de Francia otorgó a Philippe de Caequeray un privilegio para manufacturar vidrio en compensación del cual debía pagar 3 Libras anuales y 20 fanegas de avena. Este es el primer antecedente de lo que posteriormente serían las anualidades de las patentes.

En 1331 se crean las Cartas de protección otorgadas por el Rey en Inglaterra, que consistían en permisos reales otorgados a comerciantes para establecerse en el país y para la fabricación de ciertos productos (licencia de funcionamiento).

En el año 1427 se produce la concesión del primer privilegio exclusivo otorgado en la República de Florencia al Arquitecto Philipp de Brunelleschi con relación a un barco al cual le había incorporado elementos de elevadores para transportar piezas de mármol y material de construcción.

La Ley Veneciana de 1474 es la primera Ley de Patentes de la que se tenga noticia. Comienzan las reacciones opuestas a los monopolios arbitrariamente otorgados y en 1624 se dicta el ESTATUTO DE MONOPOLIOS en Inglaterra limitando las facultades del Rey respecto a la facultad de concesión.

El Estatuto adoptó el nombre de “Letters Patent” o “Patents” para designar los documentos o certificados que acreditaban la existencia del privilegio.

Este instrumento normativo estableció tres cosas importantes que perduran con el tiempo :

- El invento debe ser novedoso e industrial.- La patente debía concederse al “verdadero y primer inventor”- Se fijó una duración de las patentes.

En 1669 el Reglamento de Luis XIV establece que los privilegios referentes a inventos debían ser examinados previamente por la Academia de Ciencias. (Antecedentes del Examen de Fondo).

En 1762, mediante Edicto Real, se reglamentó la duración del privilegio (15 años) y se reimplantó la concesión real con aprobación del Parlamento.

12

Norteamérica.- Las colonias inglesas de América, habían adoptado el Estatuto de Monopolios de 1624 pero los restringieron en cuanto a su aplicación.

La primera Ley norteamericana de Patentes data de 1790. Intentó definir el invento patentable. Existía una comisión que debía otorgar las patentes, fijar la duración y señalar la tasa a pagar al estado por la concesión del privilegio.

Desde entonces quedan claramente establecidos los requisitos de patentabilidad:

- Novedad.- Carácter técnico (implica actividad inventiva, no ser evidente u obvia).- Aplicación industrial.

LEY FRANCESA DE 1791

“LA ASAMBLEA NACIONAL CONSIDERA QUE TODA IDEA NUEVA, CUYA MANIFESTACIÓN O DESARROLLO PUEDAN SER ÚTILES A LA SOCIEDAD , PERTENECE PRIVATIVAMENTE A QUIEN LA HA CONCEBIDO, Y CONSIDERA AL MISMO TIEMPO, CUANTO LA FALTA DE UNA DECLARACION POSITIVA Y AUTENTICA DE ESTA VERDAD PUEDE HABER CONTRIBUIDO HASTA EL PRESENTE A DESCORAZONAR LA INDUSTRIA FRANCESA PROVOCANDO LA EMIGRACION DE MUCHOS ARTISTAS DISTINGUIDOS Y HACIENDO PASAR AL EXTRANJERO UN GRAN NUMERO DE INVENTOS NUEVOS DE LOS QUE HUBIERA PODIDO OBTENER LAS PRIMERAS VENTAJAS. “

Esta declaración confirma que los fundamentos para la protección de la Propiedad Industrial se mantienen casi inalterados a lo largo del tiempo, especialmente en lo que se refiere al incentivo a la creatividad, el desarrollo científico y la activación económica.

DIFERENCIAS ENTRE INVENCION Y DESCUBRIMIENTO

Inventar : Producir nuevos objetos o resultados técnicos combinando y utilizando fuerzas de la naturaleza.

Invento: Creación de la inteligencia humana, reducida a una expresión técnica que (dominando la naturaleza y mediante el empleo de fuerzas naturales) conduce a un resultado efectivo, por tanto apto para resolver las necesidades humanas.

Definición de invento según la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual): “Se entenderá por invención la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en el estado de la técnica”.

Descubrir : Percibir y reconocer objetos, fenómenos y propiedades de los cuerpos, hasta entonces no conocidos, pero existentes.

Descubrimiento: Reflejo de un hecho del mundo exterior en el espíritu del hombre. Reflejo por tanto no patentable. Saca a la luz cosas que existían pero que habían escapado a la observación.

13

Descubrimiento como punto de partida de la invención

Los descubrimientos en términos generales no son patentables, aunque si son el punto de partida de la invención. Cuando el descubrimiento conduce a un efecto nuevo aplicable a la industria, se convierte en invento.

La doctrina norteamericana expresa que hay descubrimientos que son patentables (Ej. El éter fue patentado). Reconocen la patentabilidad de un descubrimiento cuando este implica la utilización de un medio material capaz de dar resultados en la industria.

PATENTE DE INVENCION

La patente es una forma de pronunciamiento de una autoridad superior que reconoce y otorga protección legal de una invención a una persona.

Significado de la palabra Patente

Existen varios significados para la palabra “patente”. Por una parte se la puede entender como “documento” Por otra, se puede entender como “contenido”.

La patente de invención resulta el instrumento imprescindible para el ejercicio del derecho del inventor.

Normalmente el derecho del inventor recae sobre “una idea para la ejecución de una cosa”. La patente acredita la existencia de dicho derecho.

Elementos

La patente de invención contiene los siguientes elementos:

a) Describe cual es el modus operandi y como es la cosa ideada por el inventor.

b) Delimita el alcance del derecho del inventor

La patente contiene siempre una descripción detallada del invento. Esta es una particularidad característica de la patente de invención: la necesidad de la descripción del invento.

Ejemplo: Una obra literaria, un cuadro, una escultura, se definen por si solos, porque son directamente percibidos por los sentidos.

La invención necesita ser definida por escrito, pues aun cuando ya haya sido realizada, ni el examen físico, o la apreciación del objeto constituido de acuerdo con el invento, daría la pauta de cual fue la idea del inventor, no permitiría apreciar en que consiste la invención: manera, procedimiento y objeto mismo.

14

La Patente produce los siguientes efectos jurídicos:

a) Dentro de un principio de buena fe, prueba la propiedad del invento.b) Prueba la posesión del derecho cuando el invento no está en

Explotación.

La doctrina moderna en materia de patentes, en caso de conflicto, se refiere a la “inversión de la carga de la prueba” respecto de la condición de inventor, es decir que, ante una acusación de falta de titularidad sobre el invento, es el inventor quien deberá probar lo contrario.

Caracteristicas del derecho conferido por la patente

TEMPORALIDAD.- El derecho del inventor no es perpetuo. No puede ser perpetuo por las siguientes razones:

-Porque el progreso industrial se estancaría. -Cada invento sirve de base para nuevas investigaciones y para otros inventos.

TERRITORIALIDAD.- El Estado otorga el privilegio de explotación exclusiva al inventor y ese acto implica un ejercicio de soberanía, por tanto se limita a su propio territorio.

La tendencia es la de llegar a través de los tratados internacionales a poner remedio a los inconvenientes que pudiera significar la territorialidad y de hecho se ha logrado ya mucho en los procesos integracionistas.

Requisitos de patentabilidad.

Tómese como nota aclaratoria que no todos los inventos son patentables. Solo son patentables los que cumplan con los siguientes requisitos:

- Novedad- Nivel inventivo (o altura inventiva)- Aplicación industrial

NOVEDAD.- En un sentido común, novedoso es aquello que antes era desconocido. Para determinar si hay novedad en un invento tendremos que considerar que “no hay invento si nada nuevo se ha obtenido”.

El problema como tal, cualquier problema existente, no es privativo del inventor, existe al margen del mismo y el inventor no podrá pretender para si el derecho exclusivo de solucionarlo. El problema está al alcance de todos, a todos se presenta y todos pueden buscarle solución y un mismo problema puede admitir diferentes soluciones.

¿Como se soluciona el problema? Encontrando los medios capaces de realizar el resultado, y el derecho del inventor se limita a la utilización de esos medios para obtener ese resultado.

15

Tres conclusiones sobre el requisito de novedad:

a) El resultado del invento debe evaluarse en función de los medios y debe ser siempre constante, es decir que debe obtenerse cada vez que los medios que los producen entren en función porque eso es lo que permite que el invento sea realizable. (Que la solución no sea casual, sino causal).

b) El derecho del inventor recae sobre los medios que proporcionan el resultado. (Derecho sobre los pasos, no sobre el resultado).

c) El invento, como se refiere a los medios que realizan un resultado funcional, no puede ser abstracto o teórico, debe ser realizable materialmente. (Ej. No se puede patentar un invento que no es empíricamente comprobable).

Por tanto la novedad de la idea inventiva, es la novedad de la relación causa – efecto efectiva entre los “medios”empleados por el inventor para la realización de la invención y el “resultado obtenido”.

Ese “medio” o “material empleado “ en si puede ser conocido, y también puede ser conocido el “resultado” con prescindencia del medio que lo produce, pero que si la relación de causalidad entre el medio y el resultado es novedosa, hay invento cuando ese resultado o ese medio son realizables.

El Derecho Positivo considera los términos de comparación indicados para determinar la novedad de la idea inventiva. Para ellos se toman en cuento dos momentos:

a) Momento de la invención y anterioridades- Para la legislación francesa la novedad debe ser absoluta . Si el invento

ha sido anticipado en cualquier lugar del mundo, en principio el invento será rechazado (hay excepciones).

- Para el derecho alemán los conocimientos perdidos, no cuentan. Tampoco aquellos que estén descritos en libros que están fuera del alcance del público.

- Para algunas legislaciones la novedad es territorial. La publicación del invento fuera del territorio inglés, por ejemplo, no afecta la novedad del invento.

b) Fecha de la solicitud de protección del invento.- Como es muy difícil determinar el momento mismo de la invención y en

que momento la idea inventiva toma forma es prácticamente indeterminable. Por indeterminable se ha adoptado entonces como fecha a considerar, el momento en que el inventor reclama la protección del Estado es decir el momento de la solicitud de la patente.

Principios de la norma internacional

16

Hasta el siglo XIX, mientras no existió ningún convenio internacional en la esfera de la propiedad industrial, el lograr la protección de un invento en varios países, resultaba difícil. Era necesario presentar las solicitudes al mismo tiempo en todos los países para evitar que la publicación hecha en un país destruyera la novedad de la invención en otros países.

A medida que durante la 2da mitad del siglo XIX, más y más países fueron desarrollando un sistema de protección a las invenciones, existió el deseo general de armonizar las leyes de Propiedad Industrial con alcance internacional.

El aumento del comercio y de las corrientes tecnológicas entre los países, fue haciendo necesaria dicha armonización.

En 1883, 11 Estados firmaron el Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, mismo que fue revisado en 7 ocasiones. Al 31 de marzo de 1999 contaba con 151 estados miembros.

El Convenio de Paris trata sobre varios aspectos relacionados con la protección de las invenciones, entre ellos el requisito de NOVEDAD:

Indicábamos que para evitar que la invención pierda su característica de novedad era necesario que la protección del invento sea solicitada al mismo tiempo en diferentes pases. El Convenio de Paris soluciona este aspecto, mediante un sistema de prioridades y plazos.

ALTURA INVENTIVA

Para una invención, tener altura inventiva significa “no ser evidente”. La altura inventiva requiere que exista la presencia de una “idea inventiva”, es decir que la creación de orden intelectual que se manifiesta en la invención no resulte obvia.

La altura inventiva, a diferencia de la novedad exige que el invento, por muy novedoso que fuera, tenga elementos de creatividad que no se deduzcan de la simple lógica o la cultura general. Es decir, debe existir un esfuerzo intelectual extraordinario, que quede manifiesto.

APLICACIÓN INDUSTRIAL

Algunas legislaciones, al hablar del requisito de aplicación industrial mencionan “Carácter industrial”. En su mayoría exigen esta condición aunque no definen exactamente qué es el carácter industrial.

La expresión “industrial” que la ley emplea para caracterizar la utilización de un invento, tiene por objeto excluir de su campo de aplicación las creaciones intelectuales puramente científicas, literarias y artísticas.

17

El aspecto “filosófico” del requisito de tener “aplicación industrial” está relacionado con la necesidad de que el resultado sea tangible (perceptible, susceptible de medición).

Ejemplos:

“Conseguir la combustión inodora del aceite de petróleo”

“ Aumentar el alcance de las armas de fuego”

“Desarrollar el volumen de los sonidos en los instrumentos de música”

Se consiguen resultados perceptibles o susceptibles de medición y que PUEDEN SER APRECIADOS POR IGUAL, POR TODOS.

En todos los casos es innegable la existencia de un proceso o resultado utilizable en la industria.

NOTA IMPORTANTE: NO INFLUYE PARA LA PATENTABILIDAD LA IMPORTANCIA ECONOMICA DEL RESULTADO INDUSTRIAL. EL MERITO DEL INVENTO TAMPOCO NO INFLUYE SOBRE LA “PATENTABILIDAD DEL INVENTO.

La ley prevee expresamente lo que no debe considerarse como invención (artículo 15 de la Decisión 486 ) y señala también cuales invenciones no son patentables.

Invenciones no patentables

Como se mencionó anteriormente, no todas las invenciones son patentables. El Art. 20 de la Decisión 486 indica que invenciones no son patentables.

Titulares de la patente de invención (Art. 22 Decisión 486)

El derecho a la patente pertenece al inventor o su causahabiente. Los titulares pueden ser personas naturales o jurídicas. Si son varias personas las que presentan la misma invención conjuntamente, el derecho corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas presentaran una solicitud de la misma patente independientemente unas de otras el derecho se concederá a aquella o su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad más antigua.

El inventor tendrá derecho a ser mencionado, pero podrá igualmente oponerse a esa mención. El inventor por el solo hecho de “inventar” un invento, adquiere ciertos derechos especiales. Su derecho pre-existe a su reconocimiento por parte del Estado. Lo que se adquiere con la patente es el derecho exclusivo de ejercicio del invento.

18

Resulta, entonces, que todas las disposiciones y leyes sobre patentes son simplemente reglamentarias del derecho pre-existente del inventor sobre su creación. La patente no origina, ni crea el derecho, simplemente establece formalidades para asegurarle la exclusividad en la explotación.

El derecho del inventor anterior a la solicitud de patente se manifiesta de las siguientes formas:

A) El inventor es el único que puede solicitar una patente válida o disponer de su invento cediendo sus derechos a quien lo haría.

B) El inventor puede ceder total o parcialmente su derecho sobre la invención a un tercero. Puede transferirlo por contrato o por acto de última voluntad y pasa a sus herederos.

C) El inventor tiene el derecho de reivindicar la devolución de la patente de quien sin ser inventor, haya tenido conocimiento del invento y lo haya patentado a su nombre.

D) El derecho del inventor sobre un invento constituye un bien y por consiguiente forma parte del patrimonio del inventor y es transmisible a sus herederos o legatarios mortis cause.

Como la patente de una invención es un bien, ésta puede cederse a título oneroso o gratuito, total o parcialmente. El inventor puede, por ejemplo, ceder íntegramente la totalidad de su derecho íntegro, con lo que el cesionario adquirirá el derecho a patentar el invento en todos los países del mundo. El inventor, como propietario de la patente, puede ceder su derecho de forma parcial, condicionando el derecho cedido a la solicitud de la patente en ciertos países únicamente a cargo del cesionario.

Distinción entre el derecho sobre el invento y el derecho sobre la patente

Cuando se cede el “Derecho sobre el invento” se entiende que se cede el derecho de patentarlo en cualquier país del mundo.

Cuando se cede el “Derecho sobre la patente” se entiende que los derechos se limitan a la patente cedida.

Personas que pueden solicitar la patente

- La patente puede ser solicitada no solo por el inventor, sino por un sucesor legítimo (un cesionario o heredero)

- Los cesionarios no están obligados a justificar su carácter de tales ante la oficina de patentes, pero ello no significa que no deban celebrar un contrato de cesión con el inventor con las formalidades establecidas por la ley civil, para estar en condiciones de demostrar su derecho a la patente si este fuere impugnado por un tercero más adelante.

Solicitudes en nombre colectivo

19

Ocurre con frecuencia que, personas que crean inventos conjuntamente (en colaboración) y casos de inventores que solicita la patente con alguna persona a quien ha cedido parte de sus derechos.

En ambos casos queda constituido un condominio sobre la patente. Si los solicitantes no indican al solicitar la patente, que proporción tienen en sus respectivas partes indivisas, se considerará que todas las partes son iguales.

Ejemplos de Personas jurídicas de Derecho Privado que pueden solicitar patentes de invención: Sociedades, Congregaciones, Cooperativas, Sindicatos.

Ejemplos de Personas Jurídicas de Derecho Público que pueden solicitar patentes de invención: Estado, Provincias, Municipalidades.

Acreedores del inventor y afectacion de la patente

Mientras el invento no esté patentado, la invención se considera como bien intangible, que pertenece al inventor como parte de su personalidad, queda excluída de su patrimonio y fuera del alcance de sus acreedores.

En esas condiciones nadie, durante la vida del inventor puede prevalerse de su calidad de acreedor para obligarlo a solicitar la patente de invención.

TEMA 4CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PATENTES

ANTECEDENTES

Como se ha visto, el régimen de patentes es un instrumento para el desarrollo económico. Una de las razones por la que los Estados protegen las invenciones es precisamente porque es una de las vías más baratas y más expeditas para contar con tecnología en el ámbito industrial e incentivar la innovación científica que resulta imprescindible para el desarrollo y el bienestar.

La Revolución Industrial desencadenó un fuerte intercambio comercial y la especialización del trabajo. Los países comenzaron a buscar la exportación de sus productos, ocasionando crecimiento económico. El reconocimiento de los depósitos de pedidos de patentes dio un paso decisivo a la internacionalización del sistema jurídico de protección a la tecnología en los tratados internacionales. (Pimentel, 2000).

CONVENIO DE PARIS

Entre 1883 y 1886 se adoptaron respectivamente el Convenio de la Unión de Paris para la protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

20

Los convenios mencionados establecieron la creación de Secretarías que se unieron en 1893 y recibieron diversos nombres hasta 1970, año que fueron substituídas por la Repartición Internacional de la Propiedad Intelectual en virtud del convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hasta febrero de 1997, dicha repartición de las Naciones Unidas lograba la cantidad de 161 estados miembros.

Los objetivos de la OMPI son:

- Mejorar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados y si es necesario, con la colaboración de cualquier otra organización internacional.

- Asegurar la cooperación administrativa entre las uniones de propiedad intelectual creadas por los Convenios de París y de Berna y varios subtratados concertados por los miembros de la Unión de Paris.

A partir de enero de 1997, la OMPI administra las uniones y tratados en materia de propiedad industrial , entre ellos : La Unión de Paris para la protección de la propiedad industrial.

ALCANCES DEL CONVENIO DE PARÍS

El Convenio de Paris se aplica a la propiedad industrial en su sentido más amplio con inclusión de las invenciones, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, nombres comerciales, indicaciones geográficas, así como el régimen de la competencia desleal.

Las reglas fundamentales del Convenio de París pueden dividirse en tres categorías principales: Trato Nacional, Derecho de Prioridad y Normas Comunes.

Trato nacional

En virtud del principio de trato nacional, el Convenio estipula que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada Estado miembro tendrá que conceder a los nacionales de los otros Estados miembros, la misma protección que a sus nacionales (prohibición de ventajas en razón de nacionalidad). También quedan protegidos por el Convenio los nacionales de los Estados que no sean miembros siempre que estén domiciliados o tengan establecimiento industriales o comerciales efectivos y reales de un Estado miembro.

Prioridades

En el Convenio se establece el principio de prioridad de las solicitudes de patentes. De acuerdo a este principio, sobre la base de una primera solicitud de patente de invención regularmente presentada en uno de los estados miembros, el solicitante podrá, durante un cierto período, 12 meses para las patentes, pedir protección en cualquiera de los demás estados miembros.

21

Dichas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas en el mismo día de la primera solicitud. De modo que tendrán prioridad sobre las solicitudes que otras personas pueden presentar durante el plazo citado para la misma invención. Estas solicitudes posteriores estando basadas en la primera, no se verán afectadas por ningún hecho que pueda haber tenido lugar en el intervalo, como cualquier publicación de la invención.

La gran ventaja práctica de esta disposición reside en el hecho de que un solicitante que desee protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de plazo para decidir en que países desea la protección y para organizar con todo el cuidado necesario las disposiciones que habrá de adoptar para asegurar la protección.

Normas comunes

En el Convenio de Paris se estipulan algunas normas comunes que deben ser previstas por todos los Estados miembros. Las más importantes con relación a las patentes son comentadas a continuación:

1.- Las patentes concedidas en los diferentes Estados miembros para la misma invención, son independientes entre sí. La concesión de la patente en un Estado miembro, no obliga a los demás a concederla. Una patente no podrá ser denegada, caduca o anulada por el hecho de que fue denegada, caducó o se anuló en otro Estado miembro.

2.- El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente (paternidad del invento).

3.- Una solicitud de patente no podrá ser denegada y una patente no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

4.- Las licencias obligatorias podrán ser concedidas por los Estados dentro de determinados límites.

PROCESO DE MUNDIALIZACION DE LA PATENTE

El proceso de mundialización de la patente está marcado por tres grandes impulsos:

1.-La firma del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en 1970,

2.-La regionalización lograda con el Convenio de Munich de la Patente Europea,

3,. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio.

PCT (Patent Cooperation Treaty) / Tradado de Cooperación en Materia de patentes (TCP)

22

La firma del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes ha recibido un gran impulso internacional para la configuración de un orden global en el sector, a través del cual se hizo posible la protección jurídica de la tecnología, por la patente en varios países.

Los Estados parte del Tratado se constituyeron en Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de protección de las invenciones y para la prestación de servicios técnicos especiales, denominada Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes.

Los objetivos expresos del PCT son:

- Perfeccionar la protección legal de las invenciones.

- Simplificar y hacer más económica la obtención de la protección de las invenciones, cuando esta protección es deseada en varios paises.

- Facilitar y acelerar el acceso de todos a las informaciones técnicas contenidas en los documentos que describen las nuevas invenciones.

- Estimular y acelerar el progreso económico de los paises en desarrollo adoptando medidas que sirvan para incrementar la eficacia de sus sistemas legales de protección de las invenciones, tanto a escala nacional como regional, permitiéndoles fácil acceso a las informaciones relativas a la obtención de soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades específicas y facilitándoles el acceso al volumen siempre creciente de tecnología moderna entendiendo que .la cooperación internacional facilitará en gran medida el logro de estos objetivos.

DERECHO DE PATENTES EN LA UNION EUROPEA

El segundo gran paso en el proceso de mundialización, después que el régimen de patentes fue reconocido como importante, es el caso de la Unión Europea , que a través del Convenio de Luxemburgo adopta el acuerdo especial denominado Patente Comunitaria. Por estar proyecta una ampliación de la Comunidad Europea y por existir interés en la integración, los vecinos se adhirieron al Convenio de Munich de la Patente Europea que tuvo más éxito.

El carácter territorial de los derechos de propiedad industrial representaba un obstáculo al comercio entre los Estados miembros y una contradicción a los principios de la libre circulación de mercancías y libre competencia establecidos por el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Sin embargo al crearse la Comunidad Europea no fue considerada la posibilidad de que la comunidad asuma la competencia en concesión de derechos de propiedad industrial y los mercados miembros mantuvieron sus legislaciones nacionales.

23

En ese momento se hizo cada vez más evidente la necesidad de unificación de las normas de concesiones de los derechos de propiedad industrial en el ámbito comunitario y considerando que era difícil conseguir objetivos muy ambiciosos como un sistema de patentes totalmente uniforme, regulando un procedimiento para obtención de una patente de carácter supranacional, válida par todo el territorio de la CEE y sometida a normas de derecho sustantivo únicas para el conjunto del territorio, a partir de 19689 los trabajos de unificación del derecho europeo de patentes pasaron a considerar una doble vía de la cual resultarán dos convenios distintos, respondiendo a dos niveles diferentes de armonización , que fueron el de Munich y el de Luxemburgo.

El Convenio de Munich fue abierto a los miembros de la CEE y otros países europeos, pretendiendo establecer un procedimiento común de concesiones de patentes, centralizado en una oficina internacional. Las patentes concedidas se convertirían en un haz de patentes nacionales sometidas al derecho nacional de los países designados en la correspondiente solicitud.

El segundo convenio, de Luxemburgo, ligado al anterior, buscaba la unificación en un nivel superior, al pretender que resultase en una única patente para todos los países de la CEE y en un mismo derecho sustantivo común, en vez de convertirse en tantas patentes nacionales como el número de países designados.

El Convenio sobre Concesiones de Patentes Europeas se firmó en Munich en 1973, también llamado Convenio de Munich o Convenio de la Patente Europea. El régimen jurídico y sus efectos pasaron a ser los mismos de la patente nacional concedida por cada estado. La institución creada para conceder las patentes europeas fue la Organización Europea de Patentes y asumió por lenguas oficiales el alemán, el francés y el inglés. (Las funciones del Derecho Mundial de Patentes .Luiz Otavio Pimentel 2000).

ADPICS Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC).

El principal antecedente de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC es el Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio “Gatt” que tuvo por objetivo fundamental la liberalización del comercio internacional. Fue regido por tres principios básicos: tratamiento igual y no discriminatorio para todos los países miembros, reducción de tarifas por medio de negociaciones y eliminación de las cuotas de importación, todos para asegurar el funcionamiento del principio fundamental del sistema que es el de libre comercio.

Lógicamente, la orientación hacia el libre comercio favorece la situación privilegiada de los países más industrializados en detrimento de los países subdesarrollados. Es necesario recordar que el principio fundamental de igualdad ha sido contrariado reiteradamente por los miembros industrializados que protegen sus mercados, por diferentes motivos, restringiendo el acceso por parte de los países menos desarrollados a mercados mayores.

24

Las negociaciones del GATT denominadas rondas, se realizaron en ocho ocasiones. La Ronda Uruguay es la más famosa y en ella participó la mayoría de los países del mundo y la Unión Europea como tal, significando la casi totalidad del volúmen del comercio del planeta.

La ronda Uruguay del GATT, iniciada en 1986, llegó a un acuerdo final para la amplia liberación del comercio de mercancías y de servicios con la creación de la OMC. Entre los anexos sectoriales de este acuerdo figura el que trata de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio (ADPIC) que incluye el tema de las patentes.

Adpics es un conjunto de normas que aseguran el funcionamiento de los derechos de propiedad intelectual a escala mundial. Aunque algunos estados permanezcan fuera del sistema, esto representa una parcela insignificante en términos de negocios e intercambio comercial.

El uso y el tráfico mercantil de la tecnología protegida jurídicamente por la patente incluye ahora desde la mecánica hasta la biología, lo que implica decir que cualquier campo de la tecnología es patentable. El espacio demandado para el debate ético sobre el tema es tan grande como las potencialidades y posibilidades de la producción industrial tecnológica.

El Acuerdo ADPIC posee dos mecanismos básicos y fundamentales para corregir las prácticas de infracciones a la propiedad intelectual: primero, la elevación del nivel de protección en todos los miembros del acuerdo, segundo la garantía de la observación de los derechos de propiedad intelectual a través de procedimientos judiciales ágiles y efectivos.

El objetivo primordial del Acuerdo Adpic es garantizar de modo armonioso un nivel de protección mínima para los derechos de propiedad intelectual en los mercados de países desarrollados o de economías emergentes, lo que consistirá en facilitar las exportaciones de los países más industrializados , creando al mismo tiempo las condiciones necesarias de seguridad jurídica para un eventual mercado de transferencia de tecnología en el futuro.

El objetivo final es que la tutela de los derechos de propiedad intelectual, no se convierta de hecho, en un obstáculo al comercio internacional.

TEMA No. 5MODELOS DE UTILIDAD

CONCEPTO

Los modelos de utilidad son considerados como “pequeñas patentes”. Están regulados desde el Art. 81 de la Decisión 486.

“ Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o

25

que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.”

ELEMENTOS

- Es una FORMA NUEVA de ciertos objetos de uso práctico. - Muestra una VENTAJA O EFECTO TÉCNICO que antes no tenían.

El concepto de la “forma” no se reduce a la configuración de un objeto determinado, es decir la forma “hacia fuera”, sino tambien la forma “hacia adentro”, o sea todo lo que llena el espacio, lo que la doctrina alemana a denominado “forma espacia” (Raumform) es decir lo que ocupa el lugar en el espacio.

REQUISITOS

Novedad

El concepto de novedad tratándose de Modelos de Utilidad, se predica de la FORMA y no del objeto al cual se aplica, el cual puede ser conocido o nuevo. La novedad se relaciona con la FORMA de un objeto determinado, no en cuanto a la forma misma la cual puede ser conocida, sino en cuanto a la utilidad, ventaja o efecto técnico que le proporcione.

Formas para determinar la novedad

Se determina la novedad de un modelo de utilidad de la misma manera como en materia de invenciones:

UN MODELO DE UTILIDAD ES NUEVO SI NO ESTA COMPRENDIDO EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD O EN LA FECHA DE LA PRIORIDAD VALIDAMENTE REIVINDICADA.

El modelo de utilidad debe referirse a un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismos u objeto, ello implica que el modelo debe ser utilizado en forma tal que permita solucionar un problema.

Finalidad útil y práctica

Conforme la definición el modelo de utilidad éste debe buscar la promoción de un fin útil que puede referirse a un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto o a alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que el objeto antes no tenía.

El objeto en el cual se materializa el derecho sobre el modelo de utilidad debe ser un objeto de uso práctico, como por ejemplo una herramienta, una máquina, un artefacto o un mecanismo o alguna parte de los mismos.

EXCLUSIONES

26

Se excluyen de la protección como Modelo de Utilidad:

- Las invenciones de procedimiento.- Las creaciones meramente estéticas (ornamentales)- Las obras de arte (Derechos de Autor)- Creaciones que conforme a la norma comunitaria no son patentables.

DURACIÓN DEL DERECHO

Conforme a la Decisión 486, el derecho dura 10 años. Son aplicables las normas para obtención de patentes de invención.

TEMA 6DISEÑOS INDUSTRIALES

NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Mucho se ha discutido sobre la naturaleza de los Diseños Industriales. Algunas convenciones internacionales los mencionan como dibujos y modelos industriales.

DENOMINACIONES

Éstas son algunas denominaciones que se les da en la legislación de otros países:

Diseños Industriales (México), Diseños y Dibujos Industriales (Francias), Dibujos y Modelos Industriales (Colombia), Modelos de gusto (Alemania).

Cualquiera que sea la terminología que se use, los diseños deben considerarse como una creación estética u ornamental.

Art. 113 de la Decisión 486.- “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”

CARACTERÍSTICAS

OMPI.- En la definición propuesta en la ley tipo de la OMPI, se determinan caracteristicas propias de los diseños industriales:

- Se protege la forma externa del producto, esto es, la apariencia especial del producto, la cual solo puede apreciarse por el sentido de la vista. Aquí radica una de las diferencias con los modelos de utilidad, que protegen la forma hacia adentro y hacia fuera.

- El diseño industrial protege la forma exterior del producto en cuanto dicha forma de un aspecto especial al producto. Dicho aspecto especial no puede

27

referirse al destino o finalidad , lo cual significa que se protege exclusivamente un aspecto estético.

REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD

Es requisito implícito del Diseño Industrial no proteger un efecto técnico. Cuando protege un efecto técnico, se entra en el ámbito de protección que brindan las disposiciones sobre patentes de invención o sobre los modelos de utilidad.

El Diseño Industrial debe servir de tipo o patrón para la fabricación de otros productos iguales.

Requisito implícito para la protección de Diseños Industriales:

- Novedad- Susceptibilidad de aplicación industrial- Ornamentabilidad.

TEMA 7 SECRETOS EMPRESARIALES

NOCIÓN DE SECRETO EMPRESARIAL o SECRETO INDSUTRIAL

Se entiende por secreto empresarial o industrial “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto”.

Ejemplos : La fórmula de la Coca-Cola es un procedimiento protegido como secreto industrial.

¿Cual es la razón por la cual se ha preferido este procedimiento de protección en vez de protegerla a través de una Patente de Invención?

La razón es muy simple: Si se protege el secreto industrial por la vía de la Patente de Invención, transcurrido el término del privilegio, la fórmula de la Coca-Cola sería de dominio público y por tanto la empresa perdería esa exitosa exclusividad que la ha llevado a altos niveles económicos.

El secreto industrial puede referirse también a los scretos comerciales que abarcan el campo de la gestión, sistemas de contabilidad, publicidad y otras técnicas de comercialización y distribución.

En la Decisión 486 , norma comunitaria que se refiere al Secreto Empresarial, dentro del título que corresponde al Régimen de la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial se mencione que “comprende tanto el secreto industrial propiamente dicho como el secreto comercial , incluyéndose entonces aplicaciones industriales y comerciales”.

28

Resulta, para efectos didácticos más conveniente hablar de secretos empresariales, esta denominación adopta los secretos industriales y los secretos comerciales.

Ejemplos de secretos comerciales:

- Estrategias de marketing. - Estrategias de publicidad. - Estrategias de distribución. - Técnicas de branding. - Técnicas de producción.

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA NOCIÓN DE SECRETO INDUSTRIAL

Fundamentalmente el secreto industrial es un conocimiento que tiene las siguientes características:

- Secreto.- Susceptible de transmitirse a un tercero.- Tiene valor comercial. - Protegido por su legítimo poseedor, mediante medidas razonables para:

a) Evitar su revelación b) Evitar su adquisición en forma que no se acomode a las prácticas leales

o uso por parte de un tercero

Implicancias del secreto:

Debe ser Información no conocida y no divulgada ante y por terceros. (Pocas personas tienen acceso a dicha información).

“Secreto en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocido en general, ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate.”

Volviendo al ejemplo de la fórmula de la Coca-Cola, ésta es secreta, porque el Jefe de Producción de la planta no la conoce y el Jefe de Producción sería en términos precisos una persona integrante de los círculos que normalmente manejan el tipo de información técnica del producto.

La característica de valor efectivo o potencial por el hecho de ser secreto está expresamente contemplada en el Literal b del Artículo 261 de la Decisión 486.

Efectivamente, si un secreto empresarial no tuviera un valor efectivo o potencial, o no estuviera intrínsicamente vinculado a un beneficio económico, no existiría necesidad de mantenerse en secreto.

29

En el mismo artículo 261 se indica la necesidad de que exista un control efectivo, ejercido por las personas que tienen en posesión el secreto industrial, para mantener el conocimiento como secreto. (Inciso c)

Para ello, quienes detenten el secreto, para exigir su protección, deben tomar las medidas adecuadas y razonables para impedir su divulgación.

Lo que se sabe del secreto industrial que protege a la fórmula de la Coca-Cola es que dentro el imperio industrial que significa esta empresa, solamente siete personas conocen el secreto, y aparentemente ninguna la conoce completa, (salvo una previamente determinada) sabe quienes son las demás personas y sabe cual es la fórmula completa.

Es posible que cada uno de los depositarios de la fórmula de la Coca-Cola, no la tenga apuntada en su libreta de notas, o en un papel en el cajón de su escritorio. Lo más probable es que la tenga en clave y depositada en la caja fuerte de un banco.

CONOCIMIENTOS DE DIFÍCIL ACCESO QUE NO SON CONSIDERADOS SECRETOS EMPRESARIALES

En el desarrollo de las actividades industriales o comerciales existen conocimientos de difícil acceso. Pueden haber personas que estén dispuestas a pagar un precio por poder utilizar dichos conocimientos.

La causa de dicha transferencia de conocimientos puede ser el nivel tecnológico inferior del comprador, siendo entonces la transferencia una simple prestación de servicios y no la adquisición de derecho a acceso a un secreto industrial.

EXIGENCIAS DE LA DECISIÓN PARA LOS SECRETOS INDUSTRIALES

Para que una creación intelectual adquiera la condición de Secreto Industrial, la Decisión 486 requiere que:

- a) La creación no sea de dominio público- b) La creación no resulte evidente para un técnico en la materia y - c) La creación no deba ser divulgada por disposición legal o por orden

judicial.

Dominio público

Es evidentemente redudante que un secreto no forma parte del dominio (conocimiento) público.

La norma se refiere al “dominio público” asociando esta expresión en cierta forma a conocimientos que hacen parte del estado de la técnica, concepto utilizado en relación con el requisito de la novedad en materia de invenciones.

30

En algunos casos se ha considerado que el secreto deja de existir cuando el producto se encuentra en el mercado y gracias al análisis del mismo (ingeniería inversa o “reverse engineering”) es posible conocer los secretos de su fabricación. Falta de obviedad

Lo que resulta evidente para un técnico en la materia del secreto industrial, no puede ser protegido como tal. Corresponde el mismo criterio empleado para juzgar la actividad inventiva (nivel inventivo) en materia de invenciones patentables.

Falta de obligatoriedad en la divulgación de la creación

Cuando se solicita una Patente de Invención, se debe acompañar a la solicitud lo que se denomina la “MEMORIA DESCRIPTIVA”. La Memoria Descriptiva contiene una cantidad e conocimientos que deben quedar por escrito por exigencia de la ley y aunque en un principio, terceros no tendrán acceso esta información, pasada la publicación de la misma, si tendrán acceso, por lo tanto, no pueden ser considerados como SECRETOS INDUSTRIALES.

Por esta razón, los las patentes de invención tienen normas de protección diferentes a las del secreto industrial y viceversa.

DURACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL

El Secreto Empresarial dura en tanto y en cuanto:

a) El conocimiento sea secretob) Se tomen las medidas razonables para mantener en secreto la

información protegida.c) La información tenga un valor efectivo o potencial por el hecho de ser

secreta.

EL DERECHO SOBRE EL SECRETO INDUSTRIAL

Cuando se mencionaron los derechos que concede una Patente de Invención, lo primero que llama la atención es que la patente le da al titular el derecho exclusivo de la explotación del invento protegido por parte del titular por el tiempo que ha sido otorgado esta patente.

Al hablar de derecho “exclusivo”, por lógica se excluyen a terceros en el ejercicio de actos de uso y disposición.

A diferencia de lo que sucede con las patentes de invención , el secreto empresarial no crea un derecho que permita excluir a los terceros del empleo del conocimiento.

Su titular dispone de lo que la doctrina llama un “monopolio de facto”, que dura mientras el conocimiento se mantenga en secreto.

31

Si un tercero llega a poseer el conocimiento por medios no contrarios a las prácticas leales en materia comercial, como sería el haber tenido acceso al conocimiento mediante su propia investigación , puede utilizarlo y divulgarlo sin violar el derecho e quien primero estuvo n posesión de dicho secreto.

Duda sobre la necesidad de materialización

El Artículo 74 de la Decisión 344 señalaba que : “la información que se considere como secreto deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos materiales.”

En una interpretación strictu sentsu, que claro que el bien inmaterial denominado secreto empresarial, solo existiría cuando se plasma en un “corpus mechanicus”.

No sería, entonces, suficiente el acto de creación misma, exigiéndose, por tanto, un requisito similar al establecido en ciertas legislaciones de derecho e autor (no en la nuestra) , para creaciones tales como el ballet, que consideran la obra como inexistente, hasta tanto se materialice en un “corpus mechanicus”

Como explica el tratadista MANUEL PACHON, la norma de la Decisión 344 en este aspecto resultaba inconveniente. El derecho sobre el secreto empresarial debe protegerse contra la indebida revelación, adquisición o uso por parte de terceros, aun cuando nunca haya existido un “corpus mechanicus” en donde se plasme, toda vez que el titular del derecho sobre el secreto industrial puede demostrar su existencia utilizando cualquiera de los medios probatorios establecidos en la legislación interna del respectivo país miembro.

GOMEZ SEGADE anota :

“Puede ser que el “Know How” (El Know How viene a ser la denominación en inglés de lo que para la Decisión 486 es el Secreto Empresarial) como todo bien inmaterial se incorpore en un elemento corporal: Plano, diseño, regla técnica, idea publicitaria , etc.Estos elementos tienen solo valor accesorio: son simples portadores del conocimiento o regla ideal que es el auténtico objeto del Know How.”

Se concluye por tanto, que la Decisión 344 confundía el objeto del secreto industrial que es un conocimiento secreto, con los medios de comunicación que son los elementos materiales en donde se plazmaba.

Los elementos materiales donde se ha plasma el Secreto Industrial, pueden ser necesarios para su transmisión o autorización de uso por parte de terceros, casos en que contractualmente se puede exigir al concedente la entrega de un corpus mechanicus donde se incorpore el secreto industrial.

La Decisión 344 no exigía el depósito del Secreto Industrial en ninguna dependencia oficial para que el titular goce de los derechos de la protección.

32

La ley peruana tiene disposiciones en ese sentido que resultan inconvenientes por cuanto nadie está dispuesto a revelar el secreto a una entidad oficial a menos que se le garantizara un monopolio legal que excluya a cualquier tercero de la utilización del conocimiento que mantenía en secreto, como sucede en el caso de las patentes de invención.

La Decisión 486 corrigiendo este criterio de la Decisión 344 ya no menciona la nacesidad de plasmar el secreto en un corpus mechanicus.

TRANSMISIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL

El secreto industrial puede transmitirse, mediante autorización de uso a un tercero. La transmisión del mismo debe ser efectiva a través de un CONTRATO DE LICENCIA DE SECRETO EMPRESARIAL, en el cual, se aplican las reglas de procedimiento aplicable a la licencia o cesión de patentes.

La autorización de uso, es un contrato de administración conocido también con el nombre de licencia de secretos empresariales, similar a la licencia de patentes, en donde el licenciante no enajena sus derechos sobre el secreto industrial, sino faculta al licenciatario para usarlo.

La Decisión 344 no era lo suficientemente clara respecto a las de las licencias de uso del secreto industrial. Acusa las mismas indefiniciones que con relación a las licencias de patentes.

Sin embargo, dicha norma, señalaba que el usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto, salvo pacto en contrario con quien lo transmitió o autorizó el uso. La Decisión 486 en su artículo 264 expresa en forma más clara este aspecto.

Aún si no estuviera expresamente consagrada dicha obligación en el contrato, la misma hace parte intrínseca de lo que significa una OBLIGACIÓN DE NO HACER, que para el caso concreto es NO DIVULGAR. Es una obligación de la escencia del contrato de licencia.

Quien otorga la licencia de un secreto industrial lo hace sobre la base y la certeza de que el secreto subsistirá porque el conocimiento se mantiene en secreto.

Esta obligación conlleva una doble implicación:

a) La no divulgación a tercerosb) Descontinuar el empleo del conocimiento una vez terminado el

contrato.

El tratadista Manuel Pachón criticaba duramente el contenido del Art. 76 de la Decisión 344.

33

El Artículo 76 de la Decisión 344 menciona que en “los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales allí contenidos. Dichas cláusulas deberán precisar los aspectos que se consideren confidenciales. “

Indica el tratadista Manuel Pachón que existe una imprecisión en la norma transcrita. En los contratos sobre transmisión de conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o detalle, no hay secretos, hay conocimientos de dominio público, por los cuales alguien está dispuesto a pagar, no por ser secretos, sino porque cuesta más adquirirlos por otro medio.

Si el contrato fuera mixto, vale decir que comprenda la transmisión de conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o detalle, y además trate de secretos industriales, en este caso se debe precisar en detalle cuales son los secretos para establecer en relación a dichos conocimientos la obligación de confidencialidad.

CONFIDENCIALIDAD

El Art. 265 de la Decisión 486 extiende el deber de la confidencialidad a toda persona que en razón al cargo que ejerce en una empresa, en razón a su trabajo, empleo o puesto desempeñado, tenga acceso a un secreto sobre cuya NO DIVULGACIÓN se le haya prevenido.

Esta es una insistencia de la norma un tanto inútil porque partimos precisamente del punto de que el SECRETO INDUSTRIAL para ser secreto no puede ser divulgado, pues si es divulgado ya no es secreto. Entonces la condición de confidencialidad es absolutamente intrínseca al asunto.

En realidad lo que aparentemente la norma busca es dejar claro que el deber de la confidencialidad incluye la abstención de usarlo y revelarlo sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que posea el secreto.

El usuario autorizado no tiene la facultad de revelar el secreto, tampoco está habilitado para otorgar sublicencias, saldo pacto en contrario claramente establecido en el contrato.

NORMAS ESPECIALES RELACIONADAS CON LA APROBACIÓN EN INSTANCIAS GUBERNAMENTALES, DE ALGUNOS PRODUCTOS

Existe el caso de productos que previamente a ser comercializados tienen que obtener una autorización de alguna repartición del gobierno:

Es el caso por ejemplo de los Productos Farmacéuticos, de los Productos Veterinarios, Productos fitosanitarios.

Para proceder a dar la autorización, las autoridades exigen una cantidad de información antes e aprobar la comercialización de estos productos.

34

Dentro de esa información, puede ocurrir que se requieran la presentación de experimentos, pruebas o ensayos, que no han sido publicados, pero que se requiere para garantizar la seguridad y eficacia del producto.

De acuerdo con lo dispuesto en la norma comunitaria, se establece la obligatoriedad de la imposibilidad de utilizar esos experimentos, pruebas o ensayos como apoyo para la aprobación solicitada por un tercero para un producto equivalente, sin que se haya obtenido autorización de quien los presentó.

Las autoridades pueden establecer procedimientos mas cortos apoyados en la bioequivalencia o biodisponibilidad que pudieran dar lugar a la aprobación de la comercialización de productos cuya solicitud se apoye en los datos reservados de un tercero.

ACCIONES PARA DEFENDER EL DERECHO SOBRE SECRETOS INDUSTRIALES.

La Decisión 486 no dice nada respecto de cuales serían las acciones para defender el derecho sobre el Secreto Industrial.

Dado que el derecho no es análogo al derecho concedido por una Patente de Invención o una Patente de Modelo de Utilidad, es de suponer que se deben tomar en cuenta las acciones previstas en las legislaciones nacionales.

Por ejemplo acciones contra la competencia desleal por cuanto la revelación de un secreto empresarial, es un acto de competencia desleal. En algunas legislaciones puede estar tipificado como delito.

TEMA 8LAS MARCAS

ANTECEDENTES

Generalidades

Dentro del ámbito del Derecho de Propiedad Intelectual en general y del Derecho de Propiedad Industrial en particular, las marcas son de tratamiento riguroso y especial por tratarse de figuras muy importantes dentro del comercio y la economía.

Las marcas son usadas desde tiempos muy remotos. Su función ha sido variable, a veces la de identificar la proveniencia de la mercadería, a veces la de la identificar la mercadería misma.

Antecedentes históricos

Siendo la marca un “signo distintivo” se podría con esfuerzo asimilar a las señales o signos que ya el hombre de las cavernas dejaba en sus pertenencias para identificarlos. El concepto actual si bien está alejado del resultado que buscaba el cavernícola, no está alejado del concepto de identificación.

35

Edad antigua

ROMA.- En la antigua Roma era corriente el empleo de marcas (SIGILLA) en productos de alfarería, vinos, quesos, etc. Los productos eran obras de esclavos, lo que hace suponer que ellos no habrían tenido acción en su defensa, salvo sus propietarios.

Aparentemente, es probable que los patronos hayan podido hacer valer la ley Cornelia “de falsis” pero es seguro que tuvieron una acción civil según el caso. Parecería que el derecho sobre la marca se adquiría por la notoriedad que ella alcanzaba, bastante para establecer un derecho de posesión.

GRECIA.- También se han encontrado signos que tienen toda la apariencia de marcas, sobre todo en la alfarería, pero se desconoce en absoluto la protección que a tales signos pudo dispensarse en Grecia.

Edad Media

Marcas corporativas.- Las marcas corporativas eran signos distintivos que utilizaban las corporaciones para distinguir sus productos de los productos de otras corporaciones.

Generalmente las marcas corporativas eran impuestas por ordenanza real. Don Pedro IV de Aragón, en 1373, impuso como marca a los tejedores de un lugar de nombre Torroella de Montgrí, una torre. El mismo monarca en 1386 en carta real dirigida al magistrado de Barcelona, impuso el signo de la villa a los tejedores de dicha ciudad y estableció penas para los usurpadores.

Existen de aquella época numerosas ordenanzas francesas que imponen marcas a determinadas corporaciones y penas para los usurpadores.

La corporación obligatoriamente adoptaba una marca general que certificaba que el producto era reglamentario.

Voluntariamente el “maestro” (quien dirigía la corporación) podía adoptar otra marca.

Carlos V, por edicto en 1544, hizo obligatoria la marca para las corporaciones de tejedores de su imperio.

Las penas para los usurpadores eran duras e inflexibles, en mucha mayor escala de aquellas que imponen las instituciones que persiguen actualmente la piratería y pretenden conseguir multas o apremio corporal para los infractores.

Por ejemplo, en el edicto de Carlos V, se señalaba como pena la exclusión del usurpador de la corporación y la amputación de la mano derecha.

36

En 1554 se castigaba en Francia a los usurpadores con la pena de mil libras de multa y galeras por cinco años. En caso de reincidencia se imponía la pena con galeras a perpetuidad.

Señalan los autores que, bajo el régimen corporativo, durante el cual cada corporación estaba regida por edictos o reales órdenes diferentes, la falsificación de la marca de determinado gremio era un crimen reprimido con castigos terribles, mientras que en otro gremio la falsificación podía considerarse un simple hecho de competencia desleal, a veces ni siquiera castigado.

INICIO DEL USO COMERCIAL DE LA MARCA

Los datos más antiguos con los cuales se cuenta datan del siglo XV, tiempo en el cual además de las corporaciones, los comerciantes habían comenzado a utilizar marcas.

En 1420, en Alemania, se publicó un Handelsbuch (Libro de Comercio el cual contiene una enumeración prolija de las marcas usadas por los comerciantes holandeses, ingleses e italianos.

En ese tiempo la marca ya identificaba al propietario de la mercadería. En 1418 el Consejo de Hamburgo reclama en Doortrecht la entrega de unos barcos con su carga pertenecientes a comerciantes hamburgueses. En el pedido se hacen valer las marcas de 43 comerciantes.

Existen documentos que prueban que la marca del comerciante era protegida por los tribunales que veían en ella una propiedad de derecho natural. La prioridad en el uso y crédito de la marca aseguraban la acción.

En aquella época, independientemente de las acciones civiles, existían acciones penales para determinados casos, emanadas de edictos reales. Se recuerda un edito del Siglo XIV que castigaba con la horca al tabernero que falsificara las marcas de los vinos de Rudesheim.

Hasta principios del siglo XIX el sistema de protección de las marcas mediante edictos reales o reales órdenes fue utilizado por todos los países europeos.

A raíz de la Revolución Francesa, en 1791 se dictó un decreto que suprimió las corporaciones y proclamó la libertad absoluta del comercio y de la industria. Desaparecieron las marcas y contraseñas existentes y se estableció la posibilidad de cualquier competencia.

Tal libertad extrema no fue del todo conveniente y se reestablecieron las marcas, aplicando sanciones uniformes contra todos los imitadores o usurpadores. El rigor de las penas fue aumentado por el Código Penal que estableció en el Art. 142 la pena de reclusión por usurpación.

37

En 1828 se redujo la usurpación o la falsificación a un delito simple y se aplicaron las penas correccionales eficaces. Las demás naciones europeas comenzaron a dictar leyes sobre marcas.

En Italia, el Código Penal en 1839, instituyó una acción en defensa de las marcas “aprobadas por el gobierno”, creando así el REGISTRO DE MARCAS.

NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA

Una marca es un signo utilizado sobre o en relación con productos y servicios.

Las marcas diferencian productos o servicios en su relación con una empresa particular, a saber, la empresa de donde emanan los productos o servicios o la empresa que patrocina o se responsabiliza por los mismos, por ejemplo, cuando la marca es usada por un licenciatario.

La clientela de un establecimiento de comercio, industria o servicios, es un valor patrimonial de difícil protección contra los ataques de los competidores. La legislación ha llegado a protegerla en forma indirecta protegiendo las marcas y en forma directa, contra los ataques de la competencia desleal, sancionando determinadas acciones.

Siendo la marca, el signo distintivo de los productos de una industria, comercio o servicios, puesta en evidencia, el consumidor puede distinguir dichos productos o servicios entre los demás.

Gracias a las marcas puede constituirse una clientela para determinados productos, y al asegurarse al comerciante o industrial la exclusividad en el uso de la marca, se le asegura también el mantenimiento de la clientela.

FUNCIONES DE LAS MARCAS

Se reconoce que una marca cumple o debe cumplir cuatro funciones principales:

- Capacidad de distinguir los productos o servicios a los que se aplica la marca

- Hacer referencia al origen o procedencia comercial de los productos o servicios

- Hacer referencia a su calidad por su tradición y conocimiento - Colaborar en la promoción del producto en el mercado.

Capacidad de distinguir

La primera función es diferenciar los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas. Esta función permite también diferenciar los productos o servicios de una misma empresa. Con ello facilitan la elección que debe hacer el consumidor al momento de adquirir los productos, o de utilizar ciertos servicios. La marca ayuda al consumidor a

38

identificar un producto o un servicio que ya le es conocido o que ha sido objeto de publicidad. Se añade a esta función, porque es parte de ella, la de ser distintiva. UNICAMENTE LOS SIGNOS DISTINTIVOS PUEDEN SERVIR DE MARCA. El objetivo principal es que solo se utilicen como marcas signos que sean suficientemente distintivos y que se evite así causar confusión entre el público consumidor.

Vínculo con la empresa

La segunda función de una marca es la de indicar un vínculo con una empresa particular que ofrece productos o servicios en el mercado. La marca da una indicación en cuanto al origen comercial o empresarial de los bienes o servicios a los cuales se aplica. Esta función es importante para la definición y la extensión de la protección de las marcas.

Es importante evitar que el consumidor pueda creer ante marcas idénticas o similares relativas a productos o servicios de naturaleza idéntica o similar, que dichos productos o servicios provienen de una misma empresa, o que hay algún tipo de relación (licencia, patrocinio o control común) entre dos empresas. Las marcas diferencian productos o servicios en su relación con una empresa particular , a saber la empresa de donde emanan los productos o servicios o la empresa que patrocina o responsabiliza por los mismos, por ejemplo cuando la marca es usada por un licenciatario.

Indicar calidad

Una tercera función de las marcas es indicar una calidad particular de los productos o servicios para los que se utilizan las marcas.

Esta función proviene de un criterio controvertido, ya que no siempre es la marca indicativa de una calidad particular.

Ocurre sin embargo que con frecuencia una marca no se utiliza en una sola empresa, ya que el titular de la marca puede conceder licencias de uso de la marca en otras empresas (Ejemplo: McDonald’s) ello se desprende que es necesario que los licenciatarios o franquicionarios respeten ciertas normas de calidad establecidas por el titular de la marca.

Admtir que las marcas cumplen una función de indicación de calidad, puede tener repercusiones en la práctica sobre las licencias de marcas. Se admite en general que el licenciatario debe respetar cierta normas e calidad establecidas por el titular de la marca.

Promover la comercialización y la venta de productos o servicios Las marcas son instrumentos esenciales en la comercialización de bienes y servicios. Las marcas se emplean en las campañas publicitarias para estimular

39

las ventas. Para cumplir dicha función una marca debe elegirse cuidadosamente. Debe ser suficientemente atractiva para el consumidor, crear interés e inspirar un sentimiento de confianza.

SIGNOS CONSTITUIBLES EN MARCAS

El signo que constituye la marca puede estar conformado por una o varias palabras, letras, números, imágenes o dibujos. También puede consistir en colores o combinaciones de colores, y en formas tridimensionales (marcas plásticas) de los productos mismos o de los envases o acondicionamiento de los productos.

FUNDAMENTO DEL DERECHO DE MARCAS

Ahora que tenemos una visión de lo que es una marca y de su funciónes, veamos porque las marcas son protegidas y donde está el fundamento de este derecho.

A lo largo de la historia del comercio se han adoptado diversas perspectivas en el estudio de la naturaleza jurídica de las marcas, llegándose a desarrollar teorías con conclusiones disímiles.

Teoría de asociación del Derecho de Marcas a los Derechos Reales.

A. Laborde , tratadista, sostuvo que la propiedad intelectual, dentro de la que se comprendía al Derecho de Marcas debía asimilarse al derecho real de propiedad, por cuanto comparte con este las mismas características esenciales, ser absoluto, exclusivo y directo.

El derecho de propiedad puede darse tanto respecto de entidades corpóreas como incorpóreas . Este último es el caso de las marcas, las que existen como entidades incorpóreas, independientemente de su objetivación física (por ejemplo se cuenta con el registro de la marca, pero no se usa)

Esta entidad incorporal, al igual que sus similares corporales es el objeto de un derecho. Es necesario deliminar la amplitud de este derecho, para establecer si es identificable o asociable con la doctrina de los Derechos Reales

Son aplicables los criterios mencionados sobre la propiedad en el Tema 1 del presente Manual.

Breuer Moreno, critica la mencionada teoría, resaltando que en casi todos los derechos reales aparecen los mismos caracteres que en el derecho de propiedad, sin que ello implique que se trate de derechos de la misma naturaleza.

Teoría de la relación de propiedad derivada

40

Según esta teoría el titular de una marca tiene derechos sobre ésta, como consecuencia directa de la propiedad que tiene sobre los productos que llevaban la marca.

Los autores que sostuvieron esta teoría, no tuvieron en cuenta que el derecho a la marca no se pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la marca. Esto se debe a que, el derecho sobre la marca es independiente del derecho de propiedad sobre los productos. Adquirir el producto no quiere decir que se adquiera la marca.

Teorías autonomistas

Para explicar la naturaleza del Derecho de Marcas no basta ceñirse a las clasificaciones tradicionales. En esta tarea de encontrar su verdadera naturaleza se han desarrollado muchas teorías y escogemos dos de ellas:

Teoría de los derechos intelectuales.

El jurista belga Edmond Picard, en 1883 postuló que tanto los derechos sobre la marca como los del inventor o autor no podían incluirse en la clásica división de REALES Y PERSONALES. Según este estudioso, todo derecho se compone de tres elementos:

OBJETO sobre el cual se ejerceSUJETO que lo ejerceRELACION JURÍDICA entre Sujeto y Objeto.

Si queremos hacer una clasificación de los derechos, solamente el OBJETO nos sirve para dicha clasificación porque el SUJETO es siempre el mismo, o sea la persona. La RELACION JURÍDICA es infinitamente variable, por tanto solo queda el objeto.

Ahora bien, si ese OBJETO está constituido por la COSAS del mundo material, estaremos en presencia de un derecho real.

Si el OBJETO está constituido por las ACCIONES, sean positivas o negativas, de otras personas, estaremos en presencia de un derecho personal.

En el caso concreto de las marcas el objeto son los PRODUCTOS DEL INTELECTO del hombre o esos valores emergentes de los signos distintivos, que no son cosas, ni dependen de la acción o inacción de las personas, pero que sin embargo tienen un valor patrimonial evidente.

De aquí emerge entonces la clásica denominación de Derechos Intelectuales.

Teoría de los bienes inmateriales

El jurista Kohler acepta la denominación de los Derechos Intelectuales pero adelanta que las marcas no son protegidas porque se traten de productos

41

intelectuales solamente, sino porque son bienes inmateriales, cuya presencia es traducible en dinero.

El afirma que lo que en realidad se protege es el trabajo y el fruto del trabajo y que los bienes inmateriales a los que se refiere su teoría, no son propiamente creaciones del intelecto, sino bienes que eran producto del trabajo: a saber “el crédito de la marca” “la clientela” que deben protegerse por el valor económico que representan , aunque no sean obra de la inteligencia. En resumen, el Derecho de Marcas, tiene elementos del Derecho de Propiedad, así como de los aspectos propios de los Derechos Intelectuales y de allí proviene la denominación con la que modernamente conocemos al conjunto como Propiedad Intelectual.

Ya se vió que las Patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, y la protección contra la competencia desleal, conforman el Derecho de Propiedad Industrial.

En strictu sensu, entre los Derechos de Propiedad Industrial, solo el de patentes y el de modelos de utilidad y diseños industriales tienen en común con el derecho de autor la finalidad de proteger la manifestación externa de un acto de creación intelectual y asegurar la obtención de un beneficio económico por su explotación.

La justificación del derecho marcario, no se encuentra en la tutela de un acto de creación: la marca es un distintivo, un símbolo destinado a quien es el responsable de los productos y servicios puestos a disposición del público.

EN EL CASO DE LAS MARCAS, LA PROTECCIÓN TIENE FUNDAMENTO EN LA NECESIDAD DE PREVENIR USOS COMPETITIVOS NO AUTORIZADOS DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE UNA EMPRESA POR PARTE DE OTRA.6

TIPOS DE MARCAS

Las marcas son signos distintivos que pueden agruparse en distintas categorías:

Por la forma de expresión del signo

Denominativas, gráficas, mixtas, sonoras, olfativas, tridimensionales.

Por la función del signo

Marcas de productos, de servicios, colectivas, de certificación

Por su difusión

Notorias, renombradas o famosas.

6 LIPSZYC, Delia, “Derecho de autor y derechos conexos”- Ediciones UNESCO, 1993, Pág 15.

42

Las marcas habitualmente son perceptibles. La perceptibilidad del signo se refiere a la impresión que causa en los sentidos.

La marca denominativa no conlleva un tipo de letra especial, pueda estar integrada por una o más letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos que constituyen un conjunto pronunciable.

La marca puede estas conformada por una o más palabras sin significación en el idioma o cuyo significado los consumidores desconocen o no perciben. Ej. KODAK, CANNON.

Se entiende por denominación de fantasía, a toda aquella expresión caprichosa que como ya se dijo no tiene significado. Son denominaciones arbitrarias.

Marcas gráficas o figurativas

Son marcas que constan de un diseño que puede ser abstracto o no, puede reflejar una letra, un número o una palabra o más palabras escritas en una letra de tipo especial. Pueden estar formadas por figuras geométricas o por un conjunto arbitrario de líneas y colores.

Dentro de las marcas figurativas existen aquellas que evocan alguna actividad o concepto. Por ejemplo el jinete que juega al polo, o el caimán de LACOSTE

Las marcas mixtas son aquellas que cuentan con una o más palabras y además con un diseño en combinación. Por ejemplo NIKE o COCA-COLA .

Marcas tridimensionales son aquellas constituídas por formas particulares de los envases, recipientes o embalajes u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los productos mismos. También pueden constituir en las formas de los aparatos locales de expendio de los productos o de ofrecimiento de los servicios. Perceptibles también por el tacto.

Marcas compuestas por colores

Son aquellas constituídas por una combinación de colores delimitados por una forma específica. El color aisladamente considerado no se puede otorgar a nadie en exclusividad.

Marcas sonoras o auditivas

Las constituye un sonido o una combinación de sonidos suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, por ejemplo una melodía cuyas notas pueden ser representadas, o reproducidas en otro procedimiento visual.

Marcas olfativas

43

Son aquellas constituídas por un olor suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Por la función del signo

Marcas de productos y de servicios.- Aquellas que protegen productos o protegen servicios (hotelería, restaurantes, transporte aéreo, electricidad, etc.)

Marcas colectivas (Arts. 180 al 184 de la Decisión 486) Son signos distintivos colectivosadoptado por una asociación de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organización o un grupo de personas legalmente establecidas y que sirve para distinguir los productos o servicios producidos o prestados por los miembros de la agrupación respecto de otros similares.

Marcas de certificación o garantía

Son signos que sirven para certificar o garantizar la calidad, características u otros factores relativos a los productos o servicios amparados por la marca. Se registra a nombre de la entidad que efectúa la certificación de calidad de acuerdo con las normas técnicas. La entidad titular podrá otorgar licencia de uso de la marca a cualquier persona natural o jurídica que ajuste su producto o servicio a los requerimientos cualitativos que el titular establece para ello.

Si se trata de signos usados de conformidad con normas oficiales de los paises andinos, solo el organismo nacional competente en normas y calidad podrá registrar estos signos como marcas.

Por su uso y difusión

Marcas notorias o notoriamente conocidas

La marca notoriamente conocida es aquella que, como consecuencia de uso intensivo en el mercado en la publicidad se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva , siendo generalmente conocida al menos por los sectores interesados en el producto o servicio que la marca distingue. (Ej. PACEÑA, EL DEBER.)

Marcas famosas o de renombre

Son aquellas marcas que son conocidas por la mayoría de los sectores consumidores, interesados o no y en una amplitud geográfica importante. COCA-COLA , MARLBORO, VISA.

TEMA 9

LEMAS, NOMBRES Y ROTULOS COMERCIALES

LEMAS COMERCIALES

44

Dentro de los signos distintivos protegidos por las normas de Propiedad Industrial se encuentran los denominados LEMAS COMERCIALES.

Se entiende por lema comercial la combinación de palabras o las expresiones que acompañan a una marca y que tienen como objetivo el destacar la misma, o alguna de sus cualidades.

Ejemplos:

COCA COLA - Más y másCOLA COLA - La Chispa de la VidaBAVARIA - Famosa desde 1889SOLOPERNO - Maestros en pernosBANCO MERCANTIL – Un banco superior

Aparentemente, el primer antecedente para la protección de los lemas comerciales, proviene de la interpretación de una ley cubana de 1936.

La ley cubana, como indica el tratadista Manuel Pachón,, protegía como lema comercial los medios idóneos para divulgar y promocionar los productos.

Un lema podía estar constituido por una frase, una leyenda o combinaciones originales de palabras, que buscaban captar la atención sobre ciertas cualidades de los productos.

En Norteamérica se consideraba que los lemas comerciales, o slogans, o también entendidos como frases de propaganda, no debían estar protegidos por las disposiciones relativas a Derechos de Autor o a Propiedad Industrial, y debían regirse por el Common Law.

Seguramente el legislador cubano de entonces tuvo en cuenta esta postura y consideró más bien necesario crear una protección particular incluida en las disposiciones de Propiedad Industrial.

La mayor parte de las legislaciones de Propiedad Industrial actualmente, consideran la protección para estas frases de propaganda. En varios casos se las denomina SLOGANS.

La Decisión en su Art. 175 define como lema comercial:

“La palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”

Los aspectos a tener muy en cuenta con relación a las normas comunitarias relativas a la protección de lemas comerciales son:

A) La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema. Ejemplo: si se

45

solicita el lema comercial “Más y más” deberá especificarse que dicho lema será utilizado con relación a la marca COCA-COLA. (Art. 176, Decisión 486).

B) No serán registrables como lema comercial, la palabra o palabras que imiten las marcas utilizadas por productos de la competencia o denigren de dichas marcas o productos .

C) El lema comercial solo puede ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia.

D) La vigencia del lema comercial, estará sujeta a la vigencia del signo marcario al cual se asocia.

Esto significa que si la marca fuera declarada caduca, o nula por cualquier circunstancia, o no fuera oportunamente renovada, esta condición arrastrará al lema comercial y su vigencia concluirá junto con la vigencia de la marca.

Sin embargo, si es el lema comercial el que fuera declarado caduco, nulo o no fuera renovado oportunamente, esta condición no arrastrará al signo marcario que acompaña.

NOMBRES COMERCIALES

Se entiende por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento de comercio.

Cuando se constituye una empresa, y se le pone un nombre, este nombre es considerado la RAZON SOCIAL de la empresa y sobre la base de la razón social de la empresa se elaboran los documentos de constitución, las inscripciones ante las autoridades tributarias, y fundamentalmente la inscripción ante el Registro de Comercio.

El Registro de Comercio, tiene la tarea de fiscalizar si la empresa ha cumplido con los requisitos exigidos para funcionar como tal, y le otorga personalidad jurídica otorgándole una matrícula de funcionamiento.

Es frecuente que la Razón Social no sea exactamente el nombre con el cual la empresa se haga conocer en el ámbito comercial. El nombre que la empresa adopta para hacerse conocer en el mercado y realizar sus actividades , se conoce como nombre comercial.

Por ejemplo: Uno de los socios propietarios del restaurante Gringo Limón es el Sr. Lema, entre otros. La sociedad comercial puede registrarse con la denominación Lema,Perez, Rodríguez S.R.L. El restaurant, o sea la actividad con la cual ellos operan comercialmente se llama GRINGO LIMON. Ese es su nombre comercial, porque nadie conoce al restaurant como “Restaurant Lema; Perez, Rodríguez, S.R.L.” Todos conocen el Restaurant como Gringo Limón.

46

La Decisión 486 señala que el nombre comercial será protegido por los Paises Miembros pudiendo ser registrado. En nuestro país, se registran los Nombres Comerciales para obtener protección dentro del ámbito de la propiedad industrial, y de hecho es aconsejable que así se proceda.

Se hace hincapié en este aspecto porque es muy habitual que el común ciudadano crea que por tener una empresa inscrita en el Registro de Comercio, el nombre de la misma está protegido y esto no es así.

El Registro de Comercio no da derechos de propiedad intelectual sobre el nombre de la empresa. Para obtener exclusividad sobre el nombre de una empresa o “nombre comercial” se lo debe registrar ante la Dirección de Propiedad Industrial, ya que es una figura sobre la cual se adquieren derechos de propiedad industrial como un elemento identificador.

El concepto de nombre comercial resulta entonces, un concepto amplio respecto de la razón social que se limita a expresar la denominación con la cual ha nacido a la vida jurídica la empresa. El nombre comercial presenta una función bien definida: Servir de signo distintivo de la empresa en el ámbito donde desarrolla sus actividades comercial independientemente de todos los cambios que pudieren producirse en el empresa, como por ejemplo cambio de socios, inclusión de los mismos, etc.

En algunos casos podrán ser coincidentes la Razón Social y el Nombre Comercial, en otros no lo son:

Ejemplo de coincidencia:

Razón Social : Hansa LimitadaNombre Comercial : Hansa Ltda..

Ejemplo de no coincidencia:

Razón social: Asbún LimitadaNombre Comercial: La Orquídea

Cuando el nombre comercial se expresa en un letrero o en otra forma destinada a llamar la atención del público circulante y a identificar visualmente su presencia, siendo para ello inclusive utiliza diseños, dibujos, logotipos u otros signos distintivos, estamos ante lo que se conoce como un Rótulo Comercial. (Nombre comercial que identifica el establecimiento físico donde la empresa desarrolla actividades comerciales.)

Ejemplo: El Rótulo Comercial del Lloyd Aéreo Boliviano puede ser solamente la figura estilizada del cóndor con la sigla LAB, o sin ella y puede expresarse en un letrero visible sobre la puerta de sus oficinas.

Volviendo al ejemplo del Gringo Limón, el Rótulo Comercial viene a ser el letrero que identifica sus diversos establecimientos. Por ejemplo el letrero del

47

restaurant dice Gringo Limón, y a la vuelta tiene otro establecimiento que dice Gringo Limón Para Llevar. Estos son rótulos comerciales que identifican en un caso el lugar donde la gente puede entrar a servirse comida y en otro el lugar donde puede comprar comida para llevar. Ambos son Rótulos Comerciales, referidos a un Nombre Comercial (Gringo Limón) y que no deben confundirse con la Razón Social. (Lema, Perez, Rodríguez S.R.L. en nuestro ejemplo)

La relación entre Nombre Comercial y Rótulo Comercial es de género – especie.

TEMA 10OPOSICIONES – NULIDADES-CANCELACIONES Y CADUCIDADES EN

MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

OPOSICIONES

Art. 146 de la Decisión 486.- La oposición se presenta dentro de los treinta días hábiles posteriores a la fecha en que se puso en circulación la Gaceta Oficial de Bolivia que contenía la publicación de la marca contra la cual se presenta la acción.

Debe destacarse la posibilidad de oponerse a una solicitud local sobre la base de la solicitud o el registro de una marca existente cualquier otro país de la Comunidad Andina. (Ver. Art. 147).

Anteriormente, después de la primera resolución, se aplicaba analógicamente el procedimiento civil, con recurso de apelación ante el superior en grado cuya resolución concluía la vía administrativa.

Con la vigencia de la Ley Nro. 2431 de Procedimiento Adminsitrativo, ya no es necesario aplicar las normas del Código de Procedimiento Civil, salvo para providencias menores no reguladas en el Procedimiento Administrativo. La oposición resuelta por la autoridad administrativa es suceptible de los recursos de revocatoria y jerárquico, a cuya finalización habilitan la interposición del recurso contencioso – administrativo ante la Corte Suprema de Justicia.

NULIDADES

Las nulidades son consideradas en el Art. 172 de la Decisión 486. Lastimosamente la nulidad no ha sido tratada en forma extensa en la Decisión 486 por lo que corresponde en muchos aspectos la aplicación de las normas relativas a nuestro procedimiento civil y nuestro Código Civil.

El aspecto más destacable es que considera una causal de nulidad la obtención del registro de mala fe, que es efectivamente una causal muy frecuente en materia de propiedad industrial.

CANCELACIONES

48

La Decisión 486 toma en cuenta las cancelaciones a partir del Artículo 165 cuando se refiere a la posibilidad de cancelar el registro de una marca por falta de uso. Este procedimiento también puede utilizarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base a una marca no usada.

RENUNCIA AL REGISTRO

La Decisión 486 prevee la posibilidad de renunciar al registro a partir del Art. 171. Este renuncia puede ser total o parcial. Surtirá efecto a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.

CADUCIDADES

- En materia de patentes la caducidad se produce por falta de pago de las anualidades correspondientes, hasta el cumplimiento del plazo de 20 años.

- En materia de marcas la caducidad se da por falta de renovación.

TEMA 11NOMBRES DE DOMINIO Y DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

(Estos apuntes han sido tomados de diferentes capítulos de la Tesis de Grado de Shirley Rojas Urenda – UCB 2001 – Se reconocen los derechos de la autora y los de la Universidad Católica Boliviana sobre el presente texto.)

EL INTERNET Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

Por las innovaciones tecnológicas, hoy en día se tiene un nuevo útil campo denominado Internet y en consecuencia la utilización de los prácticos Nombres de Dominio, para el entendimiento humano. Los Nombres de Dominio vienen en suplencia de los números IP.

El Internet tuvo su origen en 1969, como un proyecto experimental de ARPA (Advanced Research Projet Agency) el cual fue llamado ARPANET. Esta red unía computadoras y redes de computadoras de propiedad militar y laboratorios de Universidades, realizando investigaciones la para la seguridad nacional de E.U.A. Posteriormente cambió su nombre a DARPA Internet y luego solo INTERNET.

El Internet no es una entidad física o tangible, sino una red gigante que interconecta innmumerables grupos de pequeñas computadoras entrelazadas. Es una Red de Redes. Definir la naturaleza del Internet es tan difícil, por la imposibilidad de determinar su alcance y tamaño en un momento determinado.

Los números IP

Los números IP, (Internet Protocol) corresponden a la dirección bajo la cual puede ser localizado un computador en el Internet, configuran una dirección del Internet.

49

No hay una sola entidad, académica, corporativa, gubernamental, que administre el Internet. Existe y funciona como un resultado del hecho de que cientos de miles operadores de computadoras y redes de computación independientemente decidieron usar datos comunes, e intercambiar información. No hay un lugar centralizado de almacenamiento, punto de control o canales de comunicación para el Internet, y no sería técnicamente factible para una sola entidad controlar toda la información transmitida por el Internet.

Como explica el autor Manuel Desantes , hace algunos años atrás, académicos de Estados Unidos propusieron sustituir por motivos prácticos, la sucesión de los cuatro bytes que configuran una dirección en el Internet mediante los números IP, por una palabra compuesta por cualquier combinación de letras, y tras tal expresión la fijación de un punto y de una ruta, que puede ser genérica , com. org. net., que puede ser especial, edu, go, mil o que puede ser destinada a una comunidad territorial delimitada, bo, es, ar.

No se tomó en cuenta que estos llamados Nombres de Dominio, por sustitución a los números de direcciones, llegaran a constituir verdaderos títulos cuya utilización en el mercado y las relaciones jurídicas en general, entrarían en conflicto con las marcas, los derechos personales, los nombres, las siglas de organizaciones intergubernamentales , las denominaciones geográficas, las denominaciones comunes internacionales, los logos, los derechos de autor, etc. (Desantes, 2000).

CONCEPTO Y DEFINICION DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

Según la Compañía Internacional de Registro de Dominios, Interdomain: “Un dominio es una forma sencilla de localizar un computador en Internet pero además garantiza la propia identidad. Al igual que en el mundo real existen diferentes formas de identificación, como pueden ser los Nombres, las marcas, las huellas dactilares, o el ADN. El Dominio constituye un medio para identificarse.

Los dominios surgidos como una herramienta para simplificar el acceso a los computadores que componen la red, se han convertido en uno de los elementos fundamentales de Internet y en una cuestión de prestigio. Gracias al sistema de nombres de dominio se hace posible la identificación de los ordenadores en Internet de una forma fácil.

Para la OMPI el nombre de dominio es la dirección humana propicia y más favorable, en las computadoras que usualmente está representada en una forma que es fácil de recordar o de identificar.

El autor Dupre lo define como una designación memotécnica de una dirección en el Internet. Se entiende como significado de lo que quiere decir, que los Nombres de Dominio son designaciones pertenecientes al arte de la menemotécnica, el cual es el arte de aumentar las facultades y alcance de la memoria referida a la artificial, ya que dicho arte también es un método para

50

formar una memoria artificial. En cuanto al concepto, centrado a direcciones en el Internet.

NATURALEZA JURÍDICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

Hasta el momento no se ha determinado la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, cada cual recurre la solución que ve más pertinente. No se ha desarrollado ningún estudio profundo si se ha analizado dentro de cual área del derecho correspondería su tratamiento. Por ahora, jurisprudencialmente se considerada al Nombre de Dominio simplemente como una Dirección pero para la mayoría de los autores que abordan el tema, consideran que ha llegado a constituir un nuevo signo distintivo.

Tendrá que llegar el momento en que estudiadas las bases jurídicas, contemplados estudios teóricos y doctrinales y analizada la experiencia y comportamiento del fenómeno se podrá delimitar la naturaleza jurídica para darle reglamentación y en su caso protección adecuadas.

CARACTERISTICAS DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

UNICOS.- Como identifican un computador, no puede haber nombre de dominio repetido en la red.

IDENTIFICADORES .- Permiten que ese computador sea identificado sin error alguno. (Echeverría 1999).

FACILITADORES:- En vez de ser un tecnicismo funcional, constituyen la maneras más conveniente para los usuarios del Internet de recordar, acceder a conectarse a la red y comunicarse con un determinado sitio web sin necesitar de recurrir al desciframiento de los números IP que es la dirección numérica.

Es por ello que las personas optan por algún tipo de palabra o secuencia de letras, que resulte de fácil manejo, y además brinde la posibilidad de buscr expresiones que, de algún modo se puedan asociar fácilmente a la identidad, facilitanto así que la identificación pueda ser recordada por las personas que intentan comunicarse con un determinado sitio web.

RELACION EXISTENTE ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Constituye algo común en nuestros días, investigar el significado del Internet en la vida cotidiana de las personas, y el impacto que esa revolución tecnológica está causando en las diversas actividades del hombre, ya sea en el entretenimiento, negocios, cultura, educación y comunicación.

Las tradicionales fronteras técnicas, que determinaban la clasificación de las diversas expresiones humanas, pierden sentido, por la utilización de determinado medio, como es el espacio cibernético, que está compuesto

51

esencialmente de contenidos, es así que la utilización de los Nombres de Dominio domo medio, muchas veces, hace variar el contenido.

La globalización de los mercados y la revolución existente en los sistemas de comunicación y en especial el protagonismo que ha tomado el internet en el mundo entero han llevado a personas, empresas, y entidades de distinta índole a considerar el comercio electrónico, junto a la generación de portales, y páginas web, como una herramienta fundamental para el desarrollo de sus actividades e interrelaciones, previéndose que en el futuro inmediato gran parte de la actividad comercial e intercambio mundial de bienes se transará vía Internet.

La relación que existe entre los Nombres de Dominio, por una parte y los Derechos de Propiedad Intelectual, por otra, ha provocado numerosos problemas.

Los Nombres de Dominio intentan proveer de direcciones a las computadoras, que sean fácil de recordar e identificar, por ellos precisamente, han adquirido una existencia complementaria para los negocios, puesto que ya es común el uso de direcciones electrónicas para publicitarlos, pero a diferencia de un número telefónico, que consiste en un lazo anónimo de números combinados, sin significado alguno, los Nombres de Dominio por tener el propósito de ser fáciles de recordar e identificar, contienen algo adicional que puede relacionarse con el Nombre, o la Marca del negocio, o con los productos o servicios.

Por tanto, nombres de dominio y signos distintivos de la propiedad intelectual desempeñan un papel muy importante en el área comercial, compartiendo características comunes, así como también identificando diferencias muy importantes.

LOS NOMBRES DE DOMINIO COMO SIGNOS DISTINTIVOS

Existen muchas maneras de utilizar Dominios en Internet, ya que se puede diferenciar entre las utilizaciones comerciales y las no comerciales, así como también, entre la utilización de los Nombres de Dominio con el respaldo de un derecho y la utilización que no tiene dicho respaldo.

La utilización es no comercial, cuando la misma no está relacionada o conectada con el comercio y carece de objetivos comerciales, éstas pueden ser, la utilización de un Dominio, para un sitio privado que muestre fotos de familia, o tratarse de un grupo de discusión, un sitio de Internet dedicado solamente a fines caritativos, un sitio de Internet de un organismo no lucrativo, como un club deportivo, o un sitio de internet de un organismo gubernamental o administrativo que no participe en actividades comerciales.

La utilización comercial se da cuando la actividad está relacionada con el comercio o con un fin comercial.

52

El problema se suscita cuando esta utilización se realiza sin respaldo de un derecho otorgado que esté referido a un nombre, una marca, un signo distintivo protegido por el derecho de propiedad intelectual.

Por ejemplo, en lo relativo a la utilización de una marca como dirección electrónica, existen diferentes alternativas en cuando la utilización honesta o deshonesta, como ser:

Habría un riesgo de confusión, aún sin referirse a la similitud de los bienes y servicios, puesto que la similitud de los signos será suficiente.

Cuando el nombre de dominio no se utiliza para productos o servicios idénticos o similares al de una marca en el sentido jurídico, en general se niega un riesgo de uso deshonesto. El riesgo de confusión se determina en lo relativo al contenido del sitio de Internet designado por el Nombre de Dominio, cuando existe una relación estrecha entre el dominio, los productos o servicios que se publicitan, que se ofrecen o se entregan y una determinada marca, sería una verdadera identificación, así se tendría una utilización deshonesta de este dominio.

La acomodación de los Nombres de Dominio en el ordenamiento jurídico, está siendo perturbada por algunos problemas que corresponden la naturaleza misma de ese nuevo fenómeno y el tratamiento que se le está dando internacionalmente.

Originados y destinados a simples funciones de indicadores, los nombres de dominio asumieron otra función, entremezclándose con los demás signos distintivos nacidos en el mundo real, que forman un territorio autónomo dentro de un determinado Estado.

Sin ser invitado el nombre de dominio ingresó en el sistema de señales utilizadas por los empresarios. Por esa razón, por se un intruso, perturba la estructura normativa a la que se someten los Derechos de Propiedad Intelectual.

Los nombres de dominio corresponden a las direcciones de computadores conectados al internet, su función consiste en asegurar que los usuarios puedan enviar correos electrónicos y visitar sitios web. Para una empresa, organización o persona, un nombre de dominio es similar al registro de propiedad de una marca. Una vez registrado el nombre, nadie más podrá usarlo.

Existen muchas compañías con nombres similares y solo una podrá tener en forma única y exclusiva la posibilidad de usar el nombre y mantener la presencia en Internet.

Analizando los dominios con relación a su importancia en el manejo empresarial, se observa que el nombre de la empresa es sin duda uno de los principales activos de la misma, de este modo la gente puede recordar, e identificar la procedencia de sus productos o sus servicios, su nombre es el

53

nombre que se usa para hacer publicidad. Así, la elección del nombre de dominio es por tanto, una de las principales decisiones que se deben tomar a la hora de crear una empresa, por ello su protección reviste de gran importancia. A la hora de decidir el nombre de dominio que se utilizará, se debe tener en cuenta el uso que se dará al dominio, así como la protección de la empresa o de sus productos y servicios.

TEMA 12CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE MARCAS

CONVENIO DE PARIS

El Convenio de Paris, o Convenio para la protección de la Propiedad Industrial aplicable a los miembros de la Unión de Paris, como hemos visto ya en el tema de Patentes, expresa principios que son de cumplimiento obligatorio entre los miembros de la Unión.

Destacamos los siguientes aspectos entre ellos:

- Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión. - Prioridad- Servicios Nacionales especiales para la Propiedad Industrial.

DECISION 486

Norma comunitaria supranacional referida al régimen común sobre propiedad industrial aplicable en forma preferente en los países del CAN (COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES). Sustituyó la Decisión 344.

Se destaca lo siguiente:

- Concuerdan sus disposiciones con las del Convenio de Paris, y con la mayoría de los “standares” expresados en los Adpic.

- Además de los institutos tradicionales de la propiedad industrial, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de fábrica y servicios, etc. incluye la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados.

- Trata de las indicaciones geográficas , denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.

- Regula los signos distintivos notoriamente conocidos.- Incluye un título entero sobre infracción de derechos.

ACUERDOS SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ACUERDO SOBRE LOS ADPIC)

Ver el tema de la OMC que figura en anteriores entregas.

Se deben destacar en los ADPIC los siguientes aspectos:

- Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

54

- Procedimientos y recursos civiles y administrativos- Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera.- Prevención y solución de diferencias.

LA MARCA COMUNITARIA EN EUROPA

La marca comunitaria es el único sistema de derechos de propiedad intelectual que proporciona protección unitaria a las marcas en toda la Unión Europea. La Oficina de Armonización del Mercado Interno, ubicada en Alicante , España se encarga de administrar el sistema de la marca comunitaria. De hecho, es un sistema regional que comprende todos los estados miembros de la Unión Europea. El aspecto más singular del sistema de la marca comunitaria es su carácter unitario, lo que supone que los quince Estados miembros son tratados , desde este punto de vista , como un territorio único.

En abril de 1996 la OAMI abrió sus puertas a los ciudadanos y a las empresas de prácticamente todo el mundo que querían proteger sus marcas en la Unión Europea. Se iniciaba, así una nueva etapa característica , especialmente por la creación de un nuevo servicio dirigido a facilitar la puesta en marca del mercado interior en Europa y a reforzar la transparencia de ese mercado.

Se debe destacar:

- La marca comunitaria permite a una empresa que desea proteger su marca en toda la Unión Europea alcanzar este objetivo presentando una única solicitud.

- Toda persona o empresa de cualquier parte del mundo puede solicitar una marca comunitaria. SE trata de un sistema liberal que permite proteger en Europa las marcas de las empresas de todo el mundo.

- Se puede presentar una solicitud utilizando uno de los once idiomas oficiales de la Unión Europea: Alemán, danés, español, finlandés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugúés y sueco.

- Las tasas se pagan en euros.

- Una empresa que desea presentar una solicitud de marca comunitaria no necesita haber solicitado o registrado previamente una marca nacional.

- Todo lo que ocurra con la marca comunitaria tendrá efecto en todos los países de la Unión Europea.Así el registro, la transferencia y la renuncia tendrán validez automáticamente en todos los Estados miembros.

El TLT (Trademark Law Treaty)

Es uno de los tratados administrados por la OMPI tendientes la uniformización de ciertos trámites y procedimientos entre los países.

55

Junto con el Arreglo de Niza para la Clasificación de Productos y Servicios el Tratado de Derecho de Marcas es un ejemplo claro de tratados tendientes a la armonización de legislación nacional.

Bolivia no es parte de este tratado que pretende simplificar y uniformar los trámites y recursos.

TEMA 13EL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA

(Estos apuntes han sido tomados del cuarto panel de tesis del Sr. Ricardo Ardiles Moreno. Se reconocen los derechos intelectuales del autor sobre el contenido de los mismos, así como los de la Universidad Católica Boliviana)

LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)

La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica internacional. Se encuentra constituída apor Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, además se encuentra compuesta por órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (Sai).

El Sai está conformado por órganos e instituciones que trabajan en forma conjunta, vinculados entre sí, que tiene por finalidad objetivos idénticos: consolidar la integración subregional andina, promover su proyección externa y vigorizar otras acciones inherentes al proceso.

EL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA

Es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, integrado por cinco Magistrados representantes de cada uno de los países miembros, con competencia territorial en los cinco países y con sede permanente en Quito, Ecuador.

Este Tribunal efectúa el control de la legalidad de las normas comunitarias, mediante :

- la acción de nulidad- la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento

jurídico de la Comunidad Andina. - Dirime las controversias.

Una de las principales funciones que tiene el Tribunal de conformidad al Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus Artículos 38 y 39 que literalmente señalan: “Es la de dirimir mediante el arbitraje las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdo, suscritos entre órganos e instituciones del Sistema Andino de integración o entre estos y terceros cuando las partes así lo acuerden. “

56

“Los tribunales podrán acordar someter a arbitraje por el tribunal, las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. “

“A elección de las partes el Tribunal emitirá su laudo, ya sea en derecho o ya sea en equidad, y será obligatorio, inapelable y constituirá título legal y suficiente para solicitar su ejecución conforme a las disposiciones internas de cada país miembro.

57