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Por el Dr. Héctor Ariel Manoff

Marca de hecho:

Efectos Jurídicos de la marca no registrada y del uso marcario

La marca de hecho es una institución jurídica relativamente joven en el Derecho Argentino pero que, en los últimos años, ha adquirido más brío y mayor dinamismo y fortaleza. A tal punto ha llegado su vigor, que cada vez con más frecuencia se suceden casos en los cuales las marcas de hecho, es decir, sin registro, logran superar a marcas registradas. Incluso los Tribunales otorgan medidas cautelares para impedir el uso indebido de dichas marcas por parte de terceros, asimilándolas a las marcas registradas. Doctrinarios de prestigio han tomado en cuenta este fenómeno, abordándolo desde diferentes perspectivas, especialmente comentando fallos judiciales concretos sobre este tema1.2.

La existencia de mayor cantidad de casos resueltos por los Tribunales argentinos y la introducción de nuevas y más poderosas herramientas cautelares, como son las medidas innovativas basadas en el artículo 50 del ADPIC-Trip’s, hacen necesario conocer con certeza los límites de las marcas de hecho y tratar con prudencia sus alcances.

En los conflictos que se suscitan con relación a estas marcas, normalmente hay cuestiones delicadas de competencia comercial entre empresas que han adoptado marcas similares. Teniendo en cuenta dichos intereses, se debe asegurar previsibilidad en las resoluciones judiciales y así evitar dispendio de recursos. No solamente se trata de dispendio de actividad jurisdiccional, sino también el desperdicio de recursos que implica que una empresa explote durante años una marca que, en definitiva, le será quitada. Esta certeza en el resultado de los pleitos entre la marca registrada y la marca de hecho beneficiará a las eventuales partes en conflicto, a los consumidores y a la economía en general.

El presente trabajo tiene como objeto reflexionar sobre los antecedentes, la realidad actual y las tendencias futuras de las marcas de hecho dentro del sistema jurídico argentino.

Este análisis requiere estudiar aspectos de derecho local para poder verificar la dinámica del cambio que implicó en nuestro sistema jurídico el pleno reconocimiento de marcas sin registro a partir de un sistema de tipo atributivo. Asimismo, y teniendo en cuenta que gran parte de las marcas de hecho son de origen extranjero, y su uso ha sido realizado fuera del país, resulta interesante comparar nuestro derecho con el extranjero y verificar si existe reciprocidad en el trato en situaciones legales similares.

1 OTAMENDI, Jorge - Nota a fallo; ‘Mayor protección para las marcas de hecho’, en LL T-1999-D, página 183. 2 O’FARRELL, Ernesto - Nota a fallo, en LL T.-1988-E.


El contexto legal internacional en general

Tradicionalmente los doctrinarios del Derecho de la Propiedad Intelectual y los profesionales especializados en materia de Derecho de Marcas dividían al mundo según los grandes sistemas básicos de adquisición de derecho a una marca. Se distinguían aquellos sistemas jurídicos en los cuales el uso de la marca tenía preponderancia, como es el caso de Estados Unidos, de aquellos otros en los cuales era el registro del signo lo más importante para su adquisición, como son los sistemas de la Argentina, todos los países de Sudamérica y los países latinos en general.

Sin embargo, este entendimiento y esta división bastante clara en el pasado, ha sido modificada en las últimas décadas. En aquellos países donde el registro era el fundamento casi exclusivo de la marca, ahora se reconoce con fuerza el mérito del uso previo, el conocimiento de la marca en el mercado y la existencia de clientela3.

Asimismo, aquellos sistemas legales que consideraban al uso como única fuente de derechos marcarios, como era el caso de Francia, han modificado este principio, otorgando herramientas legales para crear derechos mediante el registro administrativo de la marca4.

El reconocimiento del uso como fuente de derecho para la obtención de una marca en aquellos sistemas donde el registro es primordial se ha dado no solamente por la introducción de cambios en las legislaciones nacionales, sino también por medio del reconocimiento que los jueces han realizado al mérito de haber usado una marca y formado una clientela con tal uso. Coherentes con tal reconocimiento, también los legisladores y jueces han tenido en cuenta las consecuencias de la falta de uso de la marca. Como lógica derivación de otorgar importancia al uso de la marca, su falta se sanciona con la pérdida de derechos mediante la cancelación o caducidad

Las mayores beneficiadas por esta tendencia han sido las marcas de trascendencia global, que han logrado imponer sus derechos marcarios aún fuera del territorio legal para el cual obtuvieron el registro primitivamente, llegando a lograr reconocimiento legal en países en los cuales carecían de registros. El concepto de marca notoria y famosa se ha incorporado a prácticamente todas las legislaciones, sea a través de normas específicas, o bien por los tratados internacionales, como el Convenio de París y el ADPIC.

Como contrapartida de este fenómeno, el sistema atributivo también ha crecido en cuanto a la indudable eficiencia y seguridad que otorga el registro de la marca, y la posibilidad de realizar solicitudes de registro, aún antes de comenzar a usarla efectivamente. Así, países donde el uso es indispensable para obtener una marca, también han desarrollado herramientas legales que se acercan mucho al concepto de otorgar mejor derecho a quien primero solicita el registro. Este es el caso de Estados Unidos de Norteamérica donde la legislación ha creado el denominado Intento de Uso, cuyas

3 HOROWITZ, Bruce, “Comparative Chart: Rights Derived From Use of Unregistered Trademrks in South America”, “The McDonald case in South Africa and the necessity to define “wellknown trademarks” Famous trademarks in the Argentine”, Chart published by INTA 2003. 4 BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de Marcas, Buenos Aires, 1989.


consecuencias son de una gran similitud con el registro de marcas nuevas en los sistemas en los que se privilegia el registro.

Marca, Marca Registrada y Marca de Hecho

Para un mejor análisis del concepto de marca de hecho conviene remarcar que la marca de hecho se distingue claramente del concepto de marca en general, como concepto no jurídico, o como lo denomina Cabanellas, el hecho marcario5. Es decir, que cuando hablamos de la marca de un producto o servicio sin referirnos a su faz jurídica, estamos mencionando algo totalmente diferente a lo que el derecho argentino hoy llama marca de hecho.

Para la doctrina y para los Jueces de nuestro país, la marca de hecho es un concepto legal diferente al de marca registrada. Se trata de un instituto distinto a la marca que goza del registro y que tiene efectos parecidos pero no idénticos.

Sin perjuicio que los Jueces mencionan asiduamente en sus fallos6 a las marcas de hecho, esta clase de signos carece de una definición legal de tipo legislativo. Su definición la está construyendo la práctica judicial, la jurisprudencia y la doctrina de los autores.

Para graficar mejor la diferencia que existe entre una marca de hecho y una marca a secas, podemos decir que, mientras esta última carece de protección jurídica específica, la marca de hecho recibe protección concreta del sistema legal marcario.

Breuer Moreno, en su obra ‘Marcas de Fábrica y Comercio’7 menciona el concepto de la ‘adopción’ de las marcas. El hehco de adoptar una marca en sí mismo no trae aparejado automáticamente protección legal. Dependerá del sistema legal que rija el territorio donde se realice tal adopción el camino que deberá seguir su titular para adquirir todos los derechos marcarios que confiere cada sistema. En el declarativo, la adquisición legal de la marca adoptada será por el uso mismo. En este caso, el sistema legal determinará que tipo de uso será considerado útil a los fines de la adquisición de derechos. Generalmente se considera uso de la marca cuando se comienzan a comercializar los productos o servicios designados con el signo adoptado. En el caso del sistema atributivo, la adquisición de la marca adoptada se producirá con el registro ante las autoridades competentes, siendo el primer paso, solicitar legalmente la marca, cumpliendo con los requisitos formales que determine la ley.

Una marca recién adoptada, pero que todavía no ha sido suficientemente usada, ni solicitado su registro, carece de una protección jurídica específica. Su titular, si puede

5 BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, obra citada, Tomo I página 262 6 Lionel S.R.L. s/ Medidas Cautelares, Causa 6080/1998, Sala II de CFCC; Unilever de Argentina S.A. s/ Medidas Cautelares, Causa 3.192/2001 de la misma Sala. 7 BREUER MORENO, Pedro C., “Tratado de Marcas y Comercio”, 1937.


llamárselo así, teniendo en cuenta la precariedad de su derecho, no cuenta con herramientas provenientes del derecho de marcas para proteger su marca. Es decir, que las marcas como tales, existen aún antes que el sistema jurídico tome cuenta de su existencia y pueda regularlas, pero solamente reciben protección del Derecho de Marcas cuando las mismas están registradas o bien cuando son consideradas marcas de hecho.

Para que una marca resulte totalmente protegida por el sistema legal marcario la misma debe estar registrada. Con su registro, el titular de la marca tiene a su disposición todas las herramientas legales para lograr la exclusión de terceros del uso de su marca.

Teniendo en cuenta que la marca de hecho no es una marca registrada, pero recibe efectiva protección del sistema legal, la definiremos entonces como aquel signo distintivo que, sin contar con el correspondiente registro de marca, obtiene una protección similar a la que goza la marca registrada en mérito a su uso previo. Uno de los aspectos a destacar es que se ha excluido de la definición la cuestión de la intensidad de uso que requiere la marca de hecho para lograr tal status, porque si bien en la mayoría de los casos analizados se trata de marcas con intenso uso o que pueden ser consideradas notorias o famosas, el sistema legal argentino no requiere en la actualidad una intensidad definida de uso, ni el establecimiento de clientela.

La marca de hecho, tal cual se la entiende en la Argentina, tiene un sistema legal ‘sui generis’. Es una marca que, habiendo sido adoptada por su titular, no logró cumplir con los requisitos establecidos por el sistema legal, pero aún así se le reconocen derechos similares a las marcas que sí cuentan con tales requerimientos.

Sistema atributivo y sistema declarativo

Para poder apreciar mejor la diferencia existente entre estas distintas categorías de marcas es conveniente detenernos por un momento a repasar con mayor detalle la diferencia entre el sistema atributivo y el sistema declarativo y cuáles son las formas que adquiere el derecho a la marca en uno y en otro.

El sistema denominado atributivo da preponderancia a la solicitud de registro de la marca como elemento decisivo en el otorgamiento de los derechos plenos y exclusivos sobre la misma. Sin duda este sistema concede al Estado un rol de privilegio en el otorgamiento de derechos marcarios.

Una fuente de conflictos marcarios de difícil solución y que involucra el concepto de marca de hecho, es la determinación del momento exacto en el cual su titular comienza a adquirir sus derechos. El sistema atributivo soluciona este problema otorgando el mejor derecho a quien solicita primero la marca.

Otra característica propia de este sistema es el examen previo a la concesión, que incluye el estudio de la marca con respecto a las marcas ya existentes y a los demás requisitos de la ley. La publicación para dar noticias a terceros sobre la solicitud, también es un elemento típico del sistema atributivo.


En contraposición a este sistema de atribución o concesión, existe el sistema denominado declarativo. En el mismo, es el uso realizado por el titular lo que determina la adquisición del derecho sobre la marca. Una vez realizada la adopción de la marca por quien será su titular, éste deberá usarla efectivamente para lograr derechos sobre ella. En este sistema, el titular de la marca realiza el depósito ante la oficina estatal a fin de contar con la posibilidad de accionar contra quien infrinja sus derechos, pero el depósito efectuado por quien no tenga prioridad en el uso, carece de valor. Quien primero la usó efectivamente, será el dueño de la marca. En el sistema declarativo, el Estado toma nota del uso realizado por quien adoptó una marca, pero no otorga el derecho. Solamente en los casos en que la marca no ha sido utilizada por ninguna otra persona, el depósito ante la oficina de marcas se considera un acto legítimo de apropiación y otorga preferencias.

El sistema declarativo surge en la Francia revolucionaria del siglo XIX como una reacción ante el absolutismo real y en contra de los sistemas atributivos existentes en estas y otras materias. La filosofía subyacente en este sistema era quitarle al Estado la posibilidad de otorgar monopolios o patentes a particulares como era tan común en las monarquías absolutistas. El depósito o registro de la evidencia de uso de la marca estaba concebido únicamente con el fin de utilizar la fuerza estatal para perseguir legalmente a los infractores. La idea era que quien usaba primeramente la marca era quien tenía el mejor derecho, y no quien la solicitaba primero al Estado. Esta fobia a los monopolios se trasladó también a la legislación norteamericana, manteniendo Estados Unidos un firme sistema declarativo que recién comenzó a ceder su extremismo bien avanzado el siglo XX. Mediante la sanción de la denominada Revision Act en el año 1989 se introdujeron mecanismos más sofisticados para solicitar marcas que no hayan sido previamente usadas, utilizando el denominado “intento de uso”.

Francia, a mitad del siglo XX, mudó totalmente el sistema declarativo, cambiándolo por un sistema atributivo.

Por su parte, los países sudamericanos, cada uno con sus particularidades, adoptaron sistemas de tipo atributivo.

Territorialidad del derecho

De lo antes expuesto surge con claridad que dependerá del sistema legal de cada país cómo y cuándo nace una marca desde el punto de vista legal y cuáles son los límites de su protección. Son las leyes de cada lugar las que determinan cuándo una marca comienza a tener protección legal y cuando deja de tenerla. La marca, como concepto jurídico, es un tipo de bien inmaterial cuya existencia, límites y efectos están determinados por la ley del lugar en el cual se pretende hacer valer sus derechos. Esta limitación es lo que denominamos territorialidad de los derechos de las marcas.

El principio de territorialidad en el derecho marcario establece que la existencia de derechos adquiridos sobre una marca en un país dado, no otorga privilegios fuera de los límites geográficos de dicho Estado. Este principio tiene aplicación en los dos sistemas legales descriptos en el punto anterior. La marca extranjera que desee contar con


protección legal en un país con sistema atributivo, deberá proceder a realizar el registro correspondiente en ese territorio. En el sistema declarativo, para contar con posibilidades de registrar la marca, deberá usarla primero en dicho país.

El sistema marcario argentino como sistema atributivo y el principio de territorialidad

La República Argentina, desde el punto de vista del Derecho de marcas, está considerada como un país enrolado en el denominado sistema atributivo, es decir que las marcas, para tener pleno efecto legal, deben ser concedidas a sus titulares por medio de un registro formal realizado ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

La consolidación y crecimiento del concepto de marca de hecho en la jurisprudencia argentina ha puesto en tela de juicio este tradicional encuadre como sistema atributivo, dado que muchas marcas sin registro han obtenido un casi pleno reconocimiento de derechos.

En efecto, los tribunales han otorgado a la marca de hecho - en muchos fallos - un efectivo grado de protección, admitiéndose efectos muy similares a las marcas efectivamente registradas. Así, en muchos casos, se ha concedido la anulación de los registros que violaban sus derechos. También se han otorgado medidas cautelares en contra de infractores a dichas marcas sin registro.

Este fenómeno legal está fundado, entre otras razones, en el reconocimiento del uso de la marca como fuente legítima de derechos y en tal sentido implica un acercamiento al sistema declarativo de creación legal de marcas, donde el uso tiene una importancia fundamental para el reconocimiento del derecho a una marca.

También el principio de territorialidad ha sufrido el embate de la introducción de la nueva figura legal. Tal como veremos, gran parte de las marcas de hecho existentes en la Argentina son de origen extranjero.

Estas marcas de hecho de origen extranjero se ven enfrentadas con marcas registradas en la Argentina y deben discutir su supremacía apelando a todas las pruebas posibles para llevar a la convicción del juzgador que le asisten derechos suficientes como para invalidar la marca registrada localmente.

Las pruebas fundamentales que atienden los tribunales son referidas al uso intenso de tipo internacional; sin embargo, es frecuente y considerada conducente la prueba sobre registros marcarios concedidos en el extranjero. Surge natural el ofrecimiento de esta prueba, que si bien no puede admitir reconocimiento formal por parte del sistema legal argentino es, de hecho, usada como una de las pruebas principales para acreditar la existencia legal y reconocimiento estatal, al menos en el extranjero, de la marca de hecho que se pretende hacer valer.


A pesar del principio de territorialidad, resulta un argumento básico para quien discute que su marca tiene prioridad sobre una marca registrada en la Argentina, el poder mostrar evidencia de sus derechos como marca registrada en los países donde la marca es usada y de donde presuntamente se intenta probar que la marca fue ilegítimamente apropiada.

De esta forma, en cuanto a las marcas de hecho, el principio de territorialidad es bastante menos firme que con respecto a las marcas registradas

Antecedentes legislativos y jurisprudenciales. Una revisión crítica.

La legislación marcaria en la Argentina ha demostrado coherencia desde su primera ley orgánica en la materia, dictada en 1876, hasta la actualidad. Desde aquella época el sistema elegido era de tipo atributivo, aunque siempre hubo decisiones judiciales que tendieron a proteger el uso de buena fe en contra de aquellos que pretendían beneficiarse con la marca o con la clientela ajena. De esta forma, la base legal y los antecedentes de la marca de hecho los encontramos en decisiones jurisprudenciales previas a la ley vigente en la actualidad.

Tal cual lo menciona Cabanellas8, la jurisprudencia dictada durante la vigencia de la ley 3.975 tiene el valor de ayudar en la interpretación de la ley 22.362, ya que la misma ha intentado en forma explícita reunir los criterios de tales opiniones judiciales.

Así, a nuestro criterio, el antecedente directo más importante para la creación del sistema de marcas de hecho es el caso ‘Fromageries Bel c/ Ivaldi’9. Aún hoy, a más de 40 años de aquel fallo, sigue siendo referencia necesaria para justificar el dictado de pronunciamientos a favor de marcas no registradas que pretenden hacer valer sus derechos contra titulares registrales.

La ley 22.362, dictada en 1980, explícitamente intentó recoger la jurisprudencia más importante en la materia y darle fuerza legislativa. Sin embargo, por diversas razones no logró su cometido en cuanto a regular en forma definitiva la situación planteada por las marcas de hecho. Esto determinó que, para fundar decisiones a favor de marcas de hecho, aún con la nueva ley, los Jueces siguieran basando sus fallos en normas ajenas al derecho marcario, como es el artículo 953 del Código Civil, el 159 del Código Penal o remitiéndose a los principios generales del derecho y con mucha frecuencia, al fallo ‘Fromageries’.

Esta tendencia a continuar fundando los fallos actuales sobre marcas de hecho en jurisprudencia dictada durante la vigencia de la ley 3.975 justifica revisar los antecedentes legales previos a la actual ley 22.362 para interpretar el contexto en el cual fue dictada

8 BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, obra citada, Tomo I, Página 120 9 “Fromageries Bel Societe Anonyme c/Ivaldi, Enrique”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27/07/62.


dicha jurisprudencia y evaluar en qué medida pueden seguir siendo aplicados en la actualidad.

La protección de marcas durante el siglo IXX. Ley 3975

El sistema jurídico de protección de marcas de la República Argentina, desde el principio de su existencia como Nación, estuvo enrolado entre los de tipo atributivo. La ley de marcas 787 de 1876 ya preveía el examen previo como requisito para la protección de las marcas. Sin embargo, tomando los principios liberales franceses que mencionamos antes, reconocía derechos a las marcas que estaban en uso en aquel momento, pero les concedía el plazo de un año para efectuar el registro10.

La sanción de la ley 3975 en el año 1900 prosiguió con la tendencia de privilegiar el registro de las marcas sobre el uso de las mismas. La ley establecía que la marca se obtenía por el registro mismo y no se estipulaba ningún tipo de obligación de uso.

El artículo 6 determinaba concretamente que la propiedad exclusiva de la marca se obtenía solamente con el cumplimiento de los requisitos legales de registro. El artículo 12 definía específicamente que “será considerada marca en uso para los efectos de la propiedad que acuerda esta ley, aquella respecto de la cual la Oficina haya dado el correspondiente certificado”.

Breuer Moreno11, ya distinguía entre marca registrada y no registrada, pero definía que “las únicas marcas que gozan de las garantías sancionadas por la ley, son aquellas debidamente registradas”.

En general, la jurisprudencia privilegiaba a quienes habían registrado sus marcas en contra de aquellos que inclusive demostraban un uso previo de la misma marca. De esta forma, se dieron casos de titulares marcarios que demandaban a infractores que, aún pudiendo probar un uso propio en el país o en el extranjero, eran impedidos de seguir haciéndolo. También se rechazaban oposiciones por parte de quienes manifestaban tener interés legítimo sobre la marca registrada, como es el caso de importadores de mercadería con la marca registrada, cuyas operaciones de importación eran previas al registro12.

Las decisiones judiciales apoyaban fuertemente el criterio de atribución, pero morigeraban sus efectos al no otorgar compensación económica a favor del titular registral por parte del “infractor”, considerando que el uso marcario, siendo previo, era de buena fe.

10 BREUER MORENO, Pedro C., obra citada. 11 BREUER MORENO, Pedro C., obra citada. 12 “A. Comas c/ C. Balcarce” resuelta por la Cámara Federal de Buenos Aires el 28 de Octubre de 1904; “J Goyena c/ P Schweitzer”, resuelto por el Juzgado Federal de la Ciudad de Buenos Aires el 16 de Agosto de 1909; “Luis Stoffel c/ Esteban Ulrich” resuelto por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires el 22 de Octubre de 1912; “Kurshbaum v Thuillier”, dictado por la Cámara Federal el 13 de setiembre de 1906; “A de Angelis c/ Macadam y Comber”, resuelto por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires el 30 de Mayo de 1921.


La jurisprudencia de la época también refleja casos a favor de la marca no registrada impidiendo el registro por parte de solicitantes posteriores a dicho uso. En los pronunciamientos que cita Breuer en su obra, el fundamento de los fallos hace hincapié en la falta de novedad de la marca solicitada, requisito que en realidad, nunca existió dentro del sistema marcario, es decir, que se denegaba la solicitud sobre la base que la marca pedida no era novedosa. Cabe citar aquí el caso de la marca “Membra”13. Como veremos, este tipo de argumentación legal a favor de los titulares de hecho de las marcas, privilegiando la novedad u originalidad del registro y usando terminología típica de otros derechos intelectuales como son los derechos de autor o el derecho de patentes, se repite de alguna forma en el caso ”Fromageries”, en el cual se hace alusión constante a la figura del plagio que también es ajena al derecho de marcas.

Requisito de Uso

Para demostrar la tajante adopción del sistema atributivo, el artículo 12 establece que solamente se considerará marca en uso a aquellas marcas que hayan obtenido su correspondiente registro. A contrario sensu, el uso “real” de la marca no tiene efectos a los fines de adquirir el dominio o propiedad de la misma. Asimismo, el uso tampoco tiene incidencia en la posibilidad de renovación de la marca. En efecto, la renovación se concedía con sólo solicitarla, a los 10 años de concedido el registro, sin que fuera necesario demostrar uso de la marca. El artículo 7 de la ley establecía puntualmente que “el empleo de la marca es facultativo”.

La renovación en sí misma era explicada por la doctrina como un mecanismo de otorgar mayor eficiencia al sistema local de marcas, evitando que existan marcas registradas que hubieran perdido interés para sus titulares. De esta forma, los titulares marcarios simplemente debían manifestar su interés sobre las marcas que deseaban renovar y de esta manera, aquellas que no eran renovadas, volvían al dominio público.

Marcas Extranjeras en la ley 3975 y Piratería de Marcas

Sobre la base de lo normado en el mismo artículo 12, las marcas extranjeras no podían hacer valer sus derechos sobre marcas registradas en la República Argentina. Pero aún más, el artículo 41 de la ley 3975 establecía que “Para que las marcas extranjeras gocen de las garantías que esta ley acuerda, deberán ser registradas de acuerdo a sus prescripciones.....”.

Refiriéndose a la validez de las marcas extranjeras, decía Breuer, que “en la Argentina no existen otras marcas que las nacionales....Todas las registradas aquí son

13 Autos “Coopman c/ Magdalena”, resueltos por el Juzgado Federal de la Ciudad de Buenos Aires en 1929; en igual sentido, Autos “S. Perez Alen c/ J.W.J. Juister” y Autos “R. Suarez y Cía. c/ Albaca Hnos.” de 1926, ambos resueltos por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.


nacionales, ya que son creación de una ley eminentemente territorial, que reconoce como marcas originadoras de derechos, a las otorgadas de acuerdo a sus prescripciones. No interesa a la ley, quién es su propietario, su nacionalidad o su domicilio”.

La ley 3.975 fue para su época una ley moderna y acorde con el contexto internacional. En aquel momento Argentina recibía una gran ola inmigratoria y cuantiosas inversiones extranjeras. El comercio internacional se desarrollaba rápidamente producto de la maduración de la revolución industrial y la evolución de la tecnología con relación al transporte de mercadería y las comunicaciones en general. La importación de mercancías con marcas registradas y la intención de distribuir productos con la marca de origen, era cada vez más importante y se comenzó a profundizar la problemática de la denominada ‘piratería de marcas’. Básicamente, la piratería de marcas consistía en registrar como propia una marca extranjera que todavía no había sido solicitado su registro en la Argentina. Ante este fenómeno, se producían airadas protestas de los dueños de las marcas extranjeras que llegaban al país y encontraban que otros se habían adelantado a registrarlas como propias.

Se consideraba que el sistema atributivo ayudaba a generalizar la práctica de la piratería de marcas. Sin embargo, esta problemática no se habría solucionado con el cambio de un sistema atributivo por uno de tipo declarativo. Por el contrario, si se hubiera modificado el sistema atributivo, imponiéndose el declarativo, no habrían cambiado demasiado las cosas, debido a que el uso en comercio de la marca ajena, aún un uso mínimo, habría otorgado derecho a aquellas personas que la utilizaran en lugar de registrarla.

Inclusive la jurisprudencia encontró, dentro de este contexto normativo, los medios para invalidar marcas solicitadas por los denominados piratas marcarios, negándoles el interés legítimo que exigía la ley para solicitar marcas14.

De hecho, esta problemática también existía en países que reclamaban un cambio de legislación para proteger a sus empresarios, y ese cambio legislativo en nuestro país para proteger mejor a las marcas extranjeras, no prometía un trato recíproco por parte de los que reclamaban, ya que en definitiva, en todos los países seguía vigente el principio de territorialidad.

El otro argumento para no admitir derechos a marcas extranjeras previo al registro en el país, era que en caso de otorgarle tal tratamiento a la marca no registrada extranjera quedarían discriminados aquellos nacionales que tuvieran una situación similar.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo la posibilidad de modificar esta concepción realizando una interpretación del artículo 41 de la ley que favoreciera a los titulares de marcas extranjeras. En forma expresa evitó hacerlo. En efecto, el artículo 41 citado, además de establecer que las marcas extranjeras para ser válidas en el país debían ser registradas, agregaba en un segundo párrafo que “Los propietarios de ellas o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro”. Este fue

14 Caso “Bonneterie Cevenole”, citado en Revista Derechos Intelectuales, ‘El interés legítimo de las marcas’, Naveira – Bittone.


el argumento del titular de la marca extranjera “Bon Ami” para recuperar su marca en el juicio “The Bon Ami Co (S.A.) c/ Feeney & Cía.”, resuelto por la Corte Suprema en 1924.

El argumento del titular de la marca extranjera era que la interpretación literal de este artículo establecía claramente que solamente quienes podían demostrar la titularidad de la marca extranjera o sus autorizados estaban facultados para pedir sus registros. Esta interpretación literal podría haber fundado una sentencia a favor de la marca extranjera. Sin embargo, la Corte se inclinó por favorecer el sistema atributivo, realizando una interpretación que comprendía que el solicitante local de la marca presuntamente extranjera había pedido una marca nacional, no una extranjera, y que el artículo 41 estaba referido a aquellos casos en los cuales el extranjero pudiera registrar su marca por no haber alguna anterior que se lo impida. La Corte decía en este fallo: “De acuerdo con los preceptos invocados la propiedad de una marca extranjera nace no de la inscripción o del uso en el país que la haya concedido o reconocido sino del cumplimiento ante las autoridades administrativas de la República Argentina y de las prescripciones sancionadas por la ley de la materia”.

Breuer se manifiesta de acuerdo con esta resolución porque entiende que la solución contraria impondría al país el sistema declarativo, dado que el uso habría conferido derechos marcarios.

Un nuevo enfoque del famoso caso de La Vaca Que Ríe

Sin duda un punto de inflexión en el desarrollo del derecho de marcas argentino es el caso "Fromageries Bel Societé Anonyme c. Ivaldi, Enrique", cuya sentencia de fecha 28 de febrero de 1961 fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la decisión del 23 de julio de 1962, ambas publicadas en Fallos: 253:267.

Una interpretación tal vez demasiado amplia de la doctrina sentada por este fallo, es la que ocasionó cambios importantes en la legislación posterior de marcas, especialmente en lo relativo a la causa de nulidad establecida por el artículo 24 inciso b) de la ley 22.362.

El caso fue decidido sobre los argumentos legales dados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo a cargo de los Dres. Francisco Javier Vocos, Eduardo A. Ortiz Basualdo y José Francisco Bidau. Este último magistrado fue quien redactó el fallo. La Corte Suprema básicamente confirmó la sentencia de cámara sin agregar demasiado, dejando de lado la opinión contraria del Procurador General Dr. Ramón Lazcano y del Juez Federal de Primera Instancia Carlos González Bonorino, quienes propugnaban rechazar el pedido de nulidad de la marca registrada, ateniéndose a los principios de territorialidad y al sistema atributivo.

Como veremos, a pesar del sistema atributivo que planteaba la ley 3975, el fallo decide dejar de lado este criterio de adquisición de la marca y anula la marca registrada, otorgándole los derechos sobre la misma a quien había obtenido la titularidad en el extranjero.


Fallo de Primera Instancia

Para poder mensurar en todo su alcance el cambio legal que implicó el fallo, resulta útil analizar el pronunciamiento de Primera Instancia en el cual el Juez Federal había rechazado el planteo de nulidad realizado por la parte actora.

Recordemos que el caso involucraba el pedido de nulidad realizado por la empresa Fromageries Bel de Francia, titular en ese país de la marca para quesos “La Vache qui Rit”, con un dibujo representando una vaca risueña. El demandado era el Sr. Ivaldi, quien había registrado en la Argentina como marca de su propiedad la denominación “La Vaca que Ríe” con un dibujo idéntico al de la marca francesa.

Teniendo en cuenta el principio atributivo y de territorialidad que seguía la ley 3.975, los argumentos para obtener la nulidad giraban en torno al artículo 953 y sus concordantes del Código Civil, en cuanto a que el acto de registro tenía un fin ilícito y que un acto realizado en contra de la moral y de las buenas costumbres no puede generar derechos.

Es importante destacar que se admitió en el juicio una prueba de autoría o plagio sobre el dibujo de la vaca risueña para determinar si el que acompañaba a la marca argentina podía considerarse un plagio del obrante en la marca extranjera.

La marca francesa había sido obtenida en 1924 y la marca Argentina había sido registrada en 1927. La petición de marca que originó este juicio había sido realizada en la Argentina en el año 1952.

El fallo de primera instancia aplica en forma literal la ley 3.975, vigente en aquel momento, y llega a la conclusión que el derecho amparaba a la marca registrada y que por lo tanto no debía ser anulada, aún habiéndose comprobado la identidad total de ambas marcas y sus dibujos.

Las razones del rechazo eran acordes con la jurisprudencia dictada hasta aquel momento.

Aún habiendo identidad de las marcas, la ley 3.975 no le confería protección a la marca extranjera y, por el contrario, para gozar de sus garantías tenía que ser registrada de acuerdo a sus prescripciones.

El Juez entendió que la nulidad de marcas estaba reservada para aquellos casos denominados “piratería de marcas”, en los cuales el registrante realiza la solicitud con un fin meramente especulativo y sin ninguna explotación real de la marca. En tal sentido, el Juez ajusta el alcance del artículo 953 del Código Civil a los efectos de anular solamente este tipo de marcas, donde se evidencia el objetivo ilícito de lucrar con la fama o clientela ajena.


En este caso, el Sr. Ivaldi, un industrial lácteo con actividad comprobada desde el año 1913, logró probar un uso pacífico y constante de la marca, haciendo amplia publicidad durante más de 15 años sobre la marca que él tenía registrada. Por tales motivos, el Juez rechaza la demanda.

Resulta interesante la conclusión del magistrado con respecto a su negativa a aplicar el artículo 953 del Código Civil. Decía el Juez:

“Que si bien los actos jurídicos deben ajustarse a las buenas costumbres, se entienda ésta como la moral media de un pueblo en un momento dado o bien la moral cristiana, lo real es que ese concepto, por ser un tanto impreciso para la aplicación al caso concreto, obliga al juez a no ser muy riguroso para juzgar la moralidad de un acto; sólo cuando este choca abiertamente contra la moral debe declararse su invalidez. De lo contrario se entraría en un terreno resbaladizo y peligroso, pues desgraciadamente la perfección moral no es patrimonio del ser humano (Ripert). En consecuencia llego a la conclusión que no ha existido en el registro de la marca “La Vaca que Ríe”, vicio alguno que lo invalide en los términos del artículo 953 del Código Civil y, por lo tanto, razón alguna para apartarse del principio general del sistema atributivo de la ley 3975....”.

Fallo de Cámara

El cambio copernicano en la jurisprudencia es producido por la Cámara Federal al rechazar la Sentencia. El Juez preopinante era José Francisco Bidau.

El fallo prácticamente deja de lado la ley de marcas y se basa fundamentalmente en el artículo 953 del Código Civil. El acto inmoral que se le imputa a Ivaldi es la comisión de un plagio.

Desde el punto de vista estrictamente marcario, la Cámara menciona como un hecho probado que en la Argentina la marca francesa carecía en absoluto de clientela y que era totalmente desconocida.

Siendo el acto de plagiar lo que motiva la anulación de la marca, la Sentencia menciona como prueba conducente, la pericia realizada en el expediente, donde se determinaba que existía plagio en el dibujo de la marca.

A pesar de encontrarse vigente la ley de derecho de autor, no hay mención alguna a dicha norma u otra explicación acerca del encuadre exacto del plagio aludido. Tampoco surge del fallo si este dibujo tenía protección vigente desde el punto de vista de los derechos intelectuales o que haya habido planteos con relación a la autoría del dibujo en sí mismo. En este sentido, el Juez de Primera Instancia había analizado someramente la eventual aplicación de la figura del plagio y la había descartado por no haber sido probados en autos los extremos necesarios para establecer la existencia de tal figura legal. El Juez de Primera Instancia había sostenido que, aún conociendo el dibujo previo al registro, dicho dibujo o marca no tenía clientela en la Argentina, por lo cual su adopción no configuraba un acto contrario a la ley de marcas.


La Cámara, tomando nota de este fuerte argumento, advierte que, aún estando probado el uso de la marca por más de 30 años por parte de la demandada, y que la actora es una empresa totalmente desconocida en el país, fallará en su contra pues un acto de plagio en virtud de la normativa del Código Civil, no puede generar ningún tipo de derecho. Cabe destacar que la famosa expresión “casualidad casi milagrosa”, reiterada en tantos fallos posteriores, no fue realmente sostenida por la parte demandada. Es el Juez mismo quien expresa que en la hipótesis que el demandado sostuviera que el uso del dibujo es una mera coincidencia, cabría calificarla como una casualidad milagrosa, lo cual sería inadmisible como argumento legal.

Pareciera que es la coincidencia del dibujo entre ambas marcas lo que en definitiva sella la suerte de la marca argentina, decretándose su nulidad.

La opinión del Procurador General de la Corte

El fallo de Cámara, otorgando la nulidad de la marca registrada y accediendo a conceder derechos a una marca no registrada, ocasiona el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Procurador, analiza ambos fallos y se inclina con vehemencia por revocar el fallo de segunda instancia, optando por dar razón al Juez Federal.

El Procurador deja sentado que, aún para el caso que pudieran darse situaciones injustas por el cumplimiento estricto de la ley, ésta debía cumplirse y ella sostenía un criterio claro de adoptar el sistema atributivo de marcas, con excepción de aquellos casos en los cuales pudiera probarse claramente la piratería de marcas.

Vale la pena transcribir la síntesis de las razones que llevan al Procurador a apoyar la Sentencia de primera instancia. Se pregunta si la parte actora, de acuerdo con las reglas del onus probandi, logró acreditar el carácter ilícito del registro hecho 30 años antes por el demandado. Sobre la base del mismo razonamiento realizado por el Magistrado de primera instancia, la contestación es negativa porque: a) la marca extranjera “La Vache qui Rit” no se conoce en nuestro país ni en él se venden o han vendido productos con esa marca; b) como lógica consecuencia, la marca argentina ”La Vaca que Ríe” no podría ser utilizada con la intención de aprovecharse de ajena clientela, que según se ha visto, no existe; c) porque si bien Ivaldi pudo conocer el dibujo de la marca extranjera, de ello no se infiere que necesariamente lo conociera como marca registrada en otro país, o supiera que el titular extranjero pensaba inscribirla en el nuestro y, eventualmente, sacar ventaja de su prestigio; d) porque la sola posibilidad de que el demandado en alguna oportunidad – que se presentaría cuando el titular extranjero decidiese emplear su marca en la Argentina – pueda negociar un determinado precio que permitiera al fabricante francés el uso de la marca registrada a su nombre, no es argumento suficientemente razonable, por sí solo, para fundar la nulidad solicitada; e) porque, toda vez que la personalidad del imputado tiene significativa relevancia en casos como el presente, no se debe de dejar de tomar en consideración que el Sr. Ivaldi figura como industrial de lechería desde 1914.


Fallo de la Corte

El fallo de la Corte Suprema de Justicia simplemente confirma el fallo de segunda instancia otorgando razón a Fromageries Bel y concediendo la anulación de la marca del Sr. Ivaldi. La justificación legal es muy escueta y se remite a los argumentos del Tribunal inferior; cabe transcribir el siguiente párrafo:

“El natural respeto de la voluntad del legislador no requiere, por lo demás, la admisión de soluciones notoriamente injustas, que no parecen compatibles con el fin común de la tarea legislativa y judicial,....”

Como podemos ver, la Corte es consciente que su decisión puede ser calificada de contra legem y por lo tanto, aclara que el objetivo de la decisión es cumplir con los fines últimos de la ley, por considerar injusta la aplicación lisa y llana de la misma.

De esta forma dejó también sentada la siguiente doctrina: “...corresponde admitir que la copia meramente servil de una marca extranjera, con posibilidad de aprovechamiento del prestigio de los productos distribuidos con ella, no es lícita. Se contemplan así las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, protegidos también por la ley de marcas...”.

Algunos autores han visto en este fallo cierta falta de apego a los términos concretos de la legislación. Dice Echeverri15, refiriéndose a la cuestión, que “en su evolución se llegó a pasar por alto la formalidad de acreditar la clientela o el conocimiento en el país, cuando la identidad con la marca extranjera del registro local objetado se juzgó demostrativa de mala fe....”.

Otra interpretación posible sobre este fallo, es la de acotar su alcance a aquellos casos en los cuales existe un plagio a obras que obtendrían la protección del derecho de autor por su originalidad. En esta interpretación, la figura del plagio es la realmente descollante y no la marca en sí misma. El lenguaje del fallo y la prueba aportada favorecen en cierta forma esta posición. El fallo destaca que la empresa francesa no tenía clientes en la Argentina. Tampoco existía uso marcario en el país.

Pareciera que la Cámara toma como principal ofensa la explotación de la copia servil por parte de Ivaldi de un dibujo original de propiedad de la empresa francesa. Si la empresa demandante hubiera adoptado como logotipo una obra que estuviera en el dominio público, como puede ser La Gioconda, seguramente no se habría puesto el acento en la figura del plagio.

La ley de marcas tiene como objeto principal proteger la competencia leal entre comerciantes y, como surge del mismo fallo, la empresa francesa no tenía clientes en la Argentina y era totalmente desconocida en el país, la aplicación por sí misma de la ley de marcas a este caso no deviene absolutamente natural, especialmente en el contexto legal

15 ECHEVERRY, Oscar - Revista Derechos Intelectuales número 5, ‘El Uso de las marcas en la Argentina’


en el cual fue dictado el Fallo, es decir durante la vigencia de la ley 3.975. Tal vez, esta sea la explicación por la cual se puso tanto acento en la figura del plagio y en el artículo 953 del Código Civil.

La ley 22.362 y su exposición de motivos. Un intento fallido.

La ley 22.362 fue dictada en el año 1980, cuando no existía una real división republicana de poderes y, por lo tanto, lamentablemente no contó con un proceso legislativo normal. Sin embargo, esta ley posee una explicación de motivos que resulta ilustrativa y ayuda a la interpretación de la misma.

Con relación a la creación de la marca y a la importancia del uso marcario, dicha nota expresa a su inicio: “Se introduce en nuestro sistema la exigencia del uso de la marca registrada. De esta forma se espera lograr una reducción en la cantidad de registros existentes y así evitar que, marcas registrada desde hace muchos años y quizás jamás utilizadas, obstaculicen el registro de nuevas marcas que sí han de serlo”.

Asimismo, la explicación de las modificaciones introducidas al derecho de marcas por el artículo 4 de la ley, demuestra la intención del legislador de otorgar legitimación para oponerse a la solicitud de marcas por parte de quien, aún sin tener marca registrada, pueda demostrar un interés legítimo. El artículo 4 ha sido interpretado por la Jurisprudencia actual como base, no sólo para oponerse a las solicitudes marcarias, sino también para oponerse al uso de marcas no registradas, teniendo en cuenta que dicha norma también menciona la posibilidad de objetar el uso marcario.

La nota explicativa al artículo 24 menciona directamente la necesidad de proteger las marcas sin registro, diciendo textualmente:

“Los incisos b) y c) tienden a subsanar falencias del sistema atributivo. Dicho sistema – aplicado a ultranza – puede dar lugar a ciertas injusticias, tal como el reconocimiento de un mejor derecho a quien registra una marca en perjuicio de quien la viene utilizando con anterioridad. Así, en el inciso b) se protege al titular de una marca sin registro, a la vez que se castiga una conducta ilícita o de mala fe que ya la jurisprudencia había tratado de paliar declarando la nulidad de varios registros. En cuanto al inciso c) recoge la doctrina jurisprudencial, en el sentido que la ley de marcas no tiene como fin el amparo de registros meramente especulativos, que trababan los legítimos derechos de quienes tiene verdadero interés y necesidad de registrar nuevas marcas. Lo dispuesto no importa prohibir la transferencia onerosa de un registro marcario, que puede ser cedido – total o parcialmente – en forma gratuita u onerosa, siempre y cuando dicha actividad no se transforme en un negocio en sí mismo”.

El objetivo planteado en la exposición de motivos de la ley, por supuesto, debió ser sintetizado en una norma concreta. En este caso, asumió la forma del artículo 24 de la ley 22.362 que dice lo siguiente:


“Son nulas las marcas registradas: a) En contravención a lo dispuesto en esta ley; b) Por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero; c) Para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.”.

Como podemos notar, el inciso b) de la norma, tal cual lo afirma la explicación de motivos, es la respuesta legislativa al problema planteado por aquellas marcas que, por alguna razón, habían perdido la oportunidad de registrarse ante la Oficina de Marcas por existir otras que habían obtenido su registro con anterioridad. Implica un cambio en el sistema atributivo de marcas. La nota explicativa anticipa que el objeto de la norma es tender a “subsanar ciertas falencias del sistema atributivo”.

La intención de esta normativa, si bien ambiciosa, es bastante realista. Como bien dice la exposición de motivos, el objetivo no es solucionar definitivamente, sino tender a solucionar los problemas causados por el sistema atributivo.

La redacción del artículo fijó su atención en casos como el de Fromageries c/Ivaldi, donde podía comprobarse con cierta facilidad una copia de la marca de otro, donde hasta el dibujo mismo coincidía en todos sus aspectos.

Sin embargo, no incursionó en la temática concreta de los requisitos que debía cumplir la marca sin registro para lograr un status de marca de hecho, es decir, qué tipo de formalidades o evidencias tenía que mostrar quien tuviera la intención de desafiar en su validez a una marca registrada. Debido a este defecto en la ley, de estas definiciones debió ocuparse la jurisprudencia posteriormente. Analizado en forma literal, este artículo de la ley otorga de manera decidida, una fuerte protección a las marcas de hecho. La nulidad le cabe a toda marca que haya sido registrada por alguien que conocía que la marca pertenecía a otro. La ley no hace alusión a ningún requisito más que el conocimiento previo de la marca como ajena o de propiedad de otro.

Si nos guiamos estrictamente por la ley de marcas 22.362, el conocimiento certero que la marca pertenece a otro está dado exclusivamente por el registro de la marca realizado en los términos de la ley. El artículo 4 define claramente que la propiedad de una marca se obtiene con su registro.

Evidentemente la ley se ha querido referir a algún otro tipo de pertenencia, que lamentablemente no define. Lo que sí queda claro es que hay otro tipo de propiedad marcaria, es decir, algo diferente a la marca registrada mencionada en el artículo 4. A nuestro criterio, éstas son las marcas de hecho cuyos límites son necesarios precisar, atento que la ley no lo ha hecho.

Difícilmente quien registra una marca como propia reconozca que lo hizo a pesar de saber que pertenecía a otra persona o empresa. Por lo tanto, la cuestión se definirá a través de la prueba que puedan aportar las partes en el juicio donde se discuta la anulación de la marca registrada en infracción a la ley.

El artículo 24 inciso b) amplía formidablemente el poder de la marca no registrada o de hecho. Como veremos más adelante, en general, la jurisprudencia ha exigido un uso


intenso de la marca y la creación de cierta clientela; sin embargo, la ley no exige estos requisitos ni ningún otro.

Leído literalmente este artículo, podemos notar que la posibilidad de anulación de la marca, según el inciso b), no pasa por la mala fe en la adopción por parte de su titular, sino solamente que la hubiera conocido como perteneciente a un tercero. Pero si la pertenencia oficial de una marca en la Argentina se obtiene por su registro, la ley da lugar a que dicha mención abra la posibilidad de denominar ‘marcas’ también a aquellas que aún no han sido registradas.

La exposición de motivos es muy clara al decir que el objeto de este artículo es proteger a quien tiene una marca sin registro, pero que ha venido utilizando. Sin embargo en el texto de la ley misma no se menciona en ningún momento que sea requisito para pedir la nulidad que la marca no registrada haya tenido un uso intenso o haya formado efectivamente una clientela.

Puede deducirse que al estar tratado el inciso dentro de un artículo referido a la nulidad, la adopción de la marca ajena debiera ser de mala fe; sin embargo la ley no lo dice específicamente. Tampoco la ley establece un límite geográfico concreto para la marca sin registro. Si tenemos en cuenta que la inspiradora de este artículo fue la jurisprudencia dictada en Fromageries, podemos concluir que la existencia de la marca podría ser solamente en el extranjero. Es decir, que aún si la marca no ha sido usada en el país, como es el caso Fromageries, este artículo sería de aplicación..

Por otra parte parece lógico que el artículo 24 inciso b) proteja solamente marcas que se encuentran en uso efectivo, ya que las mismas no tienen registro. En tal sentido, debe establecerse qué tipo de uso es suficiente para considerar que la marca existe y puede ser la causa de anulación de una marca registrada.

Descartamos aquellas marcas notorias y famosas que tendrán su propia protección en virtud de las leyes y los tratados que rigen la materia. Nos queda entonces definir qué uso será considerado suficiente para que una marca pueda desafiar y anular a una ya registrada. Debe determinarse si es suficiente el uso intenso en el extranjero, o bien publicidad intensa que llegue a nuestro país desde el exterior. Veremos que en la resolución de casos concretos, los Jueces han tenido en cuenta diversas pruebas y presunciones, pero todavía no podemos hablar de una regla definida.

Si es el uso de la marca no registrada lo que tiende a proteger el artículo 24 inc. b), debe definirse con precisión qué se entiende por uso en el sistema marcario argentino, cuándo comienza exactamente a adquirirse el derecho, qué ocurre si es discontinuo. Deberá definirse si este derecho que confiere la marca de hecho es transferible y en qué forma tendría validez.

Con respecto a la posibilidad de anular un registro marcario basado en el “deber” de conocimiento sobre su pertenencia a un tercero, el círculo de protección de las marcas no registradas o de hecho se amplía mucho más aún. La creación de esta categoría de deber puede tener un grado de subjetividad peligroso para regular la anulación de las marcas registradas.


Este “deber conocer” creemos que también se origina en el fallo Fromageries o en su progenie. Como pudimos ver, dicho fallo incursiona en aspectos morales que el Juez de primera instancia había intentado evitar. Con la inclusión de este “deber”, se crea una categoría subjetiva difícil de definir judicialmente en forma coherente y armónica.

En materia de marcas, así como en cualquier tipo de derecho patrimonial, es necesario establecer criterios y reglas claras de juego para quienes deban decidir e invertir en negocios que las involucren.

El alcance del “deber de conocimiento” que establece la ley genera incertidumbre entre quienes adoptan marcas. Como veremos más adelante, la Jurisprudencia todavía no ha logrado definir este alcance y los fallos no resultan demasiado orientadores para quienes deben tomar una decisión.

Los casos resueltos han determinado que las condiciones subjetivas de los titulares de las marcas tienen relación con el alcance de este deber de conocimiento. Por lo tanto, podría interpretarse que una empresa grande y poderosa en medios económicos tiene más obligación de “saber” sobre la existencia de uso de la marca en el mercado y en contraposición, la empresa menor podría sentirse relevada de “saber” sobre la existencia de todas las designaciones no registradas y en uso.

De hecho, en la Jurisprudencia sobre este punto, se han pronunciado fallos que tienden a establecer una carga probatoria no muy estricta a favor del dueño de la marca de hecho, obligando al titular de la marca registrada a intentar prueba negativa de difícil concreción. Es decir, que se obligaría al titular marcario a probar, no solamente que no conocía la marca de hecho, sino también que no era su deber conocerla.

Comentando el conocido fallo “Marriott Corporation c/Rila S.A.”, Papaño16 expresa que en este tipo de casos, los Jueces han creado una clase de presunción que no tiene apoyo directo en la legislación y que puede denominarse “presunción judicial”.

Sin embargo la seguridad jurídica impide que se modifique el onus probandi definido legislativamente y por lo tanto, cada hecho alegado debe ser acabadamente probado, más aún, cuando se trata de la posible aniquilación de un derecho acordado y que debe contar con la necesaria seguridad jurídica.

Derecho Comparado y reciprocidad

Tal cual lo afirma Cabanellas17, el Derecho de Marcas no se desarrolla en compartimientos estancos formados por las distintas jurisdicciones nacionales. La existencia de tratados que regulan la relación de los titulares marcarios de diferentes

16 PAPAÑO, Ricardo José, “Marca Notoria, Nulidad y prescripción”, LL- Tomo 1991-B, página 11 anotando el fallo “Marriot Corporation c/Rila S.A.”. 17 BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, obra citada.


nacionalidades con los países extranjeros, y la misma práctica regulatoria de cada Estado con respecto al derecho marcario, influencian en gran medida la legislación de cada país. En tal sentido, el Derecho Comparado adquiere una gran importancia en esta rama.

En el presente trabajo, la comparación con otros sistemas de adjudicación de derechos de marcas, resulta de gran interés para lograr, por contraste, un mejor entendimiento de la materia que nos ocupa.

Con el objeto de lograr tal contraste, y teniendo en cuenta la extensión de este trabajo, decidimos comparar nuestro sistema legal solamente con el sistema de Estados Unidos de debido a que allí se resuelve el problema de las marcas de hecho en forma diametralmente opuesta a nuestro sistema. Asimismo hacemos una breve referencia al Derecho brasileño y al de otros países sudamericanos, que puede resultar de utilidad para el análisis comparativo.

Elegimos específicamente dos casos de Estados Unidos en los cuales la Justicia da respuesta al conflicto entre marcas idénticas que disputan la obtención del derecho marcario en Estados Unidos.

A título introductorio, cabe aclarar que el sistema norteamericano es eminentemente declarativo. La adopción de la marca se hace mediante el uso en comercio y la marca de carácter federal se adquiere cuando se realiza la primera venta interestatal. La adquisición de la marca se obtiene con dicho uso en comercio y la Oficina de Marcas y Patentes (USPTO), sin perjuicio de otros requisitos, solicitará evidencia de tal uso para otorgar el título de marca registrada. En este sentido, el derecho norteamericano tomó claramente los principios del derecho post revolucionario francés, demostrando una gran desconfianza por la autoridad y un acentuado temor a cualquier tipo de monopolio.

El sistema legal de Estados Unidos se rige por los precedentes y por lo tanto, el denominado “leading case”, es el caso que determina la jurisprudencia de los Tribunales en cierto tema. El leading case que guía el derecho de marcas de Estados Unidos en cuanto al valor que tiene una marca que no ha sido adquirida legalmente en el país, contra una marca legalmente existente en ese territorio, (es decir, un caso similar a nuestro Fomagerie Bel c/ Ivaldi), es ‘Person’s Co. Ltd c/ Christman’ del año 199018.

En este precedente, el demandado, Sr. Larry Christman visitó en 1981 en Japón la empresa fabricante de prendas de vestir Person’s Co. En dicha visita, el Sr Christman adquiere mercadería con esa marca y la trae a Estados Unidos.

La empresa japonesa había sido fundada en 1975 por Takaya Iwasaki, comenzando a usar la marca Person’s con logo en el año 1977.

De regreso a los Estados Unidos de Norteamérica, Christman comienza a fabricar y vender ropa deportiva con la marca Person’s con logo y hace el depósito de su marca en

18 900 F.2d 1565, Fed. Circ. 1990 - Pattishall Hiliar Welch, Trademark and Unfair Competition, Mathew Bender 1996.


1983 ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), obteniendo el registro en 1984.

Por su parte, la empresa japonesa inicia actividades de exportación a los Estados Unidos aproximadamente 6 meses después que Christman realiza su primera venta. La empresa japonesa también solicita y obtiene su marca en 1985 para ropa de uso común y artículos de viaje.

En 1986 se produce el conflicto entre ambas firmas pretendiendo, cada titular, anular la marca de la contraria.

El Tribunal Federal Norteamericano dio la razón a Christman basado en que al adoptar la marca y comenzar a usarla la empresa japonesa no tenía clientela o “goodwill” en el mercado de Estados Unidos; por tal motivo Christman no había cometido un acto de competencia desleal. La doctrina del fallo, en definitiva, fue que copiar una marca en un país extranjero no es un acto de mala fe, a no ser que la marca sea famosa en los Estados Unidos en virtud el Convenio de París. El Tribunal se basó estrictamente en el principio de territorialidad, dejando de lado cuestiones relativas a la moral empresarial.

Con relación a la cuestión de ética comercial, juzgó que no había pruebas en el expediente que Christman hubiera sabido que la empresa Japonesa tenía planes de exportar sus productos a Estados Unidos.

Otro caso que es tomado como leading case y que es la doctrina de aplicación en los Estados Unidos de Norteamérica es Tommaso Buti y Fashion World Company c/ Impressa Perosa S.R.L. decidido en 1997 por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica19. En este caso, la demandada había abierto en el año 1987 en la ciudad de Milán, Italia, establecimientos gastronómicos con la marca Fashion Café, en conjunto con importantes actividades económicas relacionadas al mundo de la moda femenina, incluyendo intereses en agencias de modelos de ropa femenina. En 1995 había ampliado sus negocios en Italia abriendo otro establecimiento denominado Grand Fashion Café. En 1988 registró esta marca en la oficina de marcas de Italia. Posteriormente viajó a los Estados Unidos y realizó una intensa campaña promocional, entregando miles de remeras, llaveros y otros artículos luciendo su marca. Durante su visita, tuvo avanzadas conversaciones con potenciales inversores con el objeto de instalar una sucursal en la Ciudad de New York

Por otra parte, en Mayo de 1993, la actora Buti abrió un restaurante denominado Fashion Café en Miami Beach, en el Estado de Florida, y en 1994 comenzó a operar un plan de franquicias para sus Fashion Café, que también consistían en restaurantes temáticos relativos al mundo de la moda femenina. A los fines marcarios, y atento la importancia del proyecto de franquicias, Buti realizó, por medio de una firma de abogados de los Estados Unidos, una búsqueda nacional profundizada que reveló que no había hasta ese momento nadie que usara esta marca en el comercio. Con tal resultado positivo de la búsqueda, depositó su marca ante la Oficina de Marcas (USPTO) para registrar la marca

19 Tommaso Buti y Fashion World Company c/ Impressa Perosa S.R.L. - United States Court of Appeals for the Second Circuit 139 F.3d 98; 1998 U.S.


Fashion Café para proteger establecimientos gastronómicos. Anticipando la apertura a principios de 1995 de una gran sucursal en la ciudad de Nueva York, Buti publicó avisos publicitarios en Diciembre de 1994 en diversos medios de circulación masiva. La publicidad incluía la aparición de modelos femeninas muy conocidas en los medios de comunicación y esto ocasionó numerosos artículos periodísticos acerca del evento. En este mismo año se abrió otra sucursal en New Orleáns y, al momento del litigio, había en construcción varios locales franquiciados en distintas ciudades de los Estados Unidos.

En enero de 1995, la empresa italiana decidió enviar una carta de intimación a Buti para que cesara en el uso de la marca, basándose en su marca idéntica destinada a proteger los mismos servicio, y por tal motivo, la actora decidió contraatacar promoviendo una acción de tipo declarativa para asegurar sus derechos.

La Corte estableció que la parte actora era la titular de la marca por ser quien había puesto en el comercio de los Estados Unidos la marca Fashion Café, y que la actividad promocional realizada por la empresa italiana, aunque intensa, no alcanzaba para otorgar derechos en ese país. Inclusive se tuvo en cuenta que la actividad promocional tenía como principal objeto los establecimientos de Italia y no los que se abrirían en Estados Unidos.

En base a estos casos, se concluye que la ley norteamericana exige a las marcas extranjeras la comercialización efectiva de los productos o servicios protegidos por dichos signos para otorgarles protección en ese territorio. El conocimiento previo de uso de la marca en el extranjero que tenga un titular marcario local no perjudica sus propios derechos. Es decir que, por ejemplo, el caso Fromageries Bel en Estados Unidos hubiera sido resuelto a favor del Sr. Ivaldi.

Es interesante la posición de la legislación de Brasil con respecto a este tipo de conflictos. La ley 9.279 de 1996 en su artículo 124, XXIII determina que: “no son registrables como marcas..... los signos que imiten o reproduzcan, en todo o en parte una marca que el requirente evidentemente no podría desconocer en razón de sus actividades, cuyo titular sea domiciliado en territorio nacional o en un país con el cual Brasil mantenga acuerdo o que asegure reciprocidad de tratamiento, sea que la marca se destinará a distinguir un producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o asociación en el público consumidor”.

Aún cuando algunos doctrinarios brasileños20 critican esta norma por modificar el onus probandi a favor de la marca no registrada, (ya que le impone al titular registral la producción de complicada prueba negativa, es decir que el titular marcario debe probar que no conocía la marca), la norma tiene aspectos superadores en la materia y que orientan mejor al Juzgador.

Los restantes países sudamericanos reconocen ciertos derechos a las marcas no registradas. Prácticamente todos otorgan derecho a la oposición y a solicitar la nulidad. Sin

20 LEONARDOS, Gabriel, “Revista de la Asociación Brasilera de Propiedad Industrial 1998”, “Protección de marcas famosas”.


embargo, solamente Ecuador, Perú y Brasil han otorgado medidas precautorias sobre la base de marcas de hecho, y en forma mucho más limitada, Chile y Venezuela21.

La marca de hecho en la jurisprudencia actual

Los fallos que a continuación consignamos a título de ejemplo, ilustran sobre la visión actual que tienen los Tribunales sobre la marca de hecho, tanto en los casos donde se anulan marcas registradas, como en aquellos donde se ordenan medidas cautelares sin contar con un título marcario.

Nulidades de marcas registradas

“New Zealand Rugby Football Union c/Ceballos, Aníbal Germán s/Nulidad de marca. Daños y Perjuicios” – Corte Suprema de Justicia de la Nación, Abril 2001.

Comenzaremos mencionando este caso por la importancia del Tribunal que lo dictó. Fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Abril de 2001. Aquí, el Alto Tribunal consideró que la marca registrada ALL BLACKS, de propiedad del Sr. Cevallos, debía ser anulada. La marca había sido registrada durante el año 1980 y la acción de nulidad de la misma había comenzado en el año 1993.

Cevallos sostuvo su desconocimiento de la marca extranjera al solicitar la suya. Manifestaba, como prueba a su favor, que al pedir la marca, había solicitado también otra denominada ‘Todo Negro’, (la traducción de All Blacks’s), con lo cual se demostraba que la intención del registro apuntaba al color y no tenía como objetivo referirse al equipo deportivo. También alegó que la denominación All Black’s no era una marca, sino una especie de sobrenombre de la institución deportiva demandante.

Si bien gran parte de la discusión en este caso está relacionada con la definición de las designaciones comerciales, surge también que la pretensión de la actora es hacer valer su nombre como marca; incluso presentó la solicitud de ella.

La accionante, para demostrar el conocimiento de la marca por parte del propietario registral adjuntó artículos periodísticos, y ofreció testimonios, inclusive de periodistas deportivos que trataban de demostrar la trascendencia que tuvo la visita del equipo de Nueva Zelanda a la Argentina en la época en que la contraria presentó su solicitud de marca. Se aportó inclusive prueba de publicaciones periodísticas de la Provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que el titular de la marca se domiciliaba en dicha Provincia.

21 HOROWITZ, Bruce, obra citada.


“Laboratories Pharmaceutiques de La Roche Posay c/Neodermos S.R.L. s/Cese de Oposición al registro de marca” – Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II 26/11/1999.

En este caso la marca involucrada es “Xeroderm”, cuyo registro había sido solicitado por la empresa demandada en el año 1993 y concedida en el año 1996. Por su parte la actora remonta su existencia como empresa al año 1985, aunque recién solicita el registro de esta marca en el año 1988 en Francia. A nivel internacional expande su registro hacia el año 1990. En 1994 decide solicitar su registro en la Argentina y la parte demandada se opone al mismo sobre la base de su marca idéntica. La actora demanda por oposición indebida y solicita la nulidad del registro de la empresa argentina.

La firma argentina Neodermos S.R.L., entre muchos argumentos, refiere que el nombre que eligió para la marca responde a la legítima aspiración de evocar la palabra xerodermina, que significa sequedad en la piel. Argumentó que la marca extranjera no era notoria y que los envases en los cuales usaba su marca no tenían ningún tipo de similitud con los de la actora, con lo cual se descartaba cualquier tipo de apropiación indebida de clientela. También queda probado que la firma Neodermos S.R.L. era bien conocida en la plaza y gozaba de buen nombre y prestigio, al igual que sus productos destinados a las patologías de la piel y la cosmética.

La actora argumenta y prueba que su empresa es uno de los laboratorios más importantes del mundo en su especialidad.

Con respecto a la evidencia sobre el presunto conocimiento de la marca por parte de la demandada, se recurre al testimonio de especialistas en la materia. Solamente algunos de ellos declaran conocer la marca en forma previa al registro realizado por la empresa argentina.

La demandada alega y prueba que se trata de una empresa que mantiene altos estándares de calidad y actualización tecnológica.

La Sentencia valoró estas cualidades de la demandada como presunción en su contra, ya que entendió que una empresa actualizada e informada debe conocer las marcas del mercado, aún las existentes en el extranjero, especialmente las de aquellas empresas que son consideradas como líderes en la actividad.

También la publicación de la marca en la revista "Les nouvelles dermatologiques", cuyos ejemplares se encontraban en una sociedad científica con sede en Buenos Aires, fue considerado elemento probatorio. De particular interés es la siguiente doctrina de este fallo:

"La circunstancia de que el que registró la marca idéntica o similar a otra preexistente haya sido un comerciante o industrial dedicado al mismo ramo o a uno afín, ha sido valorado particularmente por la jurisprudencia como un hecho relevante en orden a crear la presunción de que conocía al signo más antiguo. Ese criterio es, en rigor de


verdad, adecuado a la realidad mercantil, al menos en determinados ramos o cuando los titulares de las marcas (nacional o extranjera) son importantes empresas que conocen bien su mercado y cómo se mueven en él sus competidores, en un mundo globalizado y cada vez más pequeño como consecuencia del asombroso desarrollo de los medios de comunicación (prensa escrita, televisión satelital, computación internacional, radiofonía, viajes al extranjero, etc.)".

“Cerigliani, Carlos Eduardo c/Roberto N. Lorenzo S.A.C.I.F.I. y A. s/Cese de uso de marca” – “Gold'Gym Enterprises Inc. c/Cerigliani, Carlos Eduardo s/Nulidad de marca” - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III 17/10/00.

En este caso la marca registrada en la Argentina había sido solicitada en el año 1986. La marca extranjera había sido usada en los Estados Unidos desde 1974, según consta en los certificados de registro de marcas acreditados en el Juicio.

La empresa extranjera probó que había realizado publicidad en numerosas revistas especializadas y que algunas de ellas habían tenido circulación en la Argentina desde 1981. Si bien no se probó que en 1986 el titular argentino hubiera tenido conocimiento específico de la marca, se usó la presunción en su contra, sobre la base de su necesario conocimiento profesional de esa particular especialidad. También se usó como presunción en contra de la actora, que no pudo justificar la forma concreta de creación de la marca. No se alegó copia servil de la marca.

Medidas Cautelares

En el año 1993 la Sala II de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, otorga una medida cautelar a favor de la actora en los autos “Fisher Price Inc. c/ Tlanti S.A. s/Medidas Preliminares y Prueba Anticipada, Causa 4343/93.

En este caso, Fisher Price Inc. carecía de marca registrada, pero el Tribunal tuvo por probado un uso intenso de la marca ROCKING PONY y la existencia de clientela de la actora por esta designación marcaria. Sobre la base de esta marca y, considerando que la prueba documental adjuntada alcanzaba para configurar el “fumus bonis iuris”, concedió la medida cautelar. En aquel momento, todavía no había entrado en vigencia el ADPIC y así la medida cautelar consistió en el embargo de los moldes, inventario de productos y de la publicidad realizada y el secuestro de un ejemplar del producto en infracción.

La Cámara dijo textualmente “... se impone señalar, ante todo, que si bien el artículo 38 de la ley de marcas sólo contempla medidas precautorias a favor de los titulares de marcas registradas, ello no significa en modo alguno que el titular de una marca de hecho – intensamente explotada y que a su amparo ha formado una clientela – carezca por completo de protección frente a una conducta espuria de un competidor, consistente en el ilegítimo uso de la misma marca para aprovechar el prestigio ajeno o desviar la clientela”.


“Lionel S.R.L. s/ Medidas Cautelares” – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, 24 11/98.

En este caso la firma Lionel S.R.L. era titular de la marca “Gloria”, para ciertos productos de la clase 28, especialmente juguetes. Desde el año 1996 se encontraba usando la marca “Gloria”, haciendo publicidad de cierta envergadura. Había solicitado su registración ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en Abril del mismo año.

La marca, al momento de solicitarse la medida cautelar, no se encontraba aún concedida y en tal sentido, la Cámara la denomina “marca de hecho”. El Tribunal entiende que los productos que comercializaban las demandadas, Dimare y Ankah, tienen suficientes elementos comunes como para entender que hay una infracción a la marca de hecho “Gloria” y por tal motivo, ordena a los demandados la inmediata suspensión del uso de dicha marca. También ordena la realización de un inventario y embargo sobre los productos en infracción y oficia a la Administración Nacional de Aduanas, con el fin de suspender los despachos a plaza de productos que lleven esta designación.

El futuro de las marcas de hecho. Rigurosidad en su admisión

Los casos jurisprudenciales citados son algunos ejemplos de la situación legal actual de las marcas de hecho. Para otorgarles derechos, los decisorios apuntalan la normativa marcaria específica con un amplio plexo normativo, no siempre de derecho positivo vigente.

Fundamentalmente se recurre al apoyo de los artículo 4 y 24 inc. b) y 38 de la ley de marcas. No obstante las particularidades de cada caso, en general, siempre se menciona el artículo 953 del Código Civil, como un especie de justificativo moral de cada decisión. También, en muchos de los casos se toma como base legal de la decisión la doctrina del caso Fromageries Bel c/ Ivaldi, que fue dictado durante la vigencia de la ley 3.975. En el caso de las medidas cautelares, se cita el apoyo del artículo 159 del Código Penal.

Decíamos en nuestro intento de definir a la marca de hecho que son signos distintivos que aún sin su correspondiente registro, gozan de similares derechos que las marcas registradas, teniendo en cuenta que con una marca de hecho es posible oponerse a la solicitud de registro de una marca y al uso de la misma. Demostrado que con una marca de hecho es posible anular una marca registrada y obtener medidas cautelares para defender sus derechos, podemos decir que goza prácticamente de casi todos los derechos a los cuales puede aspirar una marca registrada. Sin embargo, su basamento normativo es sumamente endeble y esto no es bueno para el Derecho Marcario.

Las marcas, como concepto legal, deben tener una existencia cierta y definida. Los titulares marcarios deben saber en la forma más clara posible, cómo adquirir sus derecho y qué requisitos son necesarios para conservarlos. El sistema declarativo difiere en mucho del sistema atributivo, pero ambos definen específicamente cómo y cuándo se adquiere


una marca. Los dueños de las marcas, cualquiera sea el sistema legal adoptado, también deben saber con certeza cuáles son las causas por las que pueden perder sus derechos.

En nuestro caso, a pesar que queda demostrado que la marca de hecho existe como derecho, sus límites y alcances no están bien definidos. En efecto, los Jueces, para dictar medidas cautelares a favor de marcas de hecho, deben recurrir al artículo 38 de la ley 22.362, que claramente establece que las medidas cautelares previstas por esta norma están destinadas a “Todo propietario de una marca registrada.”

A pesar de esta clarísima previsión, los fallos mencionan que no hay esfuerzo interpretativo en otorgar derechos a las marcas de hecho. Asimismo, los decisorios favorables a la marca de hecho, entienden clara su validez sobre la base del artículo 4 de la ley. Sin embargo, siempre recurren adicionalmente al mentado artículo 953 del Código Civil, que en definitiva dedica su atención a cuestiones generales de moralidad y buenas costumbres.

También, en muchos de los fallos sobre marcas de hecho, se vuelve sobre jurisprudencia que fue dictada antes de la ley 22.362. Como dijimos antes, esta ley receptó la jurisprudencia anterior a su dictado, por lo tanto, las citas al caso Fromageries, después de haber sido dictada una ley que específicamente alega haber adoptado la doctrina de este fallo, es una muestra más de la carencia de firmes fundamentos legales. Inclusive, tomando en cuenta que explícitamente la ley 22.362 receptó la doctrina de este fallo, podría argumentarse que los casos de nulidades a los que se refiere el artículo 24 inciso b) son sólo aquellos en los cuales existe un clarísimo plagio, en los términos de dicho caso. Esta interpretación podría limitar drásticamente el alcance de las nulidades basadas en dicho inciso.

La ley de marcas es un reglamento específico que determina en forma completa y orgánica cómo se regula la propiedad de las marcas en la Argentina. La ley determina cómo se crea una marca, qué signos son factibles de obtener un registro, cómo se conserva o pierden los derechos marcarios y cómo pueden ser protegidos ante una infracción.

La marca considerada como legítimo vehículo de la competencia 22 es una herramienta valiosa para el desarrollo de la riqueza general, por lo tanto, la titularidad de las mismas debe surgir con claridad del sistema legal. En tal sentido, la existencia de una marca de hecho, paralelamente a la marca registrada y con efectos similares a la misma, significa una anomalía del sistema argentino de marcas que debe acotarse a límites muy estrictos.

Desde el punto de vista del derecho comparado, pudimos comprobar que en otros países el principio de territorialidad es aplicado a rajatabla y que no existe un trato recíproco de otorgamiento de derechos hacia marcas no usadas concretamente en los respectivos territorios.

22 OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, tercera edición.


La marca de hecho es una creación jurisprudencial y no legislativa. Como vimos, su existencia jurídica está basada en normativa extra marcaria y en normas de la ley de marcas que aluden a ella sólo en forma indirecta. Inclusive, la intención del legislador de facto de receptar jurisprudencia dictada sobre la base de la ley 3.975, especialmente del caso Fromageries no puede aseverarse que se haya cumplido, y aún así, dicha jurisprudencia puede haber sido extrapolada de tal forma, que se amplió el alcance de su doctrina hacia límites no contemplados en aquel momento.

Teniendo en cuenta que la marca de hecho solamente puede acreditar sus derechos con prueba de su uso y del conocimiento del demandado de su existencia, o de su deber de conocimiento en los términos del artículo 24 inciso b), creemos que los estándares probatorios para su reconocimiento deben ser muy altos. La prueba a rendirse por quien no registró su marca y pretende hacer valer sus derechos, debe ser cuantiosa y muy convincente para el juzgador.

Como contrapartida, en casos de conflicto entre la marca registrada y la marca de hecho, debe evitarse que el titular marcario tenga que rendir prueba de tipo negativa, de difícil y costoso acceso. Creemos aconsejable aumentar la severidad probatoria para aquellos casos donde la marca de hecho no tiene el carácter de notoria y donde no hay afectación concreta de clientela existente. La falta de seguridad jurídica para los titulares de marcas que pueden ver cuestionado su registro es un mal que debe ser evitado.

Con respecto a las medidas cautelares a favor de marcas de hecho parece apropiado exigir a los titulares de las marcas de hecho, no sólo que justifiquen la verosimilitud de su derecho, sino también que justifiquen el peligro en la demora, en los términos del Código Procesal Civil y Comercial, ya que las medidas cautelares de la ley de marcas deben estar reservadas específicamente a quienes puedan justificar su título marcario.

2003 Hector Ariel Manoff

Publicado en el libro "Revistas de Propiedad Intelectual" pág. 21 a 56. Director Aldo Petrone Editorial Ad Hoc, 2004

Marca de hecho - VMF...Por el Dr. Héctor Ariel Manoff consecuencias son de una gran similitud con...

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