PROCESO 20-IP-96

Interpretación prejudicial de los arts. 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el art. 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez: Actor Cámara de Comercio de Armenia. Expediente N. 3491. Caso: Registro de la marca EXPOVIVIENDA.

Quito, 25 de julio de 1997

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez, dentro del proceso instaurado por la Cámara de Comercio de Armenia, que pretende obtener la nulidad de la Resolución N. 5369 de 17 de marzo de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita la interpretación Prejudicial de los arts. 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el art. 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al aceptar la solicitud admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir esta interpretación del Tribunal Andino, y que éste a su vez, tiene competencia para absolverla según el artículo 28 ibídem.

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Que la Solicitud enviada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el art. 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184). Que el Consejero Ponente considera como elementos relevantes para emitir la interpretación los siguientes transcritos de la Resolución impugnada: “a.- La parte actora solicitó el registro de la marca EXPOVIVIENDA para distinguir servicios comprendidos en la clase 42, Internacional, y publicada como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros. “b.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual se negó el registro solicitado, argumentando que la marca EXPOVIVIENDA encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que puede servir en el Comercio para describir la especie de los servicios para los cuales ha de usarse”; y que “el signo cuyo registro solicita EXPOVIVIENDA, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir la especie de los servicios para los que se aplicara, de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. En dicha clase están incluidas entre otros servicios los que prestan las ferias y exposiciones”. “c.- Contra la mencionada decisión se interpuso recurso de apelación, con base en los argumentos que se sintetizan a continuación: 1. El signo EXPOVIVIENDA no es exclusivamente una indicación descriptiva

o genérica de los servicios comprendidos en la clase 42, que se pretende amparar.

2. Concretamente EXPOVIVIENDA no es una indicación usada en el

comercio para designar las características, ni las aptitudes de los servicios de la clase 42.

3. El aspecto característico de la marca se encuentra constituido por la

especial combinación de los signos gráficos (letras) que le dan el carácter de novedoso, “....que por su estructura adquiere la denominación de evocativo, el cual es registrable por su formación arbitraria, que aunque

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despierta la idea de servicio, en lo absoluto es un vocablo necesario o puramente descriptivo del mismo”.

4. Es contradictorio que la Superintendencia de Industria y Comercio, niegue

el registro de la expresión EXPOVIVIENDA, y sí conceda el registro de las siguientes marcas: EXPOVALLE, COMPU-EXPO, AGROEXPO, EXPO 92 y EXPOSICION UNIVERSAL DE SEVILLA

5. La Superintendencia hace un análisis de la expresión dividiéndola en dos

partes, pasando por alto que la denominación objeto de registro, lo es, en todo su conjunto y en absoluto puede estar sujeta a este tipo de descomposiciones, que solamente generan un errado estudio fonético y gráfico.

6. La marca EXPOVIVIENDA despierta indirectamente la idea de los

servicios, y por ello es de las que se denominan evocativas. 7. Por lo anterior, la especial combinación que conforma la marca

EXPOVIVIENDA constituye por sí sola un signo distintivo y característico, con la necesaria fuerza distintiva para que los consumidores diferencien los servicios de otros iguales o similares.

Que este Tribunal considera oportuno analizar otros documentos que se han emitido en el Proceso Interno y que se han adjuntado a la solicitud, entre estos, la Resolución 5369 de 17 de marzo de 1995 del Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la demanda ante el Consejo de Estado, y la contestación a la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. I Resolución Nº. 5369 de la División de Signos Distintivos. En este acto administrativo se argumenta como causal para negar el registro de la Expresión EXPOVIVIENDA, además lo siguiente: “CUARTO: Que la legislación Colombiana consagra el sistema atributivo en

materia de marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de una manera excluyente.

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Por lo mismo, el término o figura que la componen debe ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretende utilizar como marca no pueden consistir exclusivamente en una indicación que sirva para describir en el comercio la especie de los productos o servicios para los cuales, se utilizará. Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios en que se empleará, de otros iguales o similares”

II Recurso de apelación de la Decisión 5369 a) El actor rechaza la afirmación de que el término EXPOVIVIENDA sea “exclusivamente una indicación descriptiva o genérica de los servicios comprendidos en la clase 42” porque “la combinación caprichosa de dos términos genéricos, crea una sola palabra, dando como resultado una voz particular y singular, distinta a los vocablos genéricos que han sido objeto de deformación” y que el término EXPOVIVIENDA adquirió el suficiente grado de distintividad . b) Anota la existencia de marcas, como Exposición Universal Sevilla, Expovalle, Compu-expo, etc. sin que se cataloguen de genéricas para los servicios que representa. c) El signo que se pretende registrar es evocativo, fundamentándose tal afirmación en la doctrina. No se ha podido verificar en el expediente si la apelación de la Resolución 5369 fue resuelta por la Superintendencia de Industria y Comercio o si se produjo el silencio administrativo. Sin embargo, en oficio suscrito, por el representante de la Superintendencia mencionada precedentemente, previas las consideraciones del caso, expresa: “Por ello, puede afirmarse inequívocamente que los fundamentos legales tenidos en cuenta en la Resolución Nª. 5369 del 17 de marzo de 1995 expedida por la División de Signos Distintivos son legales y válidos y por lo tanto, se ajusta a pleno derecho y no violenta disposiciones legales superiores ni en materia marcaria”. III Demanda presentada ante el Consejo de Estado por la Cámara de Comercio de Armenia.

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Al demandar la nulidad de la Resolución 5369, el actor sostiene: a) La solicitud del registro del signo, EXPOVIVIENDA, tiene por objeto “distinguir servicios relacionados con la organización y asesoría de toda clase de ferias relacionadas con la vivienda, la construcción y la decoración, servicios comprendidos en la clase 42 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972”. b) Observa que no cabía la negativa del registro del signo EXPOVIVIENDA y que la autoridad administrativa “erró al efectuar el examen de fondo sobre la irregistrabilidad...” c) Argumenta “que el signo EXPOVIVIENDA” no es una voz castiza y, por tanto no tiene significado alguno, vale decir, es un signo arbitrario” y que el prestigio logrado por la Cámara de Comercio con el signo EXPOVIVIENDA para distinguir los servicios relacionados con la organización y asesoría de toda clase de ferias referentes a la vivienda, construcción y decoración, “es un hecho indicativo de la vigorosa fuerza distintiva de la marca y de la identificación de su titular...” y por tanto “no es correcto afirmar que los mencionados servicios feriales prestados por la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA, anunciados con el signo EXPOVIVIENDA, pueden ser confundidos con los servicios ofrecidos o prestados por competidores que desarrollan igual o similar actividad”. d) Se ratifica que el signo EXPOVIVIENDA es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. IV Contestación por la Superintendencia de Industria y Comercio a la demanda de la Parte Actora.

Esta Oficina Administrativa rebate la demanda con los siguientes argumentos: a) Al decidir la negativa de inscripción, se fundamentó en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344; en efecto expresa: “que el acto administrativo acusado se fundamentó legal y válidamente en lo previsto en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para describir la especie de los servicios para los cuales ha de usarse; además se señala que el signo que se pretende registrar EXPOVIVIENDA

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consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir la especie de los servicios para los que se aplicará...” b) “La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo estudio de registrabilidad de EXPOVIVIENDA para distinguir servicios comprendidos en la clase 42º. de la nomenclatura vigente y concluyó acertadamente que ésta encuadraba dentro de la causal de irregistrabilidad señalada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. c) Referente al examen de registrabilidad sostiene que “si bien es cierto que publicado el extracto de la solicitud de registro de la marca “EXPOVIVIENDA” en la Gaceta de Propiedad Industrial, para la clase 30a (Expediente Nª. 9425730) no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, ello no impedía que la Oficina Nacional Competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena...” Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa que la solicitud de registro de la marca EXPOVIVIENDA (15 de junio de 1994) es para distinguir “servicios relacionados con la organización y asesoría de toda clase de ferias relacionadas con la vivienda, la construcción y la decoración”. “Servicios comprendidos en la clase 42 del articulo 2 del Decreto 755 de 1972 o clasificación internacional de Niza”. C O N S I D E R A N D O: Que la presente acción es similar al proceso 22-IP-96 ya resuelto por el Tribunal en fecha III-12-97;(G.O. Nº. 265 de 16 de mayo de 1997), correspondiendo su tratamiento bajo los mismos criterios toda vez que se plantea la nulidad de resoluciones que contienen fundamentos iguales dando lugar a solicitudes de interpretación prejudicial de los mismos artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que en consecuencia se advierte la necesidad de interpretar, además de las normas requeridas por el H. Consejo de Estado, la del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, por cuanto con base en esta disposición legal se niega el

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registro del signo EXPOVIVIENDA, según la Resolución 5369 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. El texto de las normas a interpretarse son: DECISIÓN 344 “Artículo 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82: No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que puedan servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. “Artículo 96: Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal .- “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. “Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”.

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No considera el Tribunal pertinente la interpretación de los artículos 146 y 147, de la Decisión 344 por que en el proceso interno no se debate el tema de la organización de las Oficinas Nacionales Competentes. Dentro de esta interpretación, el Tribunal analizará los siguientes puntos: CONCEPTO DE MARCA La definición que de marca contiene el párrafo segundo del artículo 81 de la Decisión 344, hace referencia a una de las funciones principales o esenciales de la marca como es la función distintiva, esto es, el permitir que los productos o servicios de una persona o empresa puedan ser reconocidos y diferenciados de los de otra. Es condición esencial de un signo para que pueda constituir marca, que distinga un producto o servicio de otro y que el signo como tal también sea distintivo de otros registrados o por registrarse. Además, la definición contenida en la norma comunitaria permite identificar unos productos de otros, a base de la procedencia u origen empresarial, en el entendido de que al consumidor no le interesa realmente el nombre de las personas propietarias de la empresa, sino la idea o el convencimiento de que el producto o servicio con una marca determinada y para los mismos productos o servicios tiene un mismo antecedente en cuanto al empresario o productor. Dentro del Proceso 27-IP-95, al analizar esta definición se dijo que: “La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca. El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios. “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y

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esta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial. (Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”. Seminario Internacional Quito y Trujillo, Julio de 1996)”. El anterior criterio permite involucrar a las marcas, como signos diferenciadores tanto de productos como de servicios. Como cita de definiciones de marcas, se puede mencionar las siguientes: La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define a la marca como “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. La legislación mexicana sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras, en el artículo 88, define a la marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. En el Reglamento Nº. 40/1994 de la Comunidad Económica Europea, en el artículo cuarto se especifica que “podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los de otras empresas”. En el Tratado de libre Comercio de América del Norte, marca “es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles” (Artículo 1708). En el Acuerdo TRIP´S del GATT (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC), el artículo quince hace relación al objeto de protección de una marca, al expresar

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que “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”. Para Jorge Otamendi la “marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7). “La marca es el signo característico con que el industrial, comercial o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación” (Brewer Moreno Pedro, Tratado de Marcas”, Segunda Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pág. 32). “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE

Tres son los requisitos que exige el artículo 81 de la Decisión 344 para que un signo pueda ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente dintintividad, y la susceptibilidad de representación gráfica. Si un signo en consecuencia no reúne estos requisitos no puede constituirse en marca; y por otro lado hay signos que reuniendo esos requisitos no pueden ser registrados en razón de tropezar con alguno de los impedimentos que se señalan en los artículos 82 y 83 de la indicada Decisión.

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PERCEPTIBILIDAD DEL SIGNO La marca es un bien inmaterial que para que pueda diferenciar productos o servicios y ejercer la función distintiva de productos o servicios, tiene que concretarse en algo material apreciable por uno cualquiera de los sentidos. El signo no cumpliría las funciones de marca si no tuviera la capacidad de ser perceptible por parte de los consumidores. La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca: diferenciar, distinguir y ser distintivo. La concepción imaginativa del signo necesariamente tiene que ser traducida a algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc. para que pueda ser apreciable por parte del consumidor. El nombrado profesor Otero Lastres al referirse al requisito de la “perceptibilidad” indica que “va implícito en la propia confección de la marca como bien inmaterial, ya que, según hemos dicho es necesario un soporte material en el que ha de plasmarse la identidad inmaterial en que consiste el signo y se desprende también del requisito de la aptitud diferenciadora ya que difícilmente se puede concebir un signo que tenga aptitud diferenciadora y que no sea perceptible”. (Documento citado). Dentro del proceso 27-IP-95 y en el análisis de este punto el Tribunal expresó: “Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. “Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc. “Con el cambio producido en la norma comunitaria de la Decisión 85 a la 344, ahora no se exige el requisito de la “visibilidad” el que ha sido reemplazado por el de “la perceptibilidad”. Entonces con el cambio normativo, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto”.

LA DISTINTIVIDAD

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La marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección de la marca. Un signo que no tenga esa capacidad distintiva frente a productos y ante otros signos, carecería del requisito esencial que la marca debe cumplir en el campo comercial cual es, el distinguir unos productos de otros. Si un signo marcario llega a confundirse con el nombre o las características del producto o servicio o con signos iguales o semejantes tampoco cumpliría el objetivo que persigue el titular de una marca para que su producto tenga en el mercado tal individualización marcaria que se convierta en un imán comercial hacia el consumidor quien al leer, ver o escuchar la marca la asocie con el producto y le sirva de garantía de calidad para el consumidor. El signo distintivo protege al empresario sobre el origen de los productos que lo amparan y también al público consumidor para, luego de la primera compra, adquirir el producto con la misma marca que reúna las condiciones que en un primer momento le fueron satisfechas. Este requisito de distintividad se analizó dentro del Proceso 27-IP-95 y en esa ocasión se manifestó que: “Las expresiones utilizadas por el artículo 81 de la Decisión 344, de que el signo sea “suficientemente distintivo”, no se han de tomar como un doble requisito o condición del signo, esto es que a más de “distintivo”, sea “suficientemente distintivo”, pues si el signo a criterio del administrador es distintivo para el objeto que persigue (función identificadora marca-producto), no ha de estimarse que el signo sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de registro de signos que siendo por sí discrecionalmente distintivos no tengan el carácter de “suficientemente distintivos”. “Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o

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condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos”. “Sin embargo, esta norma contrapone dos conceptos: el suficientemente distintivo o simplemente distintivo, frente al insuficientemente distintivo, y si el signo se agrupa en esta última categoría, dejará de ser registrable. Hay signos que no son genéricos ni descriptivos ni que se refieren a un objeto o servicio determinado y que no reúnen la distintividad necesaria para diferenciar un producto de otro, razón por la que, no posee la condición de “distintividad” para constituirse en marca. “Para explicar este punto el autor Victor Bentata dice: “En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto” (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, Pág. 165).

SIGNOS GENERICOS, DESCRIPTIVOS, EVOCATIVOS Y SUGESTIVOS

Uno de los requisitos esenciales para que un signo pueda registrarse como marca es el de su capacidad o fuerza distintiva en los términos ya analizados. Por lo tanto el hecho de que un signo carezca de la misma o que su capacidad distintiva sea insuficiente, produce como efecto legal la imposibilidad de constituirse en signo marcario. La fuerza o la capacidad distintiva del signo no se mide considerando éste como un elemento abstracto sino todo lo contrario en cada caso concreto en relación con los productos o servicios que la marca protege. Un signo puede ser distintivo para un grupo o clase de productos y dejar de serlo para otro diferente. El artículo 82 en el literal d) impide que un signo sea registrable cuando éste es genérico o cuando describe “la especie, la cantidad, la calidad, el destino, el valor, el origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

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En el Proceso 27-IP-95 respecto de esa clase de signos el Tribunal expresó: “La doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tengan conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir. Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores. “Fernández-Novoa recoge la definición de la denominación genérica del profesor Aréan Lalín, como la que “designa el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación” (“Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A, Madrid, Pág. 72) “Por signos genéricos, habituales o usuales se entienden aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar (Alberto Casado Cerviño, “Régimen de las Prohibiciones legales en materia de Marcas”, en “La importancia de la Marca y su protección”, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992, pág. 76)”. “Si el signo tiene por objeto diferenciar unos productos de otros, la genericidad del signo se ha de juzgar con relación a los productos que la marca va a proteger. De lo cual se desprende que un signo puede ser genérico para un determinado grupo o clase de bienes y no lo será para otro. “...la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, las que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno a varios caracteres comunes y que por lo tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para

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identificar el producto o servicio que se trate de registrar (Proceso 3-IP-95, G.O. Nº.. 189 de 15 de septiembre de 1995)”. “El Tribunal y la doctrina han señalado que una designación es genérica cuando a la pregunta ¿qué es ? se responde empleando la denominación genérica; así por ejemplo, con respecto a manzana, al preguntarse ¿qué es? se responde una fruta o manzana, por lo que estos dos términos son genéricos para ese producto. “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada-por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.- (Proceso 3-IP-95, G.O. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995). “Por el contrario, la denominación que puede constituir una marca válida responde a la pregunta ¿quién es?. Así, por ejemplo, si le pudieran preguntar a una galleta, ¿quién es? y respondiera soy LA ROSA o soy NOEL (marcas muy conocidas en Colombia), tales expresiones son signos que pueden constituir marcas por no referirse a qué es el producto ni a cuales son las características del mismo (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, “El Régimen andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, págs. 212 y 213)”. “Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, “silla” puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.

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“Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto es el mismo nombre del producto, pierde distintividad, frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca. En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse”. La prohibición sobre los signos genéricos protege el uso del lenguaje para los competidores, pues de aceptarse el uso privativo de un nombre genérico, se imposibilitaría la utilización de ese nombre para otros productos o servicios. Otero entiende “por denominación “genérica” aquella que sirve para designar el género al que pertenece el correspondiente producto o servicio: es el nombre que recibe el propio producto o servicio”. “Los signos genéricos sirven para designar objetos o servicios que se aplican a un conjunto de personas o cosas que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades. Pero para que la genericidad constituya impedimento de registro de un signo, es necesario que tenga relación esencial y directa con el producto o servicio que se pretende registrar. Si la palabra o la denominación nombra un producto o servicio, el signo será genérico. Esto no significa que una designación genérica pueda quedar impedida absolutamente para constituir una marca válida, para otra clase de productos a los que la marca no designa. En consecuencia si entre la designación marcaria y los productos o servicios que protege no se presenta esa genericidad del término, el signo puede ser registrado”. “No es tampoco regla de descalificación de una marca genérica el hecho de que conste en un diccionario con tal categoría, es decir, que la acepción gramatical, por sí, no es obstáculo para que el signo sea irregistrable, ya que como se dice, puede funcionar como marca de acuerdo con la novedad que revista con respecto a productos distintos a lo que representa su significación”. “El Tribunal, en varios procesos se ha referido al concepto y alcances de lo que es y significa la “genericidad” como elemento de indistintividad dentro del registro marcario. Entre otros: 2-IP-89 (G.O. Nº 49 de 10 de Noviembre del

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1989), 3-IP-91 (G.O. Nº 93 de 11 de Noviembre de 1991), 8-IP-94, 2-IP-95 (G.O. Nº 199 de 26 de Enero de 1996), 3-IP-95 (G.O. Nº. 189 de 15 de Septiembre de 1995), 4-IP-95, 6-IP-95 (G.O. Nº 215 de 17 de Julio de 1996), 7-IP-95 (G.O. Nº. 189 de 15 de Septiembre de 1995), 9-IP-95 (G.O. Nº. 230 de 16 de Octubre de 1996), 12-IP-95 (G.O. Nº 199 de 26 de Enero de 1996), 14-IP-95 (G.O. Nº. 230 de 16 de Octubre de 1996), 18-IP-95 (G.O. Nº. 231 del 17 de Octubre de 1996), 33-IP-95”.

TERMINOS DESCRIPTIVOS

“Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente”. (Proceso 27-IP-95). “Otero Lastres define a la denominación descriptiva como aquella que informa a los consumidores y usuarios a cerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor y otras propiedades del producto o servicio”. “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege. En estos casos, sí el bien protegido por la misma se halla por ésta indirectamente designado, pierde su carácter de distintivo y de exclusivo para el uso comercial. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo”. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio. “Existen, dentro de los signos descriptivos unos que hacen relación al objeto en sí mismo o a sus cualidades y otros que se refieren a una expresión descriptiva del modo de llevarse a cabo el servicio en sí, aunque no es descriptiva del servicio en sí; ejemplo: Exprés Service, es descriptivo en cuanto al tiempo

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(modo) de prestar el servicio pero no describe un servicio para una actividad determinada pues, bien puede suponerse un servicio de lavado de automóviles o de correo (Victor Bentata, obra citada. pág. 167)”. La marca será descriptiva positivamente, y no podrá registrarse cuando “comunica, a quien la oiga o la vea, una idea clara, inmediata y directa con referencia al producto” “En cambio la descriptividad negativa, es decir que permite el registro, puede provocar cualquier reacción del consumidor, menos la evocación del producto”. (Bentata, obra citada, Págs. 170 y 171). “Respecto, tanto a los signos genéricos como descriptivos debe añadirse, que un signo compuesto consistente “exclusivamente” de elementos que individualmente considerados serían genéricos o descriptivos pueden constituir marcas sí el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo. Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término “exclusivamente” al referirse a las marcas descriptivas”. La Jurisprudencia del Tribunal se refiere a este punto en el proceso 12-IP-95 (G.O. Nº. 199 de 26 de enero del 1996) y dice: “Resulta necesario que la Oficina Nacional Competente, al ejercitar su facultad de proceder al examen de registrabilidad de una marca, despliegue toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras-cuando se les considera aisladamente -desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca...”.

SIGNOS EVOCATIVOS Y SUGESTIVOS

Dentro de Proceso 7-IP-95 (G.O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, ratificado en el proceso 12-IP-95, G.O. Nº 199 de 26 de enero del mismo año) el Tribunal al referirse a este tipo de marcas dijo:

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“...Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo NESCAFE para café,, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc. (Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de marcas evocativas”. El Tribunal en la oportunidad citada concluyó sobre la materia que “No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia”. En la clasificación de las marcas, Fernández Novoa menciona a las marcas denominativas sugestivas, es decir, aquellas que teniendo un contenido conceptual “aluden a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca” (Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, Pág. 29). Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. En esta clase de marca existe una descripción muy generalizada e indirecta del producto y no una de carácter específico o determinado para el producto o servicio.

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LA MARCA OBJETADA

La marca EXPOVIVIENDA está destinada a distinguir “servicios relacionados con la organización y asesoría de toda clase de ferias relacionadas con la construcción, la decoración”, servicios contenidos en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza. Se trata evidentemente de una marca compuesta o compleja en la que se agrupan dos términos genéricos: el uno el apócope de “exposición” y el otro referente a la construcción y la decoración sin que este hecho,- la genericidad de los dos términos- pueda inducir, por sí solo a sostener que se trata de una marca genérica porque si, -del examen integral del signo y de las circunstancias inherentes al caso, se puede desprender que tiene una fuerza distintiva capaz de diferenciar los servicios-que con él se van a prestar- podría ser registrada. Un signo propuesto como marca, puede caer dentro de la clasificación de las llamadas marcas denominativas, esto es con un sentido conceptual, sugestivo o evocativo, que si bien hace referencia o evoca la idea de la relación con los servicios a prestarse, no describe ningún producto o servicio determinado o específico; tampoco con ese término el consumidor podría asumir en forma directa e inmediata que los servicios protegidos son los especificados en la solicitud de registro. El vocablo en esas condiciones sugiere sí la idea de servicios para un grupo de personas, pero no describe el servicio esencial que la marca va a proteger. En el caso para resolución del Tribunal Nacional, se analizará, entre otras circunstancias, las siguientes:

• si el signo a registrarse es el nombre común del producto o servicio;

• la existencia o no de una relación directa y esencial entre el signo y el servicio a protegerse;

• si el nombre evoca o no el servicio que la marca pretende registrar;

• si la evocación o la idea sugestiva es general o específica para el servicio;

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• si con el nombre se describe alguna cualidad esencial del servicio a protegerse o sólo se evoca la idea del mismo;

• si el signo a registrarse describe la forma o el modo de prestarse el servicio o el servicio en sí mismo;

• si el signo contiene una información mediata del servicio y por lo tanto una descripción no esencial del mismo.

Del análisis final se desprenderá que si es un signo genérico o descriptivo de los servicios, no podrá ser registrado. Si por el contrario, se admite que la expresión EXPOVIVIENDA, es solamente evocativa o sugestiva de los servicios a protegerse, entonces el signo será registrable, aunque puede constituir una marca débil.

OBLIGACION DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS

La Decisión 344 protege de igual forma las marcas de productos como las marcas de servicios. En la marca de servicios el punto diferenciador con la de productos es que en éstas en forma general se aplica a la marca sobre el envase o el producto mismo. Esta función identificadora no puede cumplirse en la marca de servicios, en las cuales tal función “se cumple mediante su colocación en los lugares donde se brindan los servicios o sobre elementos vinculados con tales servicios como es de papelería, que no son el objeto de la prestación que se busca identificar, entre otros mecanismos posibles” (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, tomo I, Editorial Heliasta S. R. L. pág. 251). En consecuencia, las reglas aplicables a las marcas de productos, lo son también para las de servicios, como es el caso de esta interpretación. “La responsabilidad del estudio del signo para ser registrado recae en la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. El tribunal ha insistido en que el funcionario al examinar los signos, si bien utiliza un criterio “discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta” (“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, tomo I, pág. 116 Proceso 1-IP-87)”.

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“La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. Al interpretar esta misma norma comunitaria, el Tribunal Andino en el Proceso 27-IP-95 expresó:

“La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca.

“Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.”

“Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro”. “Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitas de registro no le está permitido establecer,

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agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”.

El Tribunal posee amplia doctrina jurisprudencial en relación al art. 5 del Tratado de su Creación, remitiéndonos a la sentencia dictada por este Organo Comunitario, en el proceso 12-IP-96 que dice:

“El carácter imperativo y obligatorio del ordenamiento jurídico para los Países Miembros, sus organismos y para los ciudadanos, no se desvirtúa con el simple hecho de que en una resolución administrativa, la oficina nacional competente dé aplicación a los procedimientos y normas comunitarias. Tal actuación no puede significar “per se” violación o incumplimiento de ese ordenamiento. Si por el contrario, existe en el funcionario la buena Fe y un criterio motivado para respaldar su resolución, en la que adopta una posición para la cual la propia ley lo faculta -como es la de considerar que una marca pueda o no ser registrable- esa actitud más bien puede ser ajustada al espíritu de la norma y estar subordinada a las obligaciones de “hacer” y de “no hacer”, que promulga el artículo 5 del Tratado del Tribunal”.

Con los antecedentes expuestos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE: 1. Un signo que no reúna las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario.

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2. Si el signo se ajusta a los requisitos anteriormente señalados para poder tener acceso al registro, no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3. Los signos genéricos, usuales o descriptivos deben analizarse no sólo en base a su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el País, con respecto a los productos o servicios que la marca proteja o ampare. 4. Los signos genéricos, usuales o descriptivos son irregistrables respecto de los productos o servicios a que ellos se refieren o a los que describen sus cualidades necesarias o esenciales. 5. Los signos evocativos o sugestivos son objeto de registro, no obstante resultasen signos débiles. 6. Una designación compuesta de varios signos genéricos o descriptivos puede ser registrable siempre que sea distintiva y sirva para distinguir o diferenciar un producto o servicio de otro. 7. Un signo denominativo, sugestivo o evocativo, que rememora la idea del producto o servicio a protegerse, y que no describe el servicio esencial que la marca va a proteger, puede ser registrado como marca. 8. La Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, debe proceder al examen de registrabilidad tanto en las solicitudes en las que se presenten observaciones, como en las que no se formulen tales observaciones. 9. Si la administración o la Oficina Nacional Competente realiza una aplicación indebida de las normas procedimentales o sustantivas, el afectado puede recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede en armonía con la legislación nacional. Sin embargo no es aceptable presumir que toda negativa al registro de una marca se debe a la indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 10. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de

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lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación, al dictar sentencia dentro del proceso 3491. 11. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena, para su publicación oficial.

Juan José Calle y Calle PRESIDENTE

Gualberto Dávalos García Luis Henrique Farías Matas MAGISTRADO MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i.