PUBLICACION SOBRE REGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE
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COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA - CONICYT DEPARTAMENTO JURÍDICO PUBLICACIÓN SOBRE RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE Y COMENTARIOS RELATIVOS AL TLC CON EEUU Y EUROPA Documento preparado por: Rodolfo Quintano Monsalve, Abogado Depto. Jurídico, con la colaboración de: Pablo Bazzurro Jorquera, Jefe Depto. Jurídico Apoyo administrativo: Katiuska Farías, Secretaria Diciembre 2004 - CONICYT
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Y COMENTARIOS RELATIVOS AL TLC CON EEUU Y EUROPA. Diciembre 2004.
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COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA - CONICYT
DEPARTAMENTO JURÍDICO
PUBLICACIÓN SOBRE RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE Y COMENTARIOS RELATIVOS
AL TLC CON EEUU Y EUROPA
Documento preparado por:
Rodolfo Quintano Monsalve, Abogado Depto. Jurídico, con la colaboración de: Pablo Bazzurro Jorquera, Jefe Depto. Jurídico
Apoyo administrativo: Katiuska Farías, Secretaria
Diciembre 2004 - CONICYT
1. INTRODUCCIÓN
Existe conciencia en los distintos sectores del quehacer
nacional (público, privado y académico) en cuanto a que la
protección de los derechos de propiedad industrial e
intelectual es fundamental para fomentar la innovación y
desarrollo en los procesos productivos de nuestra economía.
En la medida que estos derechos encuentran un adecuado y
oportuno resguardo legal, los actores económicos se atreven a
invertir en investigación para crear nuevos productos y
desarrollar técnicas que permitan mejorar la calidad y
abaratar los costos de producción de bienes y servicios. Ello
redunda también en un aumento de la inversión extranjera en
actividades productivas, con los consecuentes beneficios
aparejados.
Por el contrario, si la protección es insuficiente o los
mecanismos para registrar las invenciones son engorrosos y
lentos, se corre el riesgo de que éstas sean objeto de copias
o falsificaciones, lo que ciertamente desincentiva la
inversión en investigación y desarrollo, provocando, además,
un perjuicio para los consumidores finales, ya que en el
mercado se transarán productos antiguos o malas imitaciones.
Actualmente en Chile, el panorama en esta materia no es
el más alentador, sin perjuicio que en los últimos años se
han agilizado los procesos de registro y patentamiento, y que
nuestra realidad es comparativamente mejor a la de otros
(
(
r
1
(
países en vías de desarrollo, pero se espera que a mediano
plazo esta situación empiece a cambiar, ya que las
autoridades están tomando una serie de medidas al respecto.
Así, en octubre de 1999 se presentó al Congreso Nacional
un proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039, que
establece las normas aplicables a los privilegios
industriales y protección de los derechos de propiedad
industrial, la que fue aprobada unánimemente por el Senado el
día 30 de noviembre de 2004, concluyendo así su tramitación
en el Congreso Nacional. La iniciativa legal, busca
básicamente armonizar la actual normativa con acuerdos y
tratados internacionales sobre la materia, vigentes en
nuestro país, como asimismo introducir modificaciones que la
práctica ha demostrado que son necesarias para la eficiencia
de nuestro sistema de propiedad industrial.
Por otro lado, el Gobierno suscribió un Acuerdo de
Cooperación con la Unión Europea, cuyo capítulo comercial
entró a regir el 1 de febrero de 2004, que implica para el
país aportes por 2,3 millones de euros, de los cuales 1,1
millón se destinará para apoyar el patentamiento y 1,2
millones se invertirán para modernizar la institucionalidad
administrativa con competencia en esta materia.
Pero, claro está, no sólo hay que trabajar en
perfeccionar la legislación y el aparato administrativo,
también es necesario concientizar a la comunidad en general
de la importancia de registrar y proteger los derechos sobre
sus inventos y creaciones, lo que cobra mayor relevancia a la
ín
luz de los tratados de libre comercio suscritos recientemente
por Chile. Con el registro de marcas y patentamiento de
invenciones se abren nuevas posibilidades de negocios dentro
y fuera del país, y de transferencia tecnológica. En este
punto falta mucho por hacer. Es revelador el escaso y
estático número de solicitudes de marcas y patentes que se
presentan anualmente en el Departamento de Propiedad
Industrial (DPI) del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción. En efecto, en 1993 se presentaron 27.098
solicitudes nuevas de marca, el 2003 éstas alcanzaron las
29.034, mientras que el promedio anual de los últimos once
años es de 28.859 nuevas presentaciones. Respecto de las
solicitudes de patentes de invención, observamos el mismo
fenómeno de estancamiento en las presentaciones, en 1993
fueron 1.682 las solicitudes, 3.017 en el 2003, obteniéndose
un promedio anual de 2.737 solicitudes los últimos once
años'. Debemos agregar como un antecedente más para ser
tenido en cuenta, el hecho que más del 80% de las solicitudes
de patentes de invención son presentadas por extranjeros.
- - - - o - - - -
/
1 Estadísticas entregadas por el Departamento de Propiedad Industrial (DPI). 3
Este Trabajo pretende entregar a todo aquel que se
interese, una visión general del Derecho de Propiedad
Industrial aplicable en nuestro país, a través de un estudio
de los aspectos esenciales de la ley y el reglamento que
regulan la materia, como también de los principales tratados
internacionales suscritos por Chile que tienen incidencia en
el ramo.
En su parte final, se tratará el sistema de propiedad
industrial vigente en la Unión Europea, poniendo especial
énfasis en la normativa marcaria, la que destaca por el hecho
de otorgar protección legal unitaria a los derechos sobre las
marcas registradas, en todos los Estados miembros de la
Comunidad, a través de un procedimiento único. Estas
características hacen que el derecho marcario comunitario
sea, muy probablemente, el más avanzado del mundo sobre el
particular, lo que en cierto modo obligará a que el resto de
los países adecuen las legislaciones locales a sus
estándares. Por esta razón y atendido que nuestro país
suscribió recientemente un Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea, creemos importante dedicarle algunas líneas al tema.
El trabajo se divide en cuatro capítulos: El Sistema de
Propiedad Industrial Actualmente Vigente en Chile; Sobre el
Proyecto de Ley que Modifica la Ley N° 19.039; TLC
Chile-E.E.U.U., y El Derecho Marcario en la Unión Europea.
c
4
CAPÍTULO 1
EL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ACTUALMENTE VIGENTE EN
CHILE
Si bien es cierto que la actual legislación en materia
de propiedad industrial será objeto de modificaciones en un
futuro próximo, es igualmente importante detenernos en el
estudio de la normativa hoy día vigente, ya que el proyecto
de ley que introducirá las modificaciones, aprobado
unánimemente por el Senado con fecha 30 de noviembre de 2004,
concluyéndose de esa manera su tramitación en el Congreso
Nacional, no contempla cambios radicales al sistema, sino que
busca perfeccionar nuestro ordenamiento en aspectos
específicos, para adecuarlo a legislaciones que están más
avanzadas.
2. LEGISLACIÓN APLICABLE:
La materia está regulada principalmente por la Ley N°
19.039 2 (LPI), que establece Normas Aplicables a los
Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de
Propiedad Industrial, y por el Decreto Supremo N° 177 del
Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción 3 , que aprueba
el Reglamento de dicha ley.
Es aplicable además el "Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial" 4 . Existen otros
2 Publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 1991. Publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 1991. Promulgado en Chile por Decreto Supremo N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores el 8 de abril de
1991 y publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 1991. Sin embargo, la existencia de este convenio data del 20 de marzo de 1883, aunque ha sufrido varias revisiones posteriores.
5
acuerdos internacionales atingentes a la materia, pero que
por su escasa relevancia no viene al caso mencionar.
3. PRIVILEGIOS INDUSTRIALES CONTEMPLADOS EN LA LEGISLACIÓN:
El artículo l o de la LPI establece que los privilegios
industriales comprenden:
a) Las marcas comerciales: Definidas legalmente como "todo
signo visible, novedoso y característico que sirva para
distinguir productos, servicios o establecimientos
industriales o comerciales" (art. 19 inc. 10)
b) Las patentes de invención: Se entiende por invención
"toda solución a un problema de la técnica que origine un
quehacer industrial. Una invención podrá ser un producto
o un procedimiento o estar relacionada con ellos" (art.
31 inc. 10);
c) Los modelos de utilidad: "Instrumentos, aparatos,
herramientas, dispositivos y objetos o partes de los
mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en
su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre
que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la
función a que son destinados un beneficio, ventaja o
efecto técnico que antes no tenía" (art. 54 inc. 1°)
d) Los diseños industriales: "Toda forma tridimensional
asociada o no a colores, y cualquier artículo industrial
o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de
6
otras unidades y que se distinga de sus similares, sea
por su forma, configuración geométrica, ornamentación o
una combinación de éstas, siempre que dichas
características le den una apariencia especial
perceptible por medio de la vista, de tal manera que
resulte una fisonomía original, nueva y diferente". (art.
62 inc. 1°), y
e) Otros títulos de protección que la ley pueda establecer.
4. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS CON COMPETENCIA EN PROPIEDAD
INDUSTRIAL:
Son dos los órganos administrativos con competencia en
esta materia, el Departamento de Propiedad Industrial y el
Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, ambos dependientes
de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.
4.1 El Departamento de Propiedad Industrial (DPI)
a) Composición: Está dividido en tres subdepartamentos: 1) El
Registro de Marcas, a cargo del Conservador de Marcas; u)
El Registro de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad
y Diseños Industriales, a cargo del Conservador de
Patentes, y iii) La Secretaría, a cargo del Secretario
Abogado.
b) Competencia: De acuerdo con lo establecido en el inc. l
del artículo 3 0 de la LPI, le corresponde la tramitación
de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás
7
servicios relativos a la propiedad industrial. A ellas hay
que agregar que el Jefe del DPI ejerce funciones
jurisdiccionales como tribunal especial en asuntos
contenciosos, ante el cual se substancian los juicios de
oposición, los de nulidad de registro o de transferencias,
así como cualquier reclamación relativa a su validez o
efectos, o a los derechos de propiedad industrial en
general (art. 17 inc. l o LPI)
4.2 El Tribunal Arbitral de ProDiedad Industrial.
a) Composición: Está "integrado por tres miembros que serán
designados, cada dos años, por el Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, uno de los cuales será de su
libre elección, otro será propuesto por el Presidente del
Consejo de Defensa del Estado de entre su cuerpo de
abogados y el tercero será elegido de una terna que
presentará la Corte de Apelaciones de Santiago. El
Tribunal contará además con un Secretario-Abogado, que
será funcionario del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción" (art. 17 inc. 50 LPI)
b) Competencia: Conocer y fallar los recursos de apelación
interpuestos en contra de las resoluciones definitivas
dictadas por el Jefe del DPI, los que deben deducirse
dentro del plazo de 15 días, contado desde la notificación
de la resolución impugnada (art. 17 inc. 4 0 LPI)
8
5. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR UNA SOLICITUD DE REGISTRO DE
PRIVILEGIO INDUSTRIAL:
Existe un solo procedimiento, de carácter
administrativo, para tramitar las solicitudes de cualquier
privilegio industrial contemplado en la LPI.
5.1 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD:
Las solicitudes pueden ser presentadas personalmente o
por apoderado por cualquier persona natural o jurídica,
nacional o extranjera. Respecto de las personas naturales o
jurídicas con residencia en el extranjero, se exige la
designación de un apoderado o representante en Chile.
Deben presentarse ante el DPI en los formularios en
triplicado diseñados e impresos para tales efectos por el
Propio Departamento, los cuales deben adquirirse en el DPI, o
bien pueden ser obtenidos de la página de Internet
www.dpi .cl .
Respecto de las solicitudes de inscripción de marca
comercial, se debe acreditar, además, el pago de un derecho
equivalente a media unidad tributaria mensual por cada clase
en la que se desee registrar5.
Debe entenderse por "clase" la agrupación de productos o servicios afines o vinculados entre sí, que delimitan el ámbito de protección de una marca comercial. En Chile se aplica el sistema clasificatorio instituido por el denominado "Arreglo de Niza" del año 1957, aunque éste ha sufrido modificaciones posteriores. En nuestro país entró a regir con rango reglamentario a través de D.S. N° 897 de fecha 13 de octubre de 1971, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.
9
Antes de ser aceptada a tramitación una solicitud, el
DPI efectúa un examen formal de los antecedentes Y.
tratándose de marcas comerciales, también debe practicar una
búsqueda o examen preventivo, a fin de establecer si concurre
alguna causal de irregistrabilidad, las cuales están
enumeradas en el art. 20 de la LPI.
5.2 PUBLICACIÓN DE UN EXTRACTO DE LA SOLICITUD:
Aceptada a tramitación, se ordena al interesado publicar
un extracto de la solicitud, por una sola vez, en el Diario
Oficial, en la forma señalada en el art. 14 del Reglamento de
Propiedad Industrial (RPI) . El objeto de esta publicación es
poner en conocimiento de terceros la solicitud, para que
éstos puedan oponerse al registro del privilegio de que se
trate, por tener derechos anteriores al solicitante. Para el
caso de solicitudes de marcas comerciales, el extracto deberá
publicarse dentro de los diez días siguientes a la aceptación
a trámite. Respecto de solicitudes de patentes de invención,
modelos de utilidad y diseños industriales, este plazo será
de 60 días, contado desde la fecha de aceptación a
tramitación.
La solicitud de marca comercial respecto de la cual se
omitiere la publicación del extracto o la publicación se
efectuare fuera de plazo, se tendrá por no presentada y el
solicitante perderá los derechos que hubiere pagado. En
iguales circunstancias, tratándose de solicitudes de patentes
de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, la
10
solicitud se tendrá por abandonada, procediéndose a su
archivo.
5.3 OPOSICIÓN:
"Cualquier interesado podrá formular ante el
Departamento oposición a la solicitud, dentro del plazo de 30
días, contado desde la fecha de la publicación del extracto"
(art. 4 0 LPI) . Este plazo será de 60 días tratándose de una
solicitud de patente de invención.
Habiéndose deducido oposición, se dará traslado de ésta
al solicitante para que haga valer sus derechos dentro del
plazo de 60 días, respecto de solicitudes de patentes de
invención, modelos de utilidad y diseños industriales. En el
caso de las marcas, este plazo será de 30 días.
Vencido el plazo para deducir oposición, sin que ésta se
hubiere formulado, o el traslado para que el solicitante haga
valer sus derechos, el Jefe del DPI ordenará la práctica de
un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes
de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, con
el objeto de verificar si se cumplen las exigencias legales
de ser novedosas y que sean susceptibles de aplicación
industrial.
5.4 PERfODO Y MEDIOS DE PRUEBA:
Si el Jefe del DPI considera que hay hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la
11
causa a prueba por el término de 60 días, el cual se podrá
ampliar por otros 60 días si alguna de las partes tuviere su
domicilio en el extranjero. Tratándose de juicios de marcas
comerciales, el término probatorio será de 30 días,
prorrogable por otros 30 días más, en casos debidamente
calificados por el Jefe del DPI.
"En estos procedimientos las partes podrán hacer uso de
todos los medios de prueba habituales en este tipo de
materias, y de los señalados en el Código de Procedimiento
Civil con exclusión de la testimonial" (art. 12 LPI)
Los informes de perito deben evacuarse dentro del plazo
de 120 días, contado desde la aceptación del cargo,
prorrogable por otros 120 días, cuando a juicio del Jefe del
DPI así se requiera. El informe pericial será puesto en
conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de 120
días, contados desde la notificación, para formular las
observaciones que estimen convenientes. Este plazo se puede
ampliar por una sola vez hasta por 120 días más, a solicitud
del interesado. Los costos del peritaje serán de cargo del
solicitante de patentes de invención, modelos de utilidad y
diseños industriales o del demandante de nulidad de estos
privilegios.
"Los plazos de días establecidos en esta ley son fatales
y de días hábiles, teniéndose para estos efectos, además,
como inhábil el día sábado" (art. 11 LPI)
12
"Las notificaciones se practicarán en la forma que
disponga el reglamento" (art. 13 LPI).
5.5 REGISTRO DEL PRIVILEGIO INDUSTRIAL:
"Concedido un privilegio industrial y habiéndose
acreditado el pago del derecho establecido en el artículo 18
de la ley, se procederá a la confección del Registro y podrá
extenderse el título respectivo. Este título deberá estar
firmado por el Jefe del Departamento y por el Conservador de
Patentes, para el caso de las patentes de invención, modelos
de utilidad y diseños industriales o Conservador de Marcas,
tratándose de marcas comerciales" (art. 21 RPI) . Los derechos
a que se refiere esta disposición ascienden a una unidad
tributaria mensual por cada cinco años de concesión del
privilegio, respecto de las patentes de invención, modelos de
utilidad y diseños industriales. La inscripción de marcas
comerciales está sujeta al pago de un derecho equivalente a
dos unidades tributarias mensuales, media unidad tributaria
mensual se debe pagar al momento de presentarse la solicitud
respectiva, completándose el pago una vez que sea aceptada.
6. RECURSOS PROCESALES:
Además de los recursos administrativos generales
establecidos en la Ley Orgánica de Bases de la Administración
del Estado, a saber, de reposición y jerárquico, y de los
recursos judiciales de reposición, aclaración, rectificación
o enmienda, contenidos en las Disposiciones Comunes a todo
Procedimiento del Código de Procedimiento Civil, la
13
legislación de propiedad industrial consagra los recursos
especiales de reclamación, corrección y apelación. Sin
perjuicio de lo anterior, se considera que es igualmente
procedente el recurso de queja consagrado en el Código
Orgánico de Tribunales en contra de sentencias definitivas e
interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su
continuación, dictadas por el Tribunal Arbitral, cuando se
haya incurrido en falta o abuso grave en su dictación.
a) Recurso de Reclamación: Se encuentra establecido en el
art. 28 inc. 3° del RPI. Puede definirse como "aquel
recurso ordinario que se concede al solicitante cuando la
solicitud de registro ha sido rechazada a tramitación por
el Conservador de Marcas, para recurrir ante el Jefe del
DPI, a fin de que éste revoque dicha resolución y acepte a
tramitación la solicitud"6.
Debe interponerse dentro del plazo de 20 días contados
desde la notificación del rechazo por el estado diario.
b) Recurso de Corrección: Está consagrado en el inc. 3° del
art. 17 de la LPI, el cual establece que "podrán
corregirse de oficio o a petición de parte, las
resoluciones que contengan o se funden en manifiestos
errores de hecho, dentro de cinco días contados desde la
fecha de su notificación". En consecuencia, se trata, por
un lado, de una facultad para corregir resoluciones que
compete exclusivamente al Jefe del DPI o al Conservador
"Derecho Marcario. Tramitación Administrativa y Contenciosa de Marcas Comerciales", de Marcos Morales Andrade. Editorial Jurídica ConoSur Ltda., Edición año 2001, pág. 197.
14
respectivo, dependiendo del funcionario que dictó la
resolución errónea. Por otro lado, es un "recurso de
carácter extraordinario que puede ser definido como aquel
medio que franquea la LPI al interesado para solicitar al
funcionario que dictó una resolución que contenga o se
funde en manifiestos errores de hecho, la corrección de
dicha resolución"7.
La LPI no ha establecido requisitos especiales para la
interposición de este recurso, ni tampoco se ha
pronunciado respecto a si su interposición suspende el
plazo para apelar, en caso que se deduzca en contra de una
sentencia definitiva. En virtud de lo anterior, cabe
concluir que no se requiere cumplir con ningún tipo de
formalidad especial para interponerlo (salvo las menciones
básicas para su inteligibilidad), y que es procedente su
interposición en forma conjunta con el recurso de
apelación, debiendo este último deducirse en subsidio de
la corrección.
c) Recurso de Apelación: El art. 17 en su inc.4° de la LPI
dispone que "en contra de las resoluciones definitivas
dictadas por el Jefe del Departamento, procederá el
recurso de apelación que deberá interponerse en el plazo
de 15 días, contado desde la notificación de la
resolución, para ser conocido por el Tribunal Arbitral..."
"Derecho Marcario. Tramitación Administrativa y Contenciosa de Marcas Comerciales", de Marcos Morales Andrade. Editorial Jurídica ConoSur Ltda., Edición año 2001, pág. 128.
15
La ley del ramo no ha señalado qué debe entenderse por
resolución definitiva, lo que en la práctica ha generado
controversia tanto en la doctrina como en los tribunales de
justicia. El RPI, sin embargo, señala dos casos específicos
en que es procedente este recurso, lo que no significa que
la procedencia del recurso se limite únicamente a esas dos
situaciones. Así, el inc. 4 0 del art. 28 del RPI establece
que "si el Jefe del Departamento acogiere la reclamación,
devolverá el expediente al Conservador de Marcas para los
efectos de continuar el trámite que corresponda. Si fuere
denegada podrá apelarse para ante el Tribunal Arbitral".
Por su parte, el art. 30 del RPI dispone que "no habiendo
oposición, la solicitud de marca comercial será resuelta
por el Jefe del Departamento, la que se podrá acoger o
rechazar total o parcialmente. Si se rechazare procederá el
recurso de apelación para ante el Tribunal Arbitral".
Como se señalara, la procedencia de este recurso no se
agota en estos casos, ya que también se entienden apelables
las sentencias definitivas que se dicten en procesos
meramente administrativos y contenciosos, como asimismo,
las sentencias interlocutorias dictadas en procesos
contenciosos que, sin resolver la contienda de intereses,
ponen término al juicio o hacen imposible su continuación.
Este recurso puede ser interpuesto por toda persona o
parte interesada que se sienta agraviada por la resolución
que se pretende impugnar, ante el Jefe del DPI, para que
sea conocido por el Tribunal Arbitral, con el objeto de que
este último la modifique o revoque.
16
De acuerdo con lo establecido en el art. 122 del RPI,
"el escrito de apelación deberá contener los fundamentos de
hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones
concretas que se formulan y la parte apelante deberá
acompañar al mismo el comprobante de haber efectuado la
consignación a que se refiere el artículo 18 inciso 5° de
la ley. El Tribunal podrá declarar en cuenta inadmisible la
apelación, cuando esta sea extemporánea o no cumpla con los
requisitos señalados precedentemente. En caso contrario, le
asignará un número de causa y ordenará traer los autos en
relación". La consignación a la que alude esta disposición
asciende a dos unidades tributarias mensuales, la que le es
devuelta al apelante en caso de acogerse el recurso.
La vista de la causa se efectúa, en cuanto fuere
pertinente, conforme a las reglas generales contenidas en
el Código de Procedimiento Civil (art. 123 RPI).
7. NATURALEZA JURÍDICA, ALCANCES Y VIGENCIA DE LA CONCESIÓN
DE UN PRIVILEGIO INDUSTRIAL:
El inc 1 ° del art. 14 de la LPI establece que "los
derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa
de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos
jurídicos, los que se anotarán al margen del registro
respectivo". Por consiguiente, los privilegios industriales
son bienes incorporales, muebles y comerciables, susceptibles
de todo acto a título gratuito u oneroso, los cuales deben
17
ser anotados al margen del registro respectivo, para efecto
de que sean oponibles a terceros.
En cuanto a los efectos del otorgamiento de un
privilegio industrial, éstos están señalados en términos
generales en el inc 1° del art. 86 del RPI, el cual dispone
que "el titular de un privilegio industrial goza de un
derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar,
ceder o transferir a cualquier título, el objeto de la
protección y el derecho que se ha conferido".
Respecto de la vigencia de los privilegios industriales,
ésta dependerá del privilegio de que se trate. En todo caso,
la protección se extiende hasta las 24 horas del mismo día en
que expiran, sin perjuicio de la renovación en el caso de las
marcas. Así, tratándose de:
a) Marcas comerciales: El registro de una marca tiene una
duración de 10 años, contados desde la fecha de su
inscripción en el registro respectivo, pudiendo su titular
pedir su renovación por períodos iguales, durante su
vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la
expiración de dicho plazo (este último trámite está sujeto
al pago de un derecho equivalente a cuatro unidades
tributarias mensuales) . Los registros de marcas que
distinguen productos, servicios y establecimientos
industriales, tienen validez para todo el territorio de la
República. Los registros de marcas que protegen
establecimientos comerciales servirán sólo para la región
donde esté ubicado el establecimiento. Si el interesado
18
quiere hacer extensiva la marca a otras regiones, deberá
pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una
inscripción por cada región8.
b) Patentes de invención: Una vez concedida la patente se
emite un certificado que otorga protección a partir de la
fecha en que se presentó la solicitud. Se conceden por un
período no renovable de 15 años, contado desde la fecha de
la respectiva resolución que ordena extender el título y
proceder a su inscripción en el registro competente (art.
56 RPI) . Respecto de las patentes que se soliciten en
Chile para inventos ya patentados o cuya solicitud se
encuentre en trámite en el extranjero, sólo se otorgarán
por el tiempo que aún falte para expirar el derecho en el
país en que se solicitó o se obtuvo la patente, sin
exceder del plazo de 15 años.
c) Patentes de modelo de utilidad: Se conceden por un período
no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su
otorgamiento
d) Diseños Industriales: Este privilegio se otorga por un
período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de
su concesión.
8 El registro de la marca en el extranjero se sujetará a las normas y procedimientos vigentes en el país donde
se requiera su protección.19
8. DEMANDA DE NULIDAD DE UN PRIVILEGIO INDUSTRIAL:
8.1 CAUSALES DE LA ACCIÓN DE NULIDAD:
El art. 77 en su inc. 1 0 del RPI establece que
"cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de
un privilegio industrial, fundamentado en alguna de las
causales señaladas en el artículo 20 de la ley, respecto de
las marcas comerciales y 50 tratándose de las patentes de
invención, modelos de utilidad y diseños industriales, cuando
correspondiere". Las causales de nulidad no serán tratadas en
este trabajo porque están claramente establecidas en las
normas precitadas y no admiten mayores comentarios9.
8.2 PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD:
La acción de nulidad del registro de una marca comercial
prescribe en el plazo de 5 años, contado desde la fecha del
registro (art. 27 LPI), en 10 años la acción de nulidad de
una patente de invención, contados desde su otorgamiento, y
en 10 años las de modelo de utilidad y diseño industrial,
contados desde la fecha de presentación de la solicitud (art.
80 RPI)
La amplitud de estos plazos de prescripción puede
interpretarse desde dos puntos de vista, por un lado, como un
efectivo resguardo de la propiedad industrial para quien
tiene derechos anteriores sobre un privilegio que ha sido
registrado por otra persona y, por otro, como una
Ver las causales de nulidad en Anexo N° 1.20
circunstancia que dota de cierta incerteza jurídica a los
derechos de propiedad industrial, toda vez que éstos pueden
ser discutidos e impugnados por largo tiempo.
8.3 TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA DEMANDA DE NULIDAD Y REQUISITOS
QUE DEBE CUMPLIR EL ESCRITO:
La demanda de nulidad se debe interponer ante el Jefe
del DPI, la que debe contener la individualización del
demandante y demandado, número e individualización del
privilegio cuya nulidad se solicita, fecha de su registro, y
las razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la
demanda. El escrito, además, debe estar patrocinado por
abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.
8.4 TRAMITACIÓN DEMANDA DE NULIDAD:
De la demanda se da traslado al titular del privilegio
por 60 días tratándose de patente de invención, modelo de
utilidad o de diseño industrial, y por 30 días para el caso
de marcas comerciales.
Contestada la demanda de nulidad de una patente de
invención, modelo de utilidad o de diseño industrial, o en
rebeldía del demandado, se ordena el informe de uno o más
peritos para que se pronuncien sobre los fundamentos de hecho
contenidos en la demanda y la contestación. El o los peritos
son designados de común acuerdo por las martes en un
comparendo o por el Jefe del DPI a falta de éste. Si la
designación la hace el Jefe del DPI, las partes pueden
21
tacharlo por alguna de las causales establecidas en el art.
83 del RPI, dentro de los cinco siguientes a la resolución
que lo designe. Del escrito de tacha se da traslado a la
contraparte por el plazo de 20 días y con su respuesta o en
su rebeldía, resolverá el Jefe del DPI, sin más trámite. El
informe pericial es puesto en conocimiento de las partes, las
que podrán formular observaciones dentro de un plazo de 120
días. Si hubieren hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos, el Jefe del DPI abrirá un término probatorio
de 60 días, prorrogable por una sola vez por otros 60 días,
en casos debidamente calificados.
8.5 PERÍODO DE PRUEBA:
Tratándose de marcas comerciales, cumplido el plazo de
traslado de la demanda y de existir hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos, el Jefe del DPI abrirá un
término probatorio de 30 días, prorrogable por una sola vez
por otros 30 días, en casos debidamente calificados.
8.6 FALLO:
Cumplidos estos trámites, la causa queda en estado de
ser fallada. La sentencia deberá atenerse, en cuanto sea
posible, a lo dispuesto en el art. 170 del Código de
Procedimiento Civil.
La sentencia que acoja la nulidad del privilegio, ya sea
en todo o en parte, se anotará al margen de la respectiva
inscripción.
c
22
9. ILÍCITOS CONTEMPLADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA SANCIONARLOS:
El art. 16 de la LPI establece que "los delitos
establecidos en la presente ley son de acción pública y se
substanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario
sobre crimen o simple delito.
En estos procesos la prueba se apreciará en conciencia y
deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia".
Los Tribunales que conocen de estos delitos son los
Juzgados del Crimen o de Competencia Común, según corresponda
al caso.
En cuanto a las conductas sancionables penalmente, éstas
se encuentran establecidas en el art. 28 de la LPI respecto
del uso malicioso de marcas comerciales, en el art. 52
tratándose de patentes de invención, en el art. 61 para el
caso de modelos de invención, y en el art. 67 en materia de
diseños industriales. El análisis detallado de cada una de
estas disposiciones no se considera necesario porque su
lectura no reviste mayores dificultades'°.
Sin embargo, conviene destacar que la sanción penal
aplicable por la infracción a cualquiera de los artículos
precitados es la misma, la que consiste en multa a beneficio
fiscal de 100 a 500 unidades tributarias mensuales. Esta
Ver las conductas sancionables en Anexo N° 2.23
multa se podrá duplicar en caso de reincidencia (respecto de
infracciones en materia de marcas comerciales, se considera
que hay reincidencia cuando se incurriere en alguno de los
delitos contemplados en el art. 28 dentro de los últimos
cinco años) 11.
Además, cualquiera sea el delito cometido, los
condenados serán obligados al pago de las costas, daños y
perjuicios causados al titular del privilegio industrial.
Por último, cabe señalar que se conceden facultades a
los jueces para destruir y/o decomisar los elementos,
utensilios y objetos involucrados en la perpetración de
alguno de estos delitos, como asimismo, para disponer su
incautación y adoptar las medidas precautorias que fueren
procedentes.
Infra N- 11, viii).24
CAPÍTULO II
SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 19.039
10. GENERALIDADES:
Con fecha 20 de octubre de 1999, ingresó a la Cámara de
Diputados el proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039,
que establece normas aplicables a los privilegios
industriales y protección de los derechos de propiedad
industrial. El 30 de noviembre del año en curso esta
iniciativa legal fue aprobada unánimemente por el Senado,
concluyendo así su tramitación en el Congreso Nacional.
Falta, entonces, que sea promulgada por el Presidente de la
República y publicada en el Diario Oficial. Se espera que
entre en vigencia cuando se publiquen, a su vez, las
modificaciones al respectivo RPI, en un plazo no superior a
seis meses de la publicación de la misma ley. Por ende, la
ley modificatoria tiene una entrada en vigencia diferida en
el tiempo, ya que sólo entrará a regir una vez que se hayan
efectuado las adecuaciones correspondientes al RPI, las que
deben realizarse en un plazo no superior a seis meses desde
la publicación de la ley.
El objetivo principal del proyecto de ley es adecuar
nuestra actual legislación a los compromisos y obligaciones
asumidas por el Estado de Chile a través de tratados
internacionales sobre la materia, entre los que destacan:
25
a) El "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio"
(ADPIC), conocido también por su sigla inglesa TRIP's,
correspondiente al Acuerdo Anexo 1C del Acuerdo de
Marrakech, en virtud del cual se creó la Organización
Mundial de Comercio (OMC) , el que entró en vigencia en
nuestro país a contar del 1 de enero de 2000, y
b) El "Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial" (CUP), vigente en Chile desde el 30 de
septiembre de 1991, fecha en la que fue publicado en el
Diario Oficial12.
Asimismo, el proyecto de ley contempla modernizar la
legislación actual, dotándola de un lenguaje técnico y
jurídico adecuado a los modernos cánones internacionales,
para enfrentar los desafíos asumidos por Chile en esta
materia a través del TLC suscrito con Estados Unidos (en
vigor desde enero de 2004) y el Acuerdo de Asociación entre
Chile y la Unión Europea (vigente a partir del 1 de febrero
de 2004)
Por otro lado, la práctica de la aplicación de la ley
también ha hecho aconsejable introducir algunos cambios, a
fin de lograr una institucionalidad más eficaz en materia de
propiedad industrial.
2 Ver nota al pie de página N° 4.26
11. ASPECTOS QUE SE MODIFICAN DE LA LEY N° 19.039:
i) Establecimiento de denominaciones de origen o
indicaciones geográficas aparejados a un privilegio
industrial determinado, como una categoría nueva de
protección. Por ejemplo, una cierta marca comercial de
pisco relacionada con el Valle del Elqui.
u) Agilización y racionalización de los procedimientos de
solicitud y concesión de privilegios industriales.
iii) Se garantiza el acceso a la población a medicamentos de
última generación, a través del establecimiento de
licencias obligatorias para casos imperativos de Salud
Pública, Seguridad Nacional, Emergencias y otras
urgencias.
iv) Adecua las tasas a estándares internacionales,
fraccionando su pago entre la presentación de la
solicitud, la concesión y duración del derecho. Como
contrapartida a los mayores beneficios del proyecto de
ley se aumentan las tasas. Así, por ejemplo, el costo de
obtención de una patente de invención se eleva de US$
543 a US$ 900.
y )
Dota de mayores recursos humanos y técnicos al sistema
institucional de propiedad industrial.
vi) Aumenta a 20 años el plazo de protección de la patente,
contado desde la fecha de presentación de la solicitud.
27
vi¡) Aumenta las penas por los delitos e infracciones a los
derechos de propiedad industrial.
vi¡¡) En caso de vulneración de los derechos de propiedad
industrial, se establece la facultad del titular a optar
entre perseguir las responsabilidades en un juicio
criminal por dolo o en un juicio civil indemnizatorio.
La introducción de esta alternativa legal viene a
solucionar un problema que se suscita actualmente en la
práctica y que dice relación con la lentitud e
ineficacia de los tribunales del crimen a la hora de
sancionar a los infractores. Hoy en día los juicios
criminales suelen eternizarse por la complejidad de la
materia, al tratarse de asuntos muy técnicos que escapan
del conocimiento habitual de los jueces y que son de
difícil prueba. La práctica ha hecho aconsejable llevar
la solución de estos conflictos a sede civil, toda vez
que en la gran mayoría de los casos las infracciones se
resuelven por medio de acuerdos económicos entre el
titular y el infractor.
ix) Consagra una nueva definición de marca comercial, la que
comprende "todo signo que sea susceptible de
representación gráfica capaz de distinguir en el mercado
productos, servicios o establecimientos industriales o
comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras,
incluidos los nombres de personas, letras, números,
elementos figurativos tales como imágenes, gráficos,
símbolos, combinaciones de colores, y así también,
28
cualquier mezcla de signos" 13 . Esta definición elimina
las exigencias de visibilidad, novedad y de ser
característico el signo, contenidas en la definición
legal actualmente vigente, ampliando su ámbito, e
incorpora a título meramente enunciativo una serie de
elementos que pueden constituir un signo susceptible de
registrarse como marca comercial.
13 Supra N° 3, a).
29
CAPÍTULO III
TLC CHILE-E.E.U.U.
12. GENERALIDADES:
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos
entró en vigor en nuestro país a contar de enero de 2004. Su
objetivo principal es la creación de una zona de libre
comercio entre ambas naciones, conforme con las reglas
dispuestas sobre el particular por la Organización Mundial
del Comercio (OMC) , lo que constituye una primera etapa
dentro de un proceso de integración que implica la
eliminación de los aranceles entre los países contratantes,
manteniendo, eso sí, cada uno sus propios aranceles respecto
de terceros.
El tratado consta de 24 capítulos, los que regulan
pormenorizadamente diversos temas relativos a la eliminación
de obstáculos de tipo aduanero, sanitarios, migratorios,
etc., tendientes a facilitar la circulación de productos y
servicios, como también, referidos a medidas destinadas a
proteger derechos considerados fundamentales para expandir y
garantizar adecuadamente el intercambio comercial, entre las
que se cuentan normas sobre medio ambiente, laborales,
condiciones de competencia leal y protección de los derechos
de propiedad intelectual.
30
La normativa sobre derechos de propiedad intelectual está
contenida en el Capítulo Diecisiete del TLC y se subdivide en
varios temas, a saber:
- Disposiciones Generales;
- Marcas de fábrica o de comercio;
- Nombre de dominio en Internet;
- Indicaciones geográficas;
- Derechos de Autor;
- Derechos conexos;
- Patentes;
- Medidas relativas a ciertos productos regulados;
- Observancia de los derechos de propiedad intelectual;
- Obligaciones generales, y
- Disposiciones finales.
Si bien este trabajo tiene por objeto específico efectuar
un análisis jurídico respecto de los derechos de propiedad
industrial, en este Capítulo se tratará el tema ampliándolo a
los derechos de propiedad sobre las creaciones artísticas,
debido a que en el TLC se tratan conjuntamente ambas
categorías de derechos bajo el título "Derechos de Propiedad
Intelectual". En rigor se trata de una misma clase de
derechos, ya que el término propiedad intelectual se utiliza
para referirse genéricamente a ambas categorías, existiendo
entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial una
relación de género a especie.
31
A continuación se hará una revisión sintetizada de cada
uno de los temas comprendidos en el Capítulo Diecisiete del
TLC, anotados más arriba.
13. DISPOSICIONES GENERALES:
El Capítulo Diecisiete no constituye una armonización de
las legislaciones de ambos países respecto de la materia,
sino que establece estándares mínimos de protección, por
sobre los cuales las Partes pueden legislar autónomamente
ampliando los rangos de protección, siempre y cuando no se
contradigan las disposiciones de este capítulo.
Obliga a las Partes a ratificar o adherir a una serie de
tratados internacionales sobre el tema y se establece que
ninguna disposición de este capítulo puede ir en detrimento
de los derechos y obligaciones que emanen entre las Partes
por aplicación del "Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio" (ADPIC) de la OMC.
Se consagra el principio de trato igualitario respecto de
todas las categorías de propiedad intelectual, en virtud del
cual, "cada Parte se compromete a otorgar a las personas de
la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue
a sus propias personas con respecto a la protección y goce de
dichos derechos de propiedad intelectual y los beneficios que
se deriven de los mismos".
32
Las normas se aplican a toda materia existente a la fecha
de entrada en vigor del TLC, y que esté protegida por una
Parte a dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente
los criterios de protección establecidos en el Capítulo
Diecisiete.
Las Partes se obligan como medida de transparencia a
publicar o dar a conocer en el idioma del otro país las
leyes, reglamentos, procedimientos relativos a la protección
de los derechos de propiedad intelectual, sentencias
judiciales definitivas y resoluciones administrativas de
aplicación general correspondientes a la observancia de esos
derechos.
Se faculta a las Partes para adoptar medidas para prevenir
prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de
los derechos de propiedad intelectual.
Por último, con el objeto de fortalecer el desarrollo de
la propiedad intelectual, los países se comprometen a
cooperar por medio de proyectos de educación, coordinación,
capacitación e intercambio de información entre las oficinas
encargadas del tema, y a implementar el uso de sistemas
electrónicos para la administración de la propiedad
intelectual.
14. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO:
Respecto de este tema, se establece que dentro de las
marcas de fábrica o de comercio se deberán incluir las marcas
33
colectivas, de certificación y sonoras, las que podrán
incluir indicaciones geográficas, y marcas olfativas14.
Se consagra el derecho a oponerse a la solicitud de
registro de una marca de fábrica o de comercio, como
asimismo, el derecho del titular de una marca de impedir que
terceros, sin su consentimiento, utilicen en sus operaciones
comerciales signos idénticos o similares en productos o
servicios que estén relacionados con aquellos productos o
servicios para los que se ha registrado la marca, cuando ese
uso dé lugar a la probabilidad de confusión.
Se prohibe usar una marca notoriamente conocida para un
producto o servicio distinto al ya registrado, cuando ello
pueda inducir a error o engaño, o constituyere una
explotación desleal de la reputación de la marca.
Las Partes se obligan a establecer un sistema de
registro de marcas de fábrica o de comercio en que se informe
al solicitante de una marca las razones del rechazo a
registrarla, se le otorgue la posibilidad de impugnar la
decisión tanto administrativa como judicialmente y que
La posibilidad de registrar marcas olfativas, o sea, una fragancia que distingue a ciertos productos, constituye un gran avance legislativo para nuestro país en materia de propiedad industrial, ya que ni siquiera en el proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039 se contempla esta posibilidad, toda vez que se exige que el signo sea "susceptible de representación gráfica". El tema a escala mundial no está exento de discusión, quienes están en contra del registro de este tipo de marcas llamadas "no tradicionales" (olfativas, gustativas, táctiles, etc.), que no pueden representarse gráficamente, argumentan la dificultad para fijarlas como elemento determinante a la hora de distinguir un producto de otro de forma que no induzca a error. Los países miembros de la UE no se han puesto de acuerdo en el tema, pero existe la intención mayoritaria de legislar en el sentido de permitir su registro. Es interesante destacar el caso de Argentina, como país donde se acepta el registro de marcas olfativas, pese a que su legislación marcaría data de 1980 (Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 del 26.12.1980), dado que la única exigencia legal para registrar un signo como marca es que éste tenga capacidad distintiva.
34
garantice que las decisiones en procedimientos de oposición o
nulidad sean fundadas y por escrito.
Los contratantes se comprometen a trabajar en el
establecimiento de un sistema electrónico de solicitud,
procesamiento, registro y mantención de marcas de fábrica o
de comercio.
Se alienta a las Partes a clasificar los productos y
servicios de acuerdo con la clasificación del "Arreglo de
Niza relativo a la clasificación internacional de productos y
servicios para el registro de las marcas" (1979)
15. INDICACIONES GEOGRÁFICAS:
Se entiende por indicaciones geográficas aquellas que
identifiquen un producto como originario del territorio de
una Parte, o de una región o localidad de ese territorio,
cuando determina calidad, reputación u otra característica
del producto que sea imputable fundamentalmente a su origen
geográfico.
Las Partes deberán proporcionarse mutuamente los medios
legales para identificar y proteger las indicaciones
geográficas de cada país, como también, proporcionarse las
indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas de
ambas naciones.
Se garantiza la aceptación de solicitudes de protección
y la petición del reconocimiento de indicaciones geográficas,
35
el acceso del público a éstas para efectos de oposición o
solicitudes de anulación. Se deben establecer claramente los
procedimientos para estas acciones.
16. DERECHOS DE AUTOR:
Las Partes deberán reconocer a los autores de obras
literarias y artísticas el derecho de autorizar o prohibir
toda reproducción de sus obras, de cualquier manera o forma,
ya sea permanente o temporalmente, incluso su almacenamiento
temporal en forma electrónica. Se les deberá otorgar además
el derecho de autorizar la puesta a disposición del público
del original y de las copias de sus obras mediante venta u
otra forma de transferencia de propiedad.
Las obras protegidas incluyen obras literarias (novelas,
poemas, obras de teatro, documentos de referencia,
periódicos), programas informáticos, bases de datos,
películas, composiciones musicales y coreográficas, obras
artísticas (pinturas, dibujos, fotografías y escultura),
obras arquitectónicas, publicidad, mapas y dibujos técnicos.
17. DERECHOS CONEXOS:
Las Partes dispondrán que los artistas, intérpretes o
ejecutantes y productores de fonogramas 15 tengan el derecho a:
15 Significa la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la
primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o la representación de sonidos.
36
a) Autorizar o prohibir toda reproducción de sus
interpretaciones, ejecuciones o fonogramas;
b) Autorizar la puesta a disposición del público del original
y las copias de sus interpretaciones, ejecuciones o
fonogramas mediante venta u otra transferencia de
propiedad;
c) Autorizar o prohibir la radiodifusión o comunicación al
público de sus interpretaciones o ejecuciones, fijadas y
no fijada S16.
El goce o ejercicio de los derechos de los artistas,
intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas no
estará subordinado a formalidad alguna.
El plazo de protección de una interpretación, ejecución o
fonograma será el mismo que se aplica a los derechos de
autor.
18. OBLIGACIONES COMUNES AL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS
CONEXOS:
Las Partes dispondrán respecto del derecho de autor y
derechos conexos que cualquier persona propietaria de un
derecho económico podrá libre y separadamente transferirlos
mediante un contrato, y que cualquier persona que haya
adquirido tales derechos en virtud de un contrato podrá
Fijación significa la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual pueden percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo.
37
ejercerlos a nombre propio y gozar plenamente de los
beneficios que de ellos se deriven.
Cada país emitirá las leyes, decretos, reglamentos y
ordenanzas para regular la adquisición y administración de
programas computacionales para uso gubernamental.
Las Partes dispondrán que cualquier persona que, a
sabiendas, elude sin la autorización del titular del derecho,
cualquier medida tecnológica efectiva 17 que controle el acceso
a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma
protegida, será responsable civilmente y, bajo ciertas
circunstancias, también será objeto de responsabilidad penal.
No ocurre lo mismo respecto de personas que eludan medidas
tecnológicas que protejan los derechos de autor o derechos
conexos en una obra protegida, pero que no controlan el
acceso a la obra.
Se establece que constituyen infracciones civiles o
penales la utilización de dispositivos o sistemas destinados
a ayudar a decodificar una señal de satélite portadora de un
programa codificado sin la autorización del distribuidor
legal de la señal. Igualmente, serán objeto de
responsabilidad civil o penal quienes reciban o distribuyan
maliciosamente una señal portadora de un programa codificado,
sabiendo que ha sido decodificada sin la autorización del
distribuidor legal de la señal.
38
19. PATENTES:
Cada Parte entregará patentes para cualquier invención,
sean de productos o procedimientos, en todos los campos de la
tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad
inventiva (no evidentes) y sean susceptibles de aplicación
industrial (útiles)
Los países realizarán esfuerzos razonables para elaborar
y proponer una legislación, dentro de cuatro años desde la
entrada en vigencia del TLC, para proteger plantas u
obtenciones vegetales' 8 , siempre que sean nuevas, entrañen una
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación
industrial.
Las Partes podrán establecer excepciones limitadas a los
derechos que confiere una patente, siempre que éstas no
atenten injustificablemente la explotación normal de la
patente, ni causen perjuicio a los intereses legítimos del
titular de ella o de terceros.
Una Parte podrá revocar o anular una patente solamente
cuando existan razones que pudieren haber justificado el
rechazo de su otorgamiento.
Cada Parte, a solicitud del titular de la patente,
ajustará el plazo para compensar las demoras injustificadas
17 Significa cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controle
el acceso a una obra, interpretación o ejecución, fonograma, u otro material protegido, o proteja un derecho de autor u otros derechos conexos y que no pueden, de manera usual, ser eludidos accidentalmente. 18 Se comprenden en este tema los transgénicos.
39
que se produzcan en el otorgamiento de la patente. Se
entiende por demora injustificada el retardo superior a cinco
años desde la fecha de presentación de la solicitud, o de
tres años desde que el requerimiento de examen para la
solicitud haya sido hecho.
Las Partes no podrán fundar en la divulgación pública el
rechazo de una solicitud de patente argumentando falta de
novedad o de actividad inventiva, cuando dicha divulgación
haya sido hecha o autorizada por el solicitante de la patente
y ésta se produce dentro de los doce meses anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud.
20. MEDIDAS RELATIVAS A CIERTOS PRODUCTOS REGULADOS:
Para otorgar autorización o permiso sanitario a un
producto farmacéutico o químico agrícola que utilice una
nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada,
un país puede exigir que se presente información no divulgada
relativa a la seguridad y eficacia del producto. Los países
no permitirán la comercialización de productos basados en una
entidad química nueva por parte de terceros que no cuenten
con el consentimiento de la persona que entregó la
información. Esta prohibición se mantendrá por a lo menos
cinco años contados desde la fecha de aprobación del producto
farmacéutico y durante diez años respecto de los productos
agrícolas.
En relación con los productos farmacéuticos amparados
por una patente, cada Parte deberá:
40
a) Extender el plazo de la patente en caso de haberse
producido una demora injustificada en su tramitación;
b) Informar al titular de la patente la identidad de
cualquier tercero que solicite autorización efectiva
durante el plazo de la patente, y
c) Negar la autorización de comercialización a cualquier
tercero antes del vencimiento del plazo de la patente,
salvo que el titular lo autorice.
21. OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
21.1 Obligaciones generales:
Cada Parte garantizará que los procedimientos y recursos
para la observancia de los derechos de propiedad intelectual
sean establecidos de acuerdo con la legislación interna de
los países, los que estarán disponibles para los titulares de
dichos derechos conforme con el principio del debido proceso.
Las decisiones finales sobre el fondo de un caso de
aplicación general se formularán por escrito y se señalarán
los fundamentos jurídicos en los que se basan.
41
21.2 Procedimientos y recursos civiles y administrativos:
Para la observancia de los derechos de propiedad
intelectual, las Partes pondrán al alcance de sus titulares
procedimientos civiles.
En estos procedimientos, las Partes dispondrán que las
autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al
infractor que pague al titular del derecho:
a) Una indemnización adecuada para compensar el daño sufrido
debido a una infracción a su derecho de propiedad
intelectual. Al determinar el daño, las autoridades
judiciales considerarán, entre otros, el valor legítimo de
venta al detalle de las mercancías infringidas, y
b) Las ganancias que el infractor haya obtenido y que no se
hayan considerado al calcular los daños, en el caso de
infracciones de marcas de fábrica o de comercio, derechos
de autor y derechos conexos.
Para obras protegidas por derecho de autor o derechos
conexos y en caso de falsificación de marcas de fábrica o de
comercio, las partes establecerán indemnizaciones
predeterminadas de acuerdo con la legislación interna de cada
país.
Salvo casos excepcionales, las autoridades judiciales
ordenarán al infractor que pague al titular vencedor las
costas procesales y personales. Igualmente, podrán ordenar el
42
secuestro de mercancías, materiales e implementos bajo
sospecha de infracción.
Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar
la destrucción de estas mercaderías, materiales e implementos
infractoras, como asimismo, donarlas con fines de caridad con
consentimiento del titular del derecho, salvo casos
especiales. Si estas mercancías se comercializan con marcas
falsificadas, el solo hecho de retirar dicha marca no implica
que se puedan volver a comercializar.
Las autoridades judiciales podrán ordenar que el infractor
entregue información de las personas involucradas en la
infracción y de los circuitos de distribución de las
mercancías. También podrán imponer multas o arrestos al
infractor rebelde de acuerdo con la legislación interna de
cada país.
21.3 Medidas precautorias:
Las solicitudes de medidas precautorias deberán
tramitarse en forma expedita de acuerdo con las reglas de
procedimiento judicial de las Partes.
Las autoridades judiciales podrán exigir al solicitante
de una medida precautoria que presente pruebas que acrediten
la titularidad del derecho y la inminencia de una infracción
en contra de su derecho. Le exigirá al solicitante que rinda
caución suficiente para evitar que se cometan abusos.
43
Si las autoridades judiciales designan peritos, éstos
deben ser pagados por las Partes, sobre la base de honorarios
estandarizados que no disuadan injustificadamente el acceso a
los procedimientos.
21.4 Requisitos especiales relacionados con las medidas de
r'rr, 1 v'r 7 ann F ->-r) n
Si el titular del derecho inicia procedimientos para que
las autoridades de aduana suspendan el despacho de mercancías
sospechosas de portar marcas de fábrica o de comercio
falsificadas o de mercancías piratas que lesionan los
derechos de autor, se le exigirá presentar pruebas
suficientes que demuestren que existe presunción de
infracción de su derecho de propiedad intelectual.
La autoridad competente estará facultada para exigir al
solicitante que rinda caución suficiente para evitar que se
cometan de abusos.
Cuando las autoridades competentes hayan determinado que
las mercancías son falsificadas o pirateadas, podrán, a
petición del titular del derecho, comunicarles los nombres y
direcciones del consignador, importador y consignatario y la
cantidad de mercancías de que se trate.
Las autoridades competentes estarán facultadas para
iniciar medidas de control en frontera de oficio, sin
requerimiento formal del interesado, cuando se sospeche que
las mercancías que se están importando, exportando o en
44
tránsito, son falsificadas o pirateadas. Respecto de las
mercancías en tránsito, las Partes, de conformidad con otros
tratados internacionales suscritos por ellas, podrán disponer
que esta facultad se ejerza antes de sellar el contenedor u
otro medio de transporte, con los sellos aduaneros, cuando
proceda.
Las mercaderías que las autoridades competentes hayan
determinado que son falsificadas o pirateadas, serán
destruidas, retiradas del mercado y se prohibirá su
reexportación.
21.5 Procedimientos y recursos penales:
Las Partes establecerán procedimientos y sanciones
penales al menos para los casos de falsificación dolosa de
marcas o de piratería, a escala comercial, de obras,
interpretaciones o ejecuciones o fonogramas protegidos por el
derecho de autor o derechos conexos. Específicamente,
garantizarán que:
a) La infracción maliciosa al derecho de autor y derechos
conexos con fines comerciales o económicos serán objeto de
procedimientos y sanciones penales, y
b) La piratería a escala comercial incluye la reproducción o
distribución infractora realizada con malicia, inclusive
la que se realiza por medios electrónicos, de copias cuyo
valor monetario total es significativo.
45
Las sentencias de prisión y/o multas deberán ser
suficientes para que sirvan de disuasivo frente a futuras
infracciones y presentar un nivel de sanción conforme con la
gravedad de la infracción.
Las autoridades judiciales podrán incautar las mercancías
sospechosas de falsificación o piratería, documentos,
mercancías provenientes de la actividad infractora y
materiales e implementos que constituyan evidencia de la
infracción. Asimismo, estarán facultadas para incautar bienes
de acuerdo con la legislación interna.
Podrán ordenar el decomiso de los activos provenientes de
la actividad infractora y el decomiso y destrucción de las
mercancías falsificadas y pirateadas. El decomiso y
destrucción no otorgará al infractor derecho a compensación
alguna.
Las autoridades correspondientes, en casos de piratería de
derechos de autor y derechos conexos y de falsificación de
marcas, podrán ejercer acciones legales de oficio, sin
requerir reclamo formal de parte de un particular.
22. DISPOSICIONES FINALES:
En los casos en que la implementación de las
obligaciones contenidas en este Capítulo, requieran que una
Parte modifique su legislación interna, o de recursos
económicos adicionales, estas modificaciones y recursos
46
económicos deberán estar en vigor o disponibles tan pronto
como sea posible, y bajo ningún evento más tarde de:
a) Dos años a contar de la entrada en vigor del TLC, respecto
de las obligaciones relativas a:
- Marcas de fábrica o de comercio.
- Indicaciones geográficas.
- Patentes, sus características y divulgación pública.
Derechos de autor y derechos conexos, sobre copias
temporales.
b) Cuatro años a contar de la entrada en vigor del TLC, en lo
referente a las obligaciones sobre:
- Observancia de los derechos de propiedad intelectual.
- Derechos conexos, en lo relativo al derecho de
comunicación al público, y transmisiones digitales no
interactivas, para los artistas, intérpretes o ejecutantes
y los productores de fonogramas.
c) Cinco años a contar de la entrada en vigor del TLC, en lo
referente a obligaciones comunes al derecho de autor y
derechos conexos, sobre medidas tecnológicas efectivas.
47
Capítulo IV
El Derecho Marcario en la Unión Europea
23. CONSIDERACIONES PREVIAS:
En las páginas siguientes, se privilegiará el estudio de
la legislación comunitaria en materia de registro de marcas
comerciales, por sobre el tema relativo a los sistemas de
patentamiento vigentes en la UE. El motivo de esta
discriminación, como se verá, radica en que el derecho
marcario aplicable en la UE es uno de los más avanzados del
mundo en cuanto a protección de la propiedad industrial, a
diferencia de lo que ocurre con las normas que regulan el
pateritamiento de invenciones. La marca comunitaria presenta
ventajas respecto de las patentes de invención desde el punto
de vista de la simpleza del procedimiento de registro y por
ser mayor la protección jurídica que confiere a su titular,
ya que tiene validez en todos los países de la UE y en forma
indefinida. La patente "europea", en cambio, rige sólo en los
países donde ha sido inscrita y por un plazo de 20 años.19.
Por ello, los Estados miembros de la UE se encuentran
trabajando en la instauración de una "patente comunitaria"
que se adecue mejor a las necesidades comerciales de los
nuevos tiempos.
l9 Infra NO27yNO34.
48
24. SOBRE LAS PATENTES DE INVENCIÓN EN LA UE:
En la UE son dos los sistemas de protección de la
innovación mediante patentes: a) los sistemas nacionales y b)
la patente europea.
a) Los sistemas nacionales: En virtud de ellos las patentes
de invención se otorgan con arreglo a las legislaciones de
cada Estado miembro. El Estado que otorga la patente le
reconoce a su titular un derecho exclusivo sobre la
invención patentada, dentro de los límites de su
territorio. La territorialidad del derecho se traduce en
la necesidad de invocar la protección de la patente en
cada Estado donde quiere hacerse valer, con el consecuente
riesgo de desprotección internacional.
b) La Patente Comunitaria: Se estableció con la firma de un
tratado internacional suscrito en Munich el 5 de octubre
de 1973, el cual que entró en vigencia el 7 de octubre de
1977. Se creó la Oficina Europea de Patentes (OEP), como
organismo intergubernamental integrado por representantes
de los países suscriptores del convenio (Alemania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, Espada, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia,
Suiza y Turquía)
49
La patente europea se obtiene mediante la presentación
de la solicitud correspondiente ante la OEP, llenada en
cualquiera de los tres idiomas oficiales de este organismo
(alemán, francés e inglés), y, una vez concedida, da
origen a tantas patentes nacionales como países miembros
se hayan designado en la solicitud, quedando sometida cada
una de ellas a la ley nacional correspondiente.
Las ventajas de la patente europea respecto de las
patentes nacionales pueden resumirse, primero, en que se
establece un procedimiento único y centralizado para su
registro; segundo, representa una disminución del riesgo
de desprotección internacional, ya que su validez puede
comprender el territorio de todos los Estados adscritos al
convenio, y tercero, supuso una cierta armonización de las
legislaciones nacionales sobre la materia.
Sin embargo, la protección brindada por la denominada
"patente europea", que no es más que una serie de patentes
nacionales sujetas a un solo procedimiento, no es
considerada suficiente por los países miembros, los cuales
están centralizando esfuerzos para crear una verdadera
"patente comunitaria" que permita, en primer lugar,
eliminar las contradicciones existentes entre las
legislaciones de los distintos países; segundo, uniformar
la ejecución de las resoluciones judiciales en materia de
patentes; tercero, la creación de un solo órgano
jurisdiccional que contribuya a uniformar el derecho y la
consecuente jurisprudencia, lo que ciertamente otorga una
50
mayor certeza jurídica, y cuarto, ampliar la protección
jurídica a toda la UE.
25. VÍAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD MARCARIA EN LA UE:
Antes de la creación de la marca comunitaria. Las empresas
disponían de dos vías para proteger sus marcas en el
territorio de la UE, la vía nacional y la vía internacional.
La primera de ellas presenta el inconveniente que la marca
debe registrarse en forma paralela en cada uno de los Estados
miembros de la UE, con la consecuente demora y elevados
gastos que ello conlleva.
La vía internacional, por su parte, permite la protección
de la marca en el territorio de los países signatarios del
Protocolo de Madrid. Si bien presenta como ventaja respecto
de la vía nacional, el hecho que su registro implica un solo
procedimiento ante la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual en Ginebra (OMPI), a partir de una marca
previamente registrada en alguno de los países miembros de
este tratado internacional, tiene como inconvenientes la
limitación de su validez exclusivamente al territorio de
dichos países y la circunstancia que se obliga a las empresas
que deseen acogerse a esta vía a tener su sede, o al menos un
establecimiento serio y efectivo, en alguno de estos países.
La marca comunitaria constituye una tercera vía de
protección jurídica marcaría, siendo, al mismo tiempo,
alternativa y complementaria de las dos vías ya mencionadas.
51
El uso de estos tres mecanismos no es excluyente, por lo que
las empresas de acuerdo con sus necesidades pueden utilizar
más de uno de ellos, conjuntamente, para resguardar sus
derechos de propiedad industrial en países que pertenecen o
no a la Comunidad Europea.
26. LA ORGANIZACIÓN DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(OAMI) :
La OANI es un establecimiento público autónomo desde el
punto de vista jurídico, administrativo y financiero, que
tiene por misión la promoción y la gestión de las marcas,
dibujos y modelos en el ámbito de la UE. Sus resoluciones se
encuentran sujetas al control de legalidad de los órganos
jurisdiccionales comunitarios, a saber, el Tribunal de
Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas. La OAMI comparte a su vez con estos
órganos jurisdiccionales la competencia para resolver las
demandas de anulación de los títulos de propiedad industrial
con posterioridad a su registro.
27. VENTAJAS Y FUNCIONES DE LA MARCA COMUNITARIA:
La marca comunitaria ofrece, respecto de los otros
mecanismos, la ventaja de otorgar una protección unitaria en
todos los países de la UE, cubriendo un mercado de más de 372
millones de consumidores, a través de una sola solicitud de
registro presentada ante la OANI, cuya sede se encuentra en
la ciudad española de Alicante. En consecuencia, simplifica
por una parte el procedimiento de registro y por otro lado
52
amplía el ámbito territorial de protección. La marca
comunitaria se adquiere una vez que se encuentra inscrita en
el Registro de la OANI, pudiendo ser registrada, cedida o
anulada para todo el conjunto de la UE. La duración de la
marca comunitaria es de diez años, renovable indefinidamente.
La marca comunitaria puede obtenerse bien mediante una
solicitud de registro presentada directamente ante la OANI, o
bien basándose en una solicitud anterior presentada ante una
oficina nacional, lo que no implica renunciar a la marca
nacional. Cualquiera sea la antigüedad de la marca nacional,
siempre será posible transformarla en marca comunitaria.
A su vez, la denegación de registro de una solicitud de
marca comunitaria, la caducidad o anulación de ésta, siempre
dejan abierta la posibilidad de intentar la vía nacional en
aquellos países de la UE en que no produzca efecto el motivo
de la denegación, caducidad o anulación.
28. SIGNOS QUE SE PUEDEN REGISTRAR COMO MARCA COMUNITARIA:
Las marcas comunitarias deben reunir dos requisitos, a saber:
a) Consistir en un signo que pueda representarse
gráficamente, y
b) Ser apropiado para distinguir los productos y servicios de
una empresa de los de otras empresas.
53
Por lo tanto, pueden constituir una marca comunitaria:
- Los signos verbales: Las palabras, letras, cifras, nombres
patronímicos, seudónimos, combinaciones de palabras,
eslóganes, lemas, siglas, iniciales, monogramas,
denominaciones caprichosas o de fantasía.
- Los signos figurativos: Las etiquetas, precintos,
logotipos, relieves, hologramas, emblemas.
- Los colores: Los colores o combinaciones de colores.
- Los signos tridimensionales: Incluidas las formas del
producto o de su envase.
- Los signos auditivos: Los sonidos, las frases musicales.
La solicitud debe incluir una representación gráfica del
signo.
29. ¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR UNA MARCA COMUNITARIA? FORMA DE
COMPARECER ANTE LA OAMI:
Toda persona natural o jurídica que esté domiciliada o
tenga su sede o un establecimiento efectivo o serio en un
Estado miembro de la UE, en un país parte del Convenio de
París, o en un Estado signatario del Acuerdo relativo a los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) . Asimismo, podrán
impetrar la solicitud de marca comunitaria las personas
54
naturales y jurídicas que posean la nacionalidad de alguno de
esos países. Finalmente, podrán igualmente acceder a la
protección comunitaria las personas naturales o jurídicas no
comprendidas en ninguna de las categorías anteriores, previa
comprobación de reciprocidad con el país del solicitante.
Las personas naturales o jurídicas pertenecientes a la
UE pueden actuar directamente ante la OAMI. Los solicitantes
que no son miembros de la UE deben necesariamente comparecer
representados por los abogados y representantes autorizados,
inscritos en la lista que la OANI lleva al efecto.
30. IDIOMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA SOLICITUD DE MARCA
COMUNITARIA:
La solicitud de marca comunitaria puede presentarse en
cualquiera de las cinco lenguas oficiales de la UE; Español,
Alemán, Inglés, Francés e Italiano.
Las traducciones que fueren necesarias son de cargo de
la OAMI y se realizan en el Centro de Traducción de
Luxemburgo.
El Registro y Boletín de Marcas comunitarias deben
contener todos los datos relativos a las solicitudes y a las
marcas ya registradas en todas las lenguas oficiales de la
UE.
55
31. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE MARCA
COMUNITARIA:
La solicitud respectiva puede presentarse directamente
ante la OANI o por medio de una oficina nacional de propiedad
industrial de un Estado de UE. La presentación directa puede
efectuarse entregando el expediente personalmente en la sede
de la OAMI o por envío postal, por fax y prontamente también
a través de correo electrónico. En caso de presentarse en una
oficina nacional, la solicitud será fechada por esta oficina
a su recepción. El expediente se constituye llenando el
formulario establecido al efecto, indicando la lista de
productos y servicios cuya protección se solicita, y
adjuntando una reproducción de la marca.
Las solicitudes de marca comunitaria están afectas al
pago de una tasa que cubre hasta tres clases por producto o
servicio. Si se desea hacer extensiva la protección a otras
clases, se debe pagar una nueva tasa por cada clase que
exceda de tres.
Recibida la solicitud, la OAN examinará que se hayan
cumplido los requisitos para su presentación y que se haya
pagado la tasa dentro del plazo de un mes contado desde la
recepción conforme de la solicitud. Si se observaren
deficiencias o irregularidades, se invita al solicitante a
subsanarlas, y sólo una vez subsanadas se le otorga una fecha
de presentación a la solicitud.
56
Fechada la solicitud, comienzan a correr plazos fatales
para que la OAMI emita un informe de búsqueda sobre marcas
anteriores existentes en los Estados miembros de la UE.
31.1 Motivos de denegación de una solicitud de marca
r'rrnhin - tr'i
La OAMI debe examinar el carácter distintivo del o los
signos que se pretende registrar. En tal virtud, denegará la
solicitud cuando la marca:
- Consista en un término genérico del producto o servicio de
que se trate;
- Designe la calidad, cantidad, valor, procedencia
geográfica u otras características del producto o
servicio;
- Se hubiere convertido en un signo habitual en el lenguaje
común, las costumbres leales y constantes del comercio,
incluso en un solo Estado de la UE;
- Tenga carácter engañoso, o
- Sea contraria al orden público o las buenas costumbres.
Estos motivos, salvo los dos últimos, pueden no concurrir
si el uso le ha conferido al signo un carácter igualmente
distintivo.
57
En contra de la resolución que deniega una solicitud de
registro de marca comunitaria, al igual que en contra de
cualquier resolución dictada por la OANI, proceden recursos
para impugnarla.
Si no existen motivos de denegación y el informe de
búsqueda de anterioridad de la OAMI no lleva al solicitante a
desistir, se publica la solicitud en el Boletín de Marcas
Comunitarias, en todas las lenguas oficiales de la UE.
31.2 Oposición.
Para proceder al registro de una marca comunitaria, el
signo no debe inducir al público a confusión, ni tampoco
lesionar derechos anteriores de terceros. Con este último
fin, los titulares de derechos anteriores pueden oponerse a
una solicitud de marca comunitaria, dentro de tres meses
contados desde la publicación de la solicitud en el Boletín
de Marcas Comunitarias. Deducida la oposición, se da traslado
al solicitante y se abre un término de dos meses con el
objeto que el solicitante decida si mantiene la solicitud, la
retira o llega a un acuerdo amistoso con el opositor. El
procedimiento contradictorio se lleva a cabo ante la División
de Oposición de la OANI, teniendo como característica
especial el hecho que sólo puede actuar a petición de parte.
Los derechos anteriores que pueden ser tenidos en cuenta
en la etapa de oposición son:
- Las marcas comunitarias anteriores;
58
- Las marcas nacionales registradas o solicitadas
(condicionadas a su posterior registro) y las marcas
internacionales con efecto en uno de los Estado de la UE;
- Las marcas notorias. Pueden denegarse o anularse todos los
signos o partes esenciales de éstos que puedan
considerarse reproducciones, imitaciones o traducciones,
susceptibles de crear confusión, de una marca que la
autoridad competente del país donde se encuentre
debidamente registrada estimare que es notoriamente
conocida, y
- Las marcas anteriores "de hecho" o "de uso", y cualquier
otro signo anterior no registrado, utilizado en el
comercio no solamente local y que, según la legislación
nacional que le es aplicable, confieren a su titular el
derecho de prohibir la utilización de una marca más
reciente, como por ejemplo, los nombres comerciales y los
rótulos de establecimientos.
Para que los titulares de los derechos anteriores puedan
alegar su preferencia, deben acreditar que han hecho un uso
serio de los mismos durante los cinco años anteriores.
La oposición, en definitiva, podrá ser desestimada por la
OAMI o bien acogida total o parcialmente. Se acoge
parcialmente cuando se resuelve que la marca solicitada no
puede ser utilizada para parte de los productos o servicios
para los que se ha solicitado.
59
Precisamente, para evitar que una solicitud de registro de
marca comunitaria sea denegada por encontrarse "ocupada", han
cobrado gran importancia al interior de la UE, grupos de
especialistas, publicistas y diseñadores gráficos, que
asesoran a las empresas para que el signo que se pretende
registrar no incurra en motivos de denegación, lo que no es
una tarea fácil si se considera que en la actualidad existen
más de tres millones de marcas comunitarias registradas, sin
contar las marcas de uso y demás signos no registrados que
son oponibles, y que la marca única debe poder ser utilizada
en numerosos países que tienen diferentes lenguas y
costumbre S20.
32. DERECHOS QUE CONFIERE LA MARCA COMUNITARIA:
La marca comunitaria confiere a su titular el derecho de
prohibir a terceros que utilicen sin su consentimiento signos
idénticos o similares a los protegidos por su marca, en todo
el territorio de la UE. Esta protección se extiende incluso a
la prohibición de utilizar signos idénticos o similares
respecto de productos o servicios distintos a aquellos para
los que la marca está registrada, cuando hay un
aprovechamiento indebido de su carácter distintivo o
renombre, o si resulta perjudicial para los mismos.
La marca comunitaria puede también ser objeto de
cesiones y licencias, pudiendo comprender la totalidad o sólo
20 Esta información se encuentra disponible en la página Web de la OAMI. 60
parte de los productos o servicios para los que se ha
registrado.
Todas las cesiones, licencias y otros derechos
constituidos sobre la marca, para que sean oponibles a
terceros, deben inscribirse en el Registro de Marcas
Comunitarias en todas las lenguas oficiales de la UE. Este
Registro puede ser consultado desde cualquier parte del mundo
por vía electrónica.
33. INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA
COMUNITARIA:
Existe una acción judicial, denominada acción por
violación, destinada a sancionar las infracciones a los
derechos conferidos por la marca comunitaria, la que es
conocida por tribunales especiales establecidos al efecto,
dada la complejidad técnica de la materia.
La acción por violación se interpone ante los Tribunales
de Marcas Comunitarias de la UE, los que tienen asiento en
todos los Estados miembros de la UE. El demandante podrá
intentar la acción de violación ya sea en el tribunal del
lugar donde se ha cometido la infracción o el que corresponda
al domicilio del presunto infractor. Salvo por razones de
cercanía física, es más conveniente deducir la demanda en el
tribunal del domicilio del demandado, ya que presenta la
ventaja de que ante este tribunal se pueden acumular en un
solo proceso todos los litigios que se puedan derivar de la
infracción por actos cometidos en cualquier parte del
61
territorio de la UE. Por el contrario, si se demanda ante el
tribunal del lugar donde se cometió la infracción, sólo se
podrán investigar los actos ejecutados en el territorio del
Estado al que pertenece.
Los Tribunales de Marcas Comunitarias están integrados
por jueces altamente especializados en la materia. Sus
resoluciones se pueden ejecutar en todos los Estados de la
UE, previo exequátor21.
34. DURACIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA:
La validez de una marca comunitaria es de 10 años
contados desde la fecha de presentación de la solicitud de
registro, renovable por períodos iguales indefinidamente. A
partir de la cuarta renovación, se duplica el importe de la
tasa a pagar por cada clase de producto o servicio.
35. CADUCIDAD Y NULIDAD DE LA MARCA COMUNITARIA:
El titular de una marca comunitaria puede verse privado
de sus derechos como consecuencia de una acción de caducidad
o de nulidad. Estas acciones deben necesariamente
interponerse ante la OAMI, ya que tiene competencia exclusiva
para conocer de ellas en forma directa. El único caso en que
los Tribunales de Marcas Comunitarias pueden declarar la
caducidad o nulidad de una marca comunitaria, se presenta
cuando, conociendo de una acción por violación, el demandado
21 Exequátor o validación de sentencia extranjera, autorización judicial de un tribunal local para cumplir una sentencia dictada por un tribunal extranjero,
62
por vía reconvencional alega la caducidad o nulidad de la
marca presuntamente vulnerada.
Las causales de caducidad de la marca comunitaria Son:
a) Falta de uso efectivo de la marca durante cinco años
consecutivos. Sin embargo, se debe tener presente que el
uso efectivo de la marca en un solo país de la UE
constituye uso efectivo en toda la Comunidad;
b) Pérdida del carácter distintivo de la marca, y
c) La naturaleza engañosa de la marca como consecuencia de su
USO.
Las causales de caducidad pueden ser invocadas por
cualquier persona.
Por su parte, el fundamento de la acción de nulidad es la
existencia de derechos anteriores sobre el signo registrado
como marca comunitaria. No obstante, el demandante no podrá
alegar la nulidad de una marca comunitaria, ni siquiera
acreditando un derecho anterior sobre ella, cuando hubiere
consentido durante un período de más de cinco años el uso de
esta marca en el territorio en el que su derecho anterior
produce efectos. En este último caso se habla que el derecho
anterior "caducó por tolerancia".
63
36. RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN MATERIA DE
REGISTRO DE MARCAS COMUNITARIAS:
Toda resolución definitiva de la OAMI es recurrible ante
las Salas de Recurso de la OAMI. Si bien éstas forman parte
de la misma organización, sus resoluciones son
independientes. Las Salas de Recurso están integradas por
miembros designados por el Consejo de Ministros de la UE. El
recurso puede fundarse en incompetencia, quebrantamiento
sustancial de forma, desviación de poder y, especialmente,
violación del Derecho Comunitario de Marcas o de cualquiera
otra norma del Derecho Comunitario. Su interposición está
sujeta al pago de una tasa.
Las resoluciones de las Salas de Recurso, a su vez,
pueden ser sometidas a un control de legalidad ante el
Tribunal de Primera Instancia, órgano jurisdiccional adjunto
al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a
petición de la parte vencida. El Tribunal puede confirmar,
modificar o anular la resolución de la Sala de Recurso.
Finalmente, en contra de la resolución del Tribunal de
Primera Instancia puede interponerse recurso de casación ante
el Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas, basado
en cuestiones de derecho. Ambos Tribunales tienen su sede en
Luxemburgo.
64
APÉNDICE
65
Anexo N° 1
I. Causales de rechazo de una solicitud y de nulidad de
reqistro de una marca comercial, art. 20 Le y N° 19.039:
No pueden registrarse como marcas y, por lo tanto, puede
solicitarse la nulidad del registro de aquellas marcas que:
a) Contengan los escudos, banderas u otros emblemas, las
denominaciones o siglas de cualquier Estado,
organizaciones internacionales y de los servicios
públicos estatales.
b) Contengan las denominaciones técnicas o científicas
respecto del objeto a que se destina, las denominaciones
comunes internacionalmente recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas
de acción terapéutica.
c) Contengan el nombre, el seudónimo o el retrato de una
persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por
ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin
embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de
personajes históricos cuando hubieren transcurrido, a lo
menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su
honor.
66
Con todo, no podrán registrarse nombres de personas
cuando ello constituya infracción a las letras e) , f), g)
yh).
d) Reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de
control de garantías adoptados por un Estado, sin su
autorización; y las reproduzcan o imiten medallas,
diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones
nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por
una persona distinta de quien las obtuvo.
e) Contengan las expresiones empleadas para indicar el
género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia,
destinación, peso, valor o cualidad de los productos,
servicios o establecimientos, y las que no presenten
carácter de novedad o describan los productos, servicios o
establecimientos a que deban aplicarse.
f) Se presten para inducir a error o engaño respecto de la
procedencia, cualidad o género de los productos, servicios
o establecimientos.
g) Sean iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en
forma de confundirse con otras registradas en el
extranjero para los mismos productos, servicios o
establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que
ellas gocen de fama y notoriedad.
Rechazado o anulado el registro por esta causal, el
titular extranjero deberá dentro de 90 días solicitar la
67
inscripción de la marca; si así no lo hiciere, la marca
podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo
prioridad aquélla a quien se le hubiere rechazado la
solicitud o anulado el registro.
h) Sean iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en
forma de poder confundirse con otras ya registradas o
válidamente solicitadas con anterioridad, en la misma
clase.
i) Consistan en la forma, el color, los adornos y accesorios,
ya sea de los productos y de los envases.
j) Sean contrarias al orden público, a la moral y a las
buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de
competencia leal y ética mercantil.
II. Causales de nulidad de una patente de invención, art. 50
Ley N° 19.039:
La declaración de nulidad procede:
a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni
su cesionario.
b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales
errados o manifiestamente deficientes.
68
c) Cuando el privilegio se ha concedido contraviniendo las
normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo
con lo dispuesto en esta ley.
69
Anexo N° 2
Conductas sancionables penalmente.
I. Respecto de las marcas comerciales, art. 28 Ley N°
19.039:
Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de
100 a 500 unidades tributarias mensuales:
a) Los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante
a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador
vigente.
b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.
c) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o
imitaren una marca registrada en la misma clase del
Clasificador vigente, cometiendo defraudación.
d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada,
con las indicaciones correspondientes a una marca
registrada.
e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una
marca registrada que no les pertenece, sin que previamente
ésta haya sido borrada, salvo el caso que el embalaje
marcado se destine a envasar productos de una clase
distinta de la que proteja la marca.
70
Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en
alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le
aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.
II. Respecto de las patentes de invención, art. 52 Ley N°
19.039:
Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500
unidades tributarias mensuales:
a) El que defraudare a otro usando un objeto no patentado,
utilizando en dichos objetos las indicaciones
correspondientes a una patente de invención, o se valiere
de otro engaño semejante.
b) El que sin la debida autorización fabricare,
comercializare o importare con fines de venta, un invento
patentado.
c) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento
patentado. Esta norma no se aplicará en caso que el uso
del procedimiento patentado se haga con fines
exclusivamente experimentales o docentes.
d) El que cometiere defraudación imitando una invención
patentada.
71
e) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un invento
con solicitud de patente en trámite, siempre que en
definitiva la patente sea otorgada.
La reincidencia será sancionada con el doble de la multa
señalada en el inciso primero.
III. Respecto de los modelos de utilidad, art. 61 Ley N°
19.039:
Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500
unidades tributarias mensuales:
a) El que defraudare a otro usando un objeto no patentado,
utilizando en dichos objetos las indicaciones
correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o se
valiere de otro engaño semejante.
b) El que sin la debida autorización fabricare,
comercializare o importare con fines de venta, un modelo
de utilidad patentado.
c) El que cometiere defraudación imitando un modelo de
utilidad patentado.
d) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un modelo
de utilidad con solicitud de patente en trámite, siempre
que en definitiva la patente sea otorgada.
72
La reincidencia será sancionada con el doble de la multa
señalada en el inciso primero.
IV. Respecto de los diseños industriales, art. 67 Ley N°
i
Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500
unidades tributarias mensuales:
a) El que sin la debida autorización fabricare,
comercializare o importare con fines de venta, un diseño
industrial registrado.
b) El que maliciosamente imitare un diseño industrial
registrado.
c) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un diseño
industrial con solicitud de patente en trámite, siempre
que en definitiva se otorgue el privilegio.
La reincidencia será sancionada con el doble de la multa
señalada en el inciso primero.
73
ABREVIATURAS
art. Artículo
D.S. Decreto Supremo
DPI Departamento de Propiedad Industrial
inc. Inciso
LPI Ley de Propiedad Industrial
OAIvII Organización de Armonización del Mercado Interior
OEP Oficina Europea de Patentes
OMC Organización Mundial del Comercio
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Industrial
RPI Reglamento de Propiedad Industrial
TLC Tratado de Libre Comercio
UE Unión Europea
74
BIBLIOGRAFÍA
e Autores citados:
- MORALES ANDRADE, MARCOS, "Derecho Marcario, Tramitación
Administrativa y Contenciosa de Marcas Comerciales",
Editorial Jurídica ConoSur Ltda., Santiago, 2001.
- MORÁN GARCÍA, MANUEL, "Otro Ladrillo en el Muro de la
Patente Comunitaria", artículo publicado en la Universidad
de Alicante, España, 2004.
e Textos normativos consultados:
1) Ley N° 19.039, establece Normas Aplicables a los
Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de
Propiedad Industrial.
2) Decreto Supremo N° 177 que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 19.039.
3) TLC entre Chile y E.E.U.U.
e Otras fuentes:
1) Información oficial y artículos publicados en la página
web del Departamento de Propiedad Industrial (DPI)
75
2) Información publicada en la página web del Congreso
Nacional.
3) Información oficial de la Organización de Armonización del
Mercado Interior (OANI), publicada en su página web.
4) Información oficial de la Oficina Europea de Patentes
(OEP), publicada en su página web.
76
ÍNDICE GENERAL
Pág.
1. Introducción
1
Capítulo 1
El Sistema de Propiedad Industrial Actualmente vigente
en Chile
2. Legislación aplicable 5
3. Privilegios industriales contemplados en la legislación. 6
a) Las Marcas Comerciales 6
b) Las Patentes de Invención 6
c) Los Modelos de Utilidad 6
d) Los diseños Industriales 6
e) Otros Títulos de Protección 7
4. Órganos Administrativos con Competencia en Propiedad
Industrial 7
4.1 El Departamento de Propiedad Industrial 7
4.2 El Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial 8
77
S. Procedimiento para tramitar una solicitud de registro
de privilegio industrial 9
5.1 Presentación de la solicitud 9
5.2 Publicación de un extracto de la solicitud 10
5.3 Oposición 11
5.4 Período y medios de prueba 11
5.5 Registro del privilegio industrial 13
6. Recursos Procesales 13
a) Recurso de Reclamación 14
b) Recurso de Corrección 14
c) Recurso de Apelación 15
7. Naturaleza jurídica, alcances y vigencia de la concesión de
un privilegio industrial 17
8. Demanda de nulidad de un privilegio industrial 20
8.1 Causales de la acción de nulidad 20
8.2 Plazos de prescripción de la acción de nulidad 20
8.3 Tribunal que conoce de la demanda de nulidad y
requisitos que debe cumplir el escrito. 21
78
8.4 Tramitación demanda de nulidad 21
8.5 Período de prueba 22
8.6 Fallo 22
9. Ilícitos contemplados en materia de propiedad industrial
y procedimiento aplicable para sancionarlos 23
Capitulo II
Sobre el Proyecto de Ley que Modifica la Ley N° 19.039
10. Generalidades 25
11. Aspectos que se modifican de la Ley N° 19.039 27
Capítulo III
TLC CHILE -E.E.U.U.
12. Generalidades 30
13. Disposiciones generales 32
14. Marcas de fábrica o de comercio 33
15. Indicaciones geográficas
35
79
16. Derechos de autor 36
17. Derechos conexos 36
18. Obligaciones comunes al derecho de autor y derechos conexos 37
19. Patentes 39
20. Medidas relativas a ciertos productos regulados 40
21. Observancia de los derechos de propiedad intelectual 41
21.1 Obligaciones Generales 41
21.2 Procedimientos y recursos civiles y administrativos 42
21.3 Medidas precautorias 43
21.4 Requisitos especiales relacionados con las medidas
de control de frontera 44
21.5 Procedimientos y recursos penales 45
22. Disposiciones finales 46
Capítulo IV
El Derecho Marcario en la Unión Europea (UE)
23. Consideraciones previas 48
80
24. Sobre las patentes de invención en la UE 49
a) Los Sistemas Nacionales 49
b) La Patente Comunitaria 49
25. Vías de protección de la propiedad marcaría en la Unión
Europea (UE) 51
26. La Organización de Armonización del Mercado Interior (OANI)
52
27. Ventajas y funciones de la marca comunitaria 52
28. Signos que se pueden registrar como marca comunitaria 53
29. ¿Quiénes pueden solicitar una marca comunitaria? Forma de
comparecer ante la OAMI 54
30. Idiomas en que puede presentarse la solicitud de marca
comunitaria 55
31. Procedimiento para tramitación de una solicitud de marca
comunitaria 56
31.1 Motivos de denegación de una solicitud de marca
comunitaria 57
31.2 Oposición 58
32. Derechos que confiere la marca comunitaria 60
33. Infracción de los derechos conferidos por la marca
comunitaria 61
81
34. Duración de la marca comunitaria 62
35. Caducidad y nulidad de la marca comunitaria 62
36. Recursos Administrativos y Judiciales en materia de registro
de marcas comunitarias 64
APÉNDICE
Anexo N°1 I. Causales de rechazo de una solicitud y de
nulidad de registro de una marca comercial,
art. 20 ley N°19.039 66
II. Causales de nulidad de una patente de
invención, art. 50 Ley N°19.039 68
Anexos N O 2 Conductas sancionables penalmente 70
I. Respecto de las marcas comerciales, art. 28
Ley N°19.039 70
II. Respecto de las patentes de invención,
art. 52 Ley N°19.039 71
III. Respecto de los modelos de utilidad,
art. 61 Ley N°19.039 72
IV. Respecto de los diseños industriales,
art. 67 Ley N°19.039 73 82
o
Abreviaturas 74
Bibliografía 75
Índice General
1I
83
