SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad...

Proceso 89-IP-2010.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b)y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala delo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: EREX (nominati-va). Actor: sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRAN-COL S.A. Proceso interno Nº 2007-0382 ....................................................

Proceso 93-IP-2010.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estadode la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-ción Primera; e Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 134 lite-ral a) de la misma Decisión. Signo: CALENDIL (nominativo). Actor: socie-dad LABORATORIO HOMEOPÁTICO ALEMÁN LTDA. Proceso interno Nº2008-0004 .....................................................................................................

Proceso 91-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135 literal e) y136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “CONTROLEADULT PROTECTION” (mixta). Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ. Expe-diente Interno: Nº 2006-00048 .....................................................................

Proceso 94-IP-2010.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b)y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala delo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ANTAÑO (nomi-nativa). Actor: sociedad ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS ANDES LTDA.Proceso interno Nº 2006-0161 .....................................................................

Proceso 96-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal a), 135 li-terales e) y f), 136 literales a) y h), 224 y 228 de la Decisión 486 de la Co-misión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por elConsejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera. Marca: SUAVESPONGE (nominativa).Actor: sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Proceso interno Nº 2002-0391 ..............................................................................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXVII - Número 1893

Lima, 22 de octubre de 2010

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GACETA OFICIAL 22/10/2010 2.60

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losveinticinco días del mes de agosto del año dosmil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, relativa a losartículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literalesa) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, dentro del proceso internoNº 2007-0382;

El auto de 14 de julio de 2010, mediante el cualeste Tribunal decidió admitir a trámite la referidasolicitud de interpretación prejudicial por cum-plir con los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos enanexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad LABORATORIO FRAN-CO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria yComercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad SALUDVIDA S.A.EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS.

b) Hechos.

1. El 16 de marzo de 2006, la sociedad CO-MERCIALIZADORA ANDINA CRISTANCHO YCÍA. LTDA. solicitó, ante la División de Sig-nos Distintivos de la Superintendencia de In-dustria y Comercio, el registro como marca

del signo EREX (nominativo), para distinguirproductos comprendidos en la Clase 10 de laClasificación Internacional de Niza, especí-ficamente condones de látex natural usadospara prevenir enfermedades y embarazos nodeseados colocados en el pene erecto.

El 14 de agosto de 2006, se modificó la soli-citud para cambiar el nombre de la sociedadsolicitante a SALUDVIDA S.A. EMPRESAPROMOTORA DE SALUD EPS.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de la Propiedad Industrial Nº 812 de28 de abril de 2006. Contra dicha solicitudpresentó oposición la sociedad LABORATO-RIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOLS.A. sobre la base de sus marcas EROS (no-minativa) y EREMAX (nominativa) registra-das para distinguir productos de la Clase 5 dela Clasificación Internacional de Niza, espe-cíficamente productos farmacéuticos.

3. Por Resolución Nº 34767 de 15 de diciembrede 2006, la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,declaró infundada la oposición presentada yconcedió el registro como marca del signoEREX (nominativa). Contra dicha Resoluciónla sociedad LABORATORIO FRANCO CO-LOMBIANO LAFRANCOL S.A. interpuso re-curso de reposición y en subsidio de apela-ción.

4. El recurso de reposición fue resuelto por lamisma División de Signos Distintivos, que porResolución Nº 04943 de 26 de febrero de2007, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por elSuperintendente Delegado para la PropiedadIndustrial de la Superintendencia de Industriay Comercio, quien mediante Resolución Nº23089 de 30 de julio de 2007, confirmó, tam-

PROCESO 089-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b) y 136literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada

por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: EREX (nominativa).

Actor: sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.Proceso interno Nº 2007-0382.


bién, la decisión contenida en la ResoluciónNº 34767. De esta manera quedó agotada lavía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOM-BIANO LAFRANCOL S.A. en su escrito de de-manda presentó los siguientes argumentos:

1. Con la emisión de las Resoluciones impug-nadas se violó el artículo 134 de la Decisión486 ya que el signo solicitado EREX no cum-ple con los requisitos exigidos y “carece defuerza distintiva para identificar productoscomprendidos en la clase 10 internacionalpor ser esencialmente confundible con lasmarcas EROS y EREMAX, registradas paraproductos de la clase 5 (…)”, inclusive, mani-fiesta que se puede confundir el origen em-presarial de los productos.

2. Se violó el artículo 135 literales a) y b) de laDecisión 486, ya que el signo solicitado “noposee la característica de la distintividad,como para coexistir con las marcas EROS yEREMAX (…) puesto que no se pueden dife-renciar los productos de la solicitante de losproductos de mi representada, induciendo deesta forma a error al público consumidor, yaque las semejanzas entre las expresiones enmención son evidentes, desde los diferentespuntos de vista”.

3. Se violó, también, el artículo 136 literal a) yaque “al hacer la comparación de las marcasdesde los diferentes puntos de vista y al apli-car estas reglas a los signos a los que nosreferimos en este caso son muy similaresentre sí, resultando confundibles a los ojosde los consumidores, ocasionando por consi-guiente graves perjuicios no sólo a mi poder-dante sino también al público en general”.

4. Que los signos en conflicto son “casi idénti-cos y al expenderse en los mismos estable-cimientos, no cabe duda que los consumido-res van a inducirse a error, pues van a pen-sar que mi Representada puso en el mercadoun producto nuevo, lo cual no es cierto, ade-más van a pensar que es con la misma cali-dad que siempre lo ha caracterizado (…)”.

5. “Las marcas distinguen los mismos produc-tos, se expenden en los mismos estableci-

mientos y los consumidores son los mismospor lo cual es obvia la confusión que se pue-de presentar”.

6. Al conceder el registro al signo solicitado se“está perjudicando a mi poderdante quien lle-va en el comercio varios años, lo cual no esjusto teniendo en cuenta que ella tiene underecho prioritario para el uso de las expre-siones ‘EROS’ y ‘EREMAX’ (…)”.

7. Finalmente, que sobre la violación del literal f)del artículo 136 de la misma Decisión 486 “esevidente que el signo EREX es una expresiónque infringe los derechos de mi representa-da, por ser ésta tan similar a la marca de mirepresentada tal y como se ha demostradoen esta demanda”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugna-das “no se ha incurrido en violación de ningu-na de las normas contenidas en la Decisión486 (…)”.

2. “Al efectuar el análisis de confundibilidad enconjunto desde el punto de vista de las reglasque se deben tener para las marcas farma-céuticas, es decir operando de forma fraccio-nada y sin tener en cuenta el prefijo ER,tenemos que las marcas en debate no gene-ran confusión directa o indirecta luego de unprimer impacto general”.

3. Continúa manifestando que “Si bien las mar-cas confrontadas comparten el prefijo ER,en el caso de la marca solicitada EREX, laadición de la sílaba EX causa un efecto sono-ro diferente, además los sufijos o terminacio-nes que las componen son totalmente dife-rentes, en cuanto a las semejanzas o simili-tudes de los signos en el caso de las marcasfarmacéuticas aunque el prefijo es el mismo,las letras de las palabras y la desinencia noson semejantes, siendo de afirmar que cadasigno tiene una estructura visual y fonéticaúnica y distintiva, permitiendo su diferencia-ción sin generar riesgo de confusión o deasociación”.


e) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda por parte del tercero inte-resado.

La sociedad SALUDVIDA S.A. EMPRESA PRO-MOTORA DE SALUD EPS., tercero interesadoen el proceso, contesta la demanda argumen-tando:

1. Que, las Resoluciones impugnadas no violanlas normas comunitarias ni otras, por el con-trario “cumplen con los postulados necesa-rios para su validez y no se encuentran vicia-das de nulidad”.

2. Que, el signo solicitado EREX cumple acabalidad con los requisitos exigidos por lanorma comunitaria.

3. Que, la Superintendencia realizó correcta-mente el examen de registrabilidad entre lossignos en conflicto.

4. Que, ha actuado con buena en fe todo eltrámite de registro.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos134, 135 literales a) y b) y 136 literales a) y f) dela Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina cuya interpretación ha sido solicitada,forman parte del ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, conforme lo dispone el lite-ral c) del artículo 1 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que lasolicitud provenga de un Juez Nacional tambiéncon competencia para actuar como Juez Comu-nitario, como lo es, en este caso, el TribunalConsultante, en tanto resulten pertinentes parala resolución del proceso, conforme a lo esta-blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina (codificado mediante la Decisión 472),en concordancia con lo previsto en los artículos2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificadomediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registrocomo marca del signo EREX (nominativo) fue el

16 de marzo de 2006, en vigencia de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina, loshechos controvertidos y las normas aplicablesal caso concreto se encuentran dentro de lacitada normativa, por lo que, de acuerdo a loexpresamente solicitado por el consultante seinterpretarán los artículos 134 literal a), 135literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión486. No se interpretará el artículo 136 literal f)por no ser aplicable al caso.

Que, el texto de las normas objeto de la inter-pretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, lossiguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme alprimer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derecho detercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de


la marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…)”.

1. La marca y los requisitos para su registro.Del requisito de distintividad.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca dice: “(…) constituirá marca cualquiersigno que sea apto para distinguir productos oservicios en el mercado. Podrán registrarse comomarcas los signos susceptibles de representa-ción gráfica. La naturaleza del producto o servi-cio al cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro (…)”. Esteartículo tiene un triple contenido, da un concep-to de marca, indica los requisitos que debereunir un signo para ser registrado como marcay hace una enumeración ejemplificativa de lossignos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la De-cisión 486 se define la marca como un bien in-material constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imá-genes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,monogramas, retratos, etiquetas, emblemas,escudos, sonidos, olores, letras, números, co-lor determinado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indivi-dual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio. Esteartículo hace una enumeración enunciativa delos signos que pueden constituir marcas, por loque el Tribunal dice que “Esta enumeración cu-bre los signos denominativos, gráficos y mixtos,pero también los tridimensionales, así como lossonoros y olfativos, lo que revela el propósito deextender el alcance de la noción de marca”.(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C.Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca:“UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en esta de-finición toda vez que, un signo para que puedaser captado y apreciado es necesario que pasea ser una impresión material identificable a fin

de que, al ser aprehendido por medios sensoria-les y asimilado por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios. Sobrela perceptibilidad, José Manuel Otero Lastresdice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exi-gir expresamente el requisito de la ‘percepti-bilidad’, porque ya está implícito en el propioconcepto de marca como bien inmaterial en elprincipal de sus requisitos que es la aptituddistintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régi-men de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdode Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú.Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfica jun-tamente con la distintividad, constituyen los re-quisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito o reproducido en palabras, imágenes, fór-mulas u otros soportes, es decir, en algo per-ceptible para ser captado por el público consu-midor.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado los productos o servicios, hacien-do posible que el consumidor o usuario losseleccione. Es considerada como característi-ca esencial que debe reunir todo signo para serregistrado como marca y constituye el presu-puesto indispensable para que ésta cumpla sufunción principal de identificar e indicar el origenempresarial y, en su caso incluso, la calidad delproducto o servicio, sin riesgo de confusión y/oasociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la “suficiente” distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, deconformidad con el literal a) del artículo 135 dela Decisión 486 se exige que “(…) el signodeberá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y seleccio-ne, sin riesgo de confusión y/o de asociación entorno a su origen empresarial o a su calidad (…)esta exigencia se expresa también a través dela prohibición contemplada en el artículo 135,literal b, de la Decisión en referencia, según lacual no podrán registrarse como marcas los


signos que carezcan de distintividad”. (Proceso205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333,del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNABOTA Y SUS SUELAS”).

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo, como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles el ori-gen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión y/o de asocia-ción, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si el signo EREX (no-minativo) cumple con los requisitos del artículo134 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, y si no se encuentra incursadentro de las causales de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 135 y 136 de la referidaDecisión.

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes irregistrable si carece de los requisitos dedistintividad, susceptibilidad de representacióngráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causar de nulidad absolutaen el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-seca”, la primera se refiere a la aptitud individua-lizadora del signo, mientras que la segunda serefiere a su no confundibilidad con otros signos.

2. Clases de signos. Comparación entre sig-nos denominativos.

Se abordará el tema de los signos denominativosy su comparación, en vista de que el signo soli-citado EREX es nominativo y las marcas sobrela base de las cuales se presenta la oposiciónEROS y EREMAX, también, son nominativas.

Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también no-minales o verbales, utilizan expresiones acústi-cas o fonéticas, formados por una o varias le-

tras, palabras o números, individual o conjunta-mente estructurados, que integran un conjuntoo un todo pronunciable y que pueden o no tenersignificado conceptual. Este tipo de signos sesubdividen en: sugestivos que son los que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por el signo; y arbitrarios que no manifies-tan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que son aque-llos que se componen de dos o más palabras.Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “Noexiste prohibición alguna para que los signos aregistrarse adopten, entre otros, cualquiera deestas formas: se compongan de una palabracompuesta, o de dos o más palabras, con o sinsignificación conceptual, con o sin el acompa-ñamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre signos denominativosel Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernán-dez Novoa, ha manifestado que los signos de-ben ser observados en conjunto y con la totali-dad de los elementos que lo integran, sin des-componer su unidad fonética y gráfica, teniendoen cuenta la totalidad de las sílabas y letras queforman los vocablos de las marcas en pugna,sin perjuicio de destacar aquellos elementosdotados de especial eficacia diferenciadora, atri-buyendo menos valor a los que ofrezcan dismi-nuyan dicha función. Para realizar esta labor, seconsidera que el Juez Consultante deberá tenerpresente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas com-paradas cuando la sílaba tónica de las mis-mas ocupa la misma posición y es idéntica omuy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo or-den habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-


frontadas: la dimensión que con mayor fuerzay profundidad penetra en la mente del consu-midor y determina, por lo mismo, la impre-sión general que la denominación va a susci-tar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusivadel administrador o juez nacional, en su caso,quienes deben aplicar los criterios elaboradospor la doctrina y recogidos por la jurisprudenciacomunitaria para la comparación de todo tipo demarcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión, siem-pre en el entendido de que los productos a cu-brirse sean los mismos. Al cotejar dos marcasdenominativas, el examinador deberá someter-las a las reglas para la comparación marcaria, yprestará especial atención al criterio que señalaque a los signos se les observará a través deuna visión de conjunto, sin fraccionar sus ele-mentos.

3. Irregistrabilidad por identidad o similitudde signos. Riesgo de confusión y/o aso-ciación. Similitud gráfica, fonética e ideo-lógica. Reglas para efectuar el cotejo mar-cario.

El Tribunal procede a interpretar el presentetema en virtud de que en el proceso interno sedebate el hecho de que si existe riesgo de con-fusión entre el signo solicitado EREX (nomina-tivo) y las marcas registradas EROS (nominati-va) y EREMAX (nominativa).

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. En efecto,conforme a lo previsto en el literal a) del referidoartículo 136, no son registrables como marcaslos signos que, en el uso comercial, afectenindebidamente los derechos de terceros, espe-cialmente cuando sean idénticos o se asemejena una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada para los mismos servicios oproductos, o para productos o servicios respec-to de los cuales el uso de la marca pueda cau-sar un riesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases deriesgos: al de confusión y al de asociación.Actualmente, la lista se ha extendido y se hanclasificado otros tipos de riesgos, con el objeti-vo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C.N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca:SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusióny/o de asociación, tanto con relación al signocomo respecto a los productos o servicios queamparan, para que se configure la irregistrabi-lidad, de donde resulta que el hecho de que lossignos en cuestión amparen productos o servi-cios que pertenezcan a diferentes clases, nogarantiza por sí la ausencia de riesgo de confu-sión y/o asociación, toda vez que dentro de losproductos o servicios contemplados en diferen-tes clases puede darse conexión competitiva yen consecuencia, producir riesgo de confusióny/o de asociación y como tal constituirse encausal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de2004, marca: DIUSED JEANS).


Hay riesgo de confusión cuando el consumidoro usuario medio no distingue en el mercado elorigen empresarial del producto o servicio iden-tificado por un signo de modo que pudiera atri-buir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen unorigen empresarial común al extremo que, siexiste identidad o semejanza entre el signopendiente de registro y la marca registrada o unsigno previamente solicitado para registro, sur-giría el riesgo de que el consumidor o usuariorelacione y confunda aquel signo con esta mar-ca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de con-fusión será necesario verificar si existe identi-dad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate, independientementede la clase a la que pertenezcan dichos produc-tos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tri-bunal, los supuestos que pueden dar lugar alriesgo de confusión entre varios signos y entrelos productos o servicios que cada una de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-janza entre los productos o servicios; (iii) osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; (iv) o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal observa que la determinación delriesgo de confusión y/o de asociación corres-ponde a una decisión del funcionario administra-tivo o, en su caso, del juzgador, con base aprincipios y reglas que la doctrina y la jurispru-

dencia han sugerido a los efectos de precisar elgrado de confundibilidad, la que va del extremode identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro de origen empresarial distinto, ya que conla sola posibilidad del surgimiento de dicho ries-go de asociación, los empresarios se beneficia-rían sobre la base de la actividad ajena.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribu-nal, también, ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en donde jue-ga un papel determinante, la percepción sonoraque pueda tener el consumidor respecto de ladenominación aunque en algunos casos vistasdesde una perspectiva gráfica sean diferentes,auditivamente la idea es de la misma denomina-ción o marca. El tercer y último criterio, es laconfusión ideológica, que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo re-ferencia al Proceso 13-IP-97, publicado en laG.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, mar-ca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en ladoctrina, ha señalado que para valorar la simili-tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-sario considerar, los siguientes tipos de simili-tud:

La similitud ortográfica se presenta por lacoincidencia de letras en los segmentos a com-pararse, toda vez que el orden de tales letras,su longitud, o la identidad de sus raíces o termi-naciones, pudieran aumentar el riesgo de confu-sión.

La similitud fonética se da entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces oterminaciones. Sin embargo, deben tomarse en


cuenta las particularidades de cada caso, puesla percepción por los consumidores de las le-tras que integran los signos, al ser pronuncia-das, variará según su estructura gráfica y fonéti-ca.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, carac-terística o idea, se estaría impidiendo al consu-midor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la supuesta con-fusión entre los signos en conflicto, es necesa-rio tomar en cuenta los criterios elaborados porlos tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-bunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sin des-componer, y menos aún alterar, su unidadfonética y gráfica, ya que “debe evitarse portodos los medios la disección de las denomi-naciones comparadas, en sus diversos ele-mentos integrantes”. (Fernández-Novoa, Car-los. Fundamentos de Derecho de Marcas,Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcasdeben ser examinadas en forma sucesiva yno simultánea, de tal manera que en la com-paración de los signos confrontados debepredominar el método de cotejo sucesivo,excluyendo el análisis simultáneo, en aten-ción a que éste último no lo realiza el consu-midor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lossignos, ya que la similitud generada entreellos se desprende de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de losmismos, y no de los elementos distintos queaparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del consumidor presunto, to-

mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signos endisputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado deMarcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis,Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de similitudo identidad, entre los signos en conflicto. Ade-más se recomienda al consultante la importan-cia de determinar la posible existencia o no deuna confusión ideológica.

4. Conexión competitiva.

En vista de que el signo EREX (nominativo) fuesolicitado para distinguir productos de la Clase10, específicamente condones de látex naturalusados para prevenir enfermedades y embara-zos no deseados colocados en el pene erecto, yque las marcas sobre la base de las cuales sepresentó la oposición EROS (nominativa) yEREMAX (nominativa) están registradas paradistinguir productos de la Clase 5, específicamen-te productos farmacéuticos, corresponde anali-zar el tema de la conexión competitiva.

Además de los criterios referidos a la compara-ción entre signos, es necesario tener en cuentalos productos o servicios que distinguen dichossignos a efectos de establecer la posible co-nexión competitiva y en su caso aplicar loscriterios relacionados con la misma. En el pre-sente caso, al referirse los signos en cuestión aproductos de la misma Clase, el consultantedeberá analizar si se trata en efecto de un casode conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a laconexión competitiva entre productos o servi-cios, la orientación jurisprudencial de este Tri-bunal, con base en la doctrina, señala algunaspautas o criterios que pueden conducir a esta-blecer o fijar la similitud o la conexión competiti-va entre los productos o servicios, que se sinte-tizan: (i) La inclusión de los productos o servi-cios en una misma clase del nomenclátor; (ii)Canales de comercialización; (iii) Mismos me-dios de publicidad; (iv) Relación o vinculaciónentre los productos o servicios; (v) Uso conjuntoo complementario de productos o servicios; (vi)Partes y accesorios; (vii) Mismo género de losproductos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix)Intercambiabilidad de los productos o servicios.


La Autoridad Nacional Competente debe consi-derar que, si bien el derecho que se constituyecon el registro de un signo como marca, porvirtud de la regla de la especialidad, en principiocubre únicamente los productos o servicios iden-tificados en la solicitud y ubicados en una delas clases de la Clasificación Internacional deNiza, la pertenencia de dos productos o servi-cios a una misma clase no prueba que seansemejantes, así como su pertenencia a distin-tas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercam-biabilidad, en el sentido de que los consumi-dores estimen que los productos o servicios sonsustituibles entre sí para las mismas finalida-des, y la complementariedad, relativa al he-cho de que los consumidores juzguen que losproductos o servicios deben utilizarse en con-junto, o que el uso de uno de ellos presupone eldel otro, o que uno no puede utilizarse sin elotro.

Asimismo, debe analizar si la conexión compe-titiva podría surgir en el ámbito de los canalesde comercialización o distribución de los pro-ductos o servicios, provenientes de la identidado similitud en la utilización de medios de difu-sión o publicidad. En tal sentido, si ambos pro-ductos o servicios se difunden a través de losmedios generales de publicidad (radio, televi-sión o prensa), cabe presumir que la conexiónentre ellos será mayor, mientras que si la difu-sión se realiza a través de revistas especializa-das, comunicación directa, boletines o mensa-jes telefónicos, es de presumir que la conexiónserá menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de identificar, diferenciar y seleccio-nar el producto o servicio. A juicio del Tribunal,“el consumidor al que debe tenerse en cuentapara establecer el posible riesgo de confusión y/o de asociación entre dos marcas, es el llama-do ‘consumidor medio’ o sea el consumidorcomún y corriente de determinada clase de pro-ductos, en quien debe suponerse un conoci-miento y una capacidad de percepción corrien-tes (...)”. (Proceso 09-IP-94, publicado en aG.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, mar-ca: DIDA). Como se dijo supra, el consultantedeberá aplicar lo relacionado con productos alos servicios.

En consecuencia, el consultante deberá teneren cuenta en el presente caso que, de acuerdoa lo previsto en el artículo 136 literal a) de laDecisión 486, se encuentra prohibido el registrodel signo cuyo uso pueda inducir al público aerror si, además de ser idéntico o semejante auna marca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero o a un nombrecomercial protegido, tiene por objeto un produc-to o servicio semejante al amparado por el signoen referencia, sea que dichos productos o servi-cios pertenezcan a la misma clase del nomen-clátor o a clases distintas que lleven a que seasocie el producto o servicio a un origen empre-sarial común.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar siel signo EREX (nominativo), cumple con losrequisitos de registrabilidad establecidos en elartículo 134 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina y si no se encuentraincurso dentro de las causales de irregistrabili-dad previstas en los artículos 135 y 136 de lamisma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas,el examinador deberá someterlas a las reglaspara la comparación marcaria, y prestará espe-cial atención al criterio que señala que a lossignos se les observará a través de una visiónde conjunto, sin fraccionar sus elementos.

TERCERO: No son registrables como marcaslos signos cuyo uso en el comercio afectara elderecho de un tercero y que, en relación conéste, el signo que se pretenda registrar, seaidéntico o se asemeje a una marca ya registra-da o a un signo anteriormente solicitado pararegistro, para los mismos productos o servicios,o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a confusión a los consumidores sinoque es suficiente la existencia del riesgo deconfusión y/o de asociación para que se confi-gure la prohibición de irregistrabilidad.


CUARTO: Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador determinar el riesgo deconfusión y/o de asociación con base a princi-pios y reglas elaborados por la doctrina y lajurisprudencia señalados en la presente inter-pretación prejudicial y que se refieren básica-mente a la identidad o a la semejanza quepudieran existir entre los signos y entre los pro-ductos.

QUINTO: Además de los criterios sobre la com-paración entre signos, es necesario tener encuenta los criterios relacionados con la conexióncompetitiva entre los productos o servicios. Enel presente caso, al referirse los signos en cues-tión a productos comprendidos en diferentesClases, el consultante deberá analizar si setrata en efecto de un caso de conexión compe-titiva, con base en los criterios señalados en lapresente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2007-0382, deconformidad con lo dispuesto por el artículo 35del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia

PROCESO 093-IP-2010

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la

República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma

Decisión. Signo: CALENDIL (nominativo). Actor: sociedad LABORATORIOHOMEOPÁTICO ALEMÁN LTDA. Proceso interno Nº 2008-0004.

de la Comunidad Andina, así como dar cumpli-miento a lo previsto en el artículo 128, párrafotercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel FerrerPRESIDENTE (e)

Oswaldo Salgado EspinozaMAGISTRADO

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losveinticinco días del mes de agosto del año dosmil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, relativa al ar-tículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Co-

misión de la Comunidad Andina, dentro del pro-ceso interno Nº 2008-0004;





Demandante: sociedad LABORATORIO HO-MEOPÁTICO ALEMÁN LTDA.


Tercero interesado: sociedad BIOLOGISCHEHEILMITTEL HEEL GMBH.

b) Hechos.

1. El 28 de octubre de 2005, la sociedad LABO-RATORIO HOMEOPÁTICO ALEMÁN LTDA.solicitó, ante la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comer-cio, el registro como marca del signo CALEN-DIL (nominativo), para distinguir productoscomprendidos en la Clase 5 de la Clasifica-ción Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de la Propiedad Industrial Nº 558 de30 de noviembre de 2005. Contra dicha soli-citud presentaron oposición la sociedad BIOLO-GISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH S.A. so-bre la base de su marca CALENDEEL (nomi-nativa) y el señor JAIME ESCOBAR URREAsobre la base de su marca CALENDULIN(nominativa) ambas registradas para distin-guir productos de la Clase 5 de la Clasifica-ción Internacional de Niza.

3. Por Resolución Nº 15540 de 27 de abril de2007, la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio,declaró infundada la oposición presentada porel señor JAIME ESCOBAR URREA, fundadala oposición presentada por la sociedadBIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH S.A.y negó el registro como marca del signoCALENDIL (nominativo). Contra dicha Reso-lución la sociedad LABORATORIO HOMEO-PÁTICO ALEMÁN LTDA. interpuso recursode reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por lamisma División de Signos Distintivos, que porResolución Nº 15453 de 30 de mayo de 2007,confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por elSuperintendente Delegado para la PropiedadIndustrial de la Superintendencia de Industria

y Comercio, quien mediante Resolución Nº24242 de 8 de agosto de 2007, confirmó,también, la decisión contenida en la Resolu-ción Nº 15540. De esta manera quedó agota-da la vía gubernativa.


La sociedad LABORATORIO HOMEOPÁTICOALEMÁN LTDA. en su escrito de demanda pre-sentó los siguientes argumentos:

1. Con la emisión de las Resoluciones impug-nadas se violó el artículo 136 literal a) de laDecisión 486. Manifiesta que el signo CALEN-DIL “cumple con todos y cada uno de losrequisitos para acceder a la protección mar-caria (…) además cumple con la función bási-ca del signo como es la función individualiza-dora, no sólo por las diferencias fonéticas,gramaticales y visuales, sino también en ra-zón del mercado y del consumidor al que vadirigido el producto”.

2. La Superintendencia manifestó una confusiónfonética tomando en cuenta una pronuncia-ción anglosajona, sin embargo “la evaluaciónfonética de las terminaciones DEEL y DILdebe realizarse con fundamento en el idiomaoficial de nuestro país a la luz del cual, éstasdos terminaciones se pronuncian de una ma-nera completamente diferente, es decir ‘DELy DIL. En consecuencia no inducen al públicoconsumidor a error”.

3. La Superintendencia analizó el signo fraccio-nándolo “lo cual no es legal porque la marcadebe analizarse en un solo conjunto, y norealizar un fraccionamiento, porque para elcaso de marras, hace un estudio fonéticopara el prefijo CALEN en idioma español; yun estudio fonético diferente para la termina-ción DIL ya que acude al idioma inglés, locual no es coherente con el estudio de unamarca (…)”.

4. La Superintendencia “ha conferido a variostitulares marcas que contienen la partículaCALEN, y en ninguna realizó el estudio frac-cionado de la marca, una parte en español yotra en inglés”.

5. “Existen suficientes elementos diferenciado-res entre los signos CALENDIL y CALENDEEL,por lo tanto no existe riesgo de confusión”.


6. “(…) en la clase quinta los productos no sonde la libre escogencia del consumidor sinoque por el contrario obedecen a indicacionesde personas especializadas en el ramo de lamedicina, y en especial la homeopática loque disminuye a tal punto la posibilidad oriesgo de confusión, a pesar de ser marcasque identifican productos comprendidos en lamisma clase (…). Estamos entonces en pre-sencia de marcas que distinguen productoscuya escogencia no resulta de una mera de-cisión liberal de los consumidores ni comoresultado de estrategias publicitarias, sinoque se supeditan en su consumo a necesida-des e indicaciones específicas”.

7. Finalmente, que “Los productos que amparanlas marcas CALENDIL Y CALENDEEL sondiferentes, pues son para tratamientos dis-tintos y contienen diferentes ingredientes ac-tivos (…). En consecuencia el público nopodrá ser inducido a error (…)”.



1. Con la emisión de las Resoluciones impugna-das “no se ha incurrido en violación de nor-mas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

2. “Las marcas en debate apreciadas en suconjunto de manera sucesiva y no simultáneapresentan similitudes susceptibles de gene-rar confusión o de inducir a error al públicoconsumidor. Lo anterior, por cuanto observa-das las expresiones en cotejo ‘CALENDIL ‘y‘CALENDEEL’ se establece que el signo soli-citado en su aspecto fonético, ‘CALENDIL’reproduce casi idénticamente la expresiónpreviamente registrada ‘CALENDEEL’, seme-janza fonética que no se desvirtúa con lavariación de las letras ‘EE’ por la vocal ‘I’”.

3. Entre los signos en conflicto también podríagenerarse confusión “frente al origen empre-sarial de los mismos, pues podrá creerse quese trata de la misma marca o de marcas quepertenecen a un mismo titular, debido a queestán destinados a un mismo tipo de consu-midor además de presentar los mismos ca-nales de comercialización”.

4. “Los signos confrontados no pueden coexis-tir pacíficamente en el mercado, ya que indu-cen al consumidor a error y podrían generarperjuicio a los consumidores y afectar el de-recho de exclusiva de terceros”.

e) Tercero interesado.

La sociedad BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEELGMBH., tercero interesado en el proceso, nodio contestación a la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en el artículo 136literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina cuya interpretación ha sidosolicitada, forma parte del ordenamiento jurí-dico de la Comunidad Andina, conforme lo dis-pone el literal c) del artículo 1 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina;

Que, este Tribunal es competente para inter-pretar por vía prejudicial las normas que confor-man el ordenamiento jurídico comunitario, conel fin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros, siempre quela solicitud provenga de un Juez Nacional tam-bién con competencia para actuar como JuezComunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-nal Consultante, en tanto resulten pertinentespara la resolución del proceso, conforme a loestablecido por el artículo 32 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina (codificado mediante la Decisión472), en concordancia con lo previsto en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal(codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registrocomo marca del signo CALENDIL (nominativo)fue el 28 de octubre de 2005, en vigencia de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, los hechos controvertidos y las normasaplicables al caso concreto se encuentran den-tro de la citada normativa, por lo que, de acuer-do a lo expresamente solicitado por el consul-tante se interpretará el artículo 136 literal a) dela Decisión 486; y, conforme a lo facultado porla norma comunitaria, de oficio se interpretará elartículo 134 literal a) de la misma Decisión.




“(…)


Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:


(…)


a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…)”.


El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala: “(…) constituirá marca cual-quier signo que sea apto para distinguir produc-tos o servicios en el mercado. Podrán registrar-se como marcas los signos susceptibles derepresentación gráfica. La naturaleza del pro-ducto o servicio al cual se ha de aplicar unamarca en ningún caso será obstáculo para suregistro (…)”. Este artículo tiene un triple conte-nido, da un concepto de marca, indica los requi-sitos que debe reunir un signo para ser registra-do como marca y hace una enumeraciónejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de laDecisión 486 se define la marca como un bieninmaterial constituido por un signo conformado

por palabras o combinación de palabras, imá-genes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-cudos, sonidos, olores, letras, números, colordeterminado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indivi-dual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio. Esteartículo hace una enumeración enunciativa delos signos que pueden constituir marcas, por loque el Tribunal dice que “Esta enumeración cu-bre los signos denominativos, gráficos y mixtos,pero también los tridimensionales, así como lossonoros y olfativos, lo que revela el propósito deextender el alcance de la noción de marca”.(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C.Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca:“UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en esta de-finición toda vez que, un signo para que puedaser captado y apreciado es necesario que pasea ser una impresión material identificable a finde que, al ser aprehendido por medios sensoria-les y asimilado por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios. Sobre laperceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice:“(…) es un acierto del artículo 134 no exigir ex-presamente el requisito de la ‘perceptibilidad’,porque ya está implícito en el propio conceptode marca como bien inmaterial en el principal desus requisitos que es la aptitud distintiva” (Ote-ro Lastres, José Manuel, Régimen de Marcasen la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena(sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p.132).




La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado los productos o servicios, hacien-do posible que el consumidor o usuario los se-leccione. Es considerada como característicaesencial que debe reunir todo signo para serregistrado como marca y constituye el presu-puesto indispensable para que ésta cumpla sufunción principal de identificar e indicar el origenempresarial y, en su caso incluso, la calidad delproducto o servicio, sin riesgo de confusión y/oasociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la “suficiente” distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, deconformidad con el literal a) del artículo 135 dela Decisión 486 se exige que “(…) el signo debe-rá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y seleccio-ne, sin riesgo de confusión y/o de asociación entorno a su origen empresarial o a su calidad (…)esta exigencia se expresa también a través dela prohibición contemplada en el artículo 135,literal b, de la Decisión en referencia, según lacual no podrán registrarse como marcas lossignos que carezcan de distintividad”. (Proceso205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333,del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNABOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, la primera se refiere a la aptitud in-dividualizadora del signo, mientras que la se-gunda se refiere a su no confundibilidad conotros signos.


En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si el signo CALENDIL(nominativo) cumple con los requisitos del ar-tículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina, y si no se encuentra in-

cursa dentro de las causales de irregistrabilidadprevistas en los artículos 135 y 136 de la referi-da Decisión.

2. Clases de signos. Comparación entre sig-nos denominativos.

Se abordará el tema de los signos denominati-vos y su comparación, en vista de que el signosolicitado CALENDIL es denominativo y el sig-no, del tercero interesado, sobre el cual se pre-senta la demanda es CALENDEEL, también,denominativo.


Los signos denominativos llamados también no-minales o verbales, utilizan expresiones acústi-cas o fonéticas, formados por una o varias le-tras, palabras o números, individual o conjunta-mente estructurados, que integran un conjuntoo un todo pronunciable y que pueden o no tenersignificado conceptual. Este tipo de signos sesubdividen en: sugestivos que son los que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por el signo; y arbitrarios que no manifies-tan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que sonaquellos que se componen de dos o más pala-bras. Al respecto, el Tribunal ha establecidoque: “No existe prohibición alguna para que lossignos a registrarse adopten, entre otros, cual-quiera de estas formas: se compongan de unapalabra compuesta, o de dos o más palabras,con o sin significación conceptual, con o sin elacompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).


En la comparación entre signos denominativosel Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernán-dez Novoa, ha manifestado que los signos de-ben ser observados en conjunto y con la totali-dad de los elementos que lo integran, sin des-componer su unidad fonética y gráfica, teniendoen cuenta la totalidad de las sílabas y letras queforman los vocablos de las marcas en pugna,sin perjuicio de destacar aquellos elementosdotados de especial eficacia diferenciadora,


atribuyendo menos valor a los que ofrezcan dis-minuyan dicha función. Para realizar esta labor,se considera que el Juez Consultante deberátener presente que:



3. En el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuerzay profundidad penetra en la mente del consu-midor y determina, por lo mismo, la impre-sión general que la denominación va a susci-tar en los consumidores.


El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión,siempre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-cas denominativas, el examinador deberá so-me-terlas a las reglas para la comparación mar-caria, y prestará especial atención al criterioque señala que a los signos se les observará através de una visión de conjunto, sin fraccionarsus elementos.


El Tribunal procede a interpretar el presentetema en virtud de que en el proceso interno se

debate el hecho de si existe riesgo de confusiónentre el signo solicitado CALENDIL (denomina-tivo) y la marca sobre la base de la cual sepresenta la demanda CALENDEEL (nominati-va).






En este sentido, el Tribunal considera que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusióny/o de asociación, tanto con relación al signocomo respecto a los productos o servicios queamparan, para que se configure la irregistrabi-


lidad, de donde resulta que el hecho de que lossignos en cuestión amparen productos o servi-cios que pertenezcan a diferentes clases, nogarantiza por sí la ausencia de riesgo de confu-sión y/o asociación, toda vez que dentro de losproductos o servicios contemplados en diferen-tes clases puede darse conexión competitiva yen consecuencia, producir riesgo de confusióny/o de asociación y como tal constituirse encausal de irregistrabilidad.




Con base a jurisprudencia emitida por este Tri-bunal, los supuestos que pueden dar lugar alriesgo de confusión entre varios signos y entrelos productos o servicios que cada una de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-janza entre los productos o servicios; (iii) o se-mejanza entre los signos e identidad entre los

productos y servicios; (iv) o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciado-res, produciéndose por tanto la confundibilidad.En cambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal observa que la determinación delriesgo de confusión y/o de asociación corres-ponde a una decisión del funcionario administra-tivo o, en su caso, del juzgador, con base a prin-cipios y reglas que la doctrina y la jurispruden-cia han sugerido a los efectos de precisar elgrado de confundibilidad, la que va del extremode identidad al de semejanza.


Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribu-nal, también, ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en donde jue-ga un papel determinante, la percepción sonoraque pueda tener el consumidor respecto de ladenominación aunque en algunos casos vistasdesde una perspectiva gráfica sean diferentes,auditivamente la idea es de la misma denomina-ción o marca. El tercer y último criterio, es laconfusión ideológica, que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendoreferencia al Proceso 13-IP-97, publicado en laG.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, mar-ca: DERMALEX).




La similitud fonética se da entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o ter-minaciones. Sin embargo, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, puesla percepción por los consumidores de las le-tras que integran los signos, al ser pronuncia-das, variará según su estructura gráfica y fonéti-ca.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, carac-terística o idea, se estaría impidiendo al consu-midor distinguir una de otra.






4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del consumidor presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signos endisputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado deMarcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis,Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).


4. Marcas farmacéuticas. Partículas de usocomún. Marca débil.

En virtud de que los signos en conflicto distin-guen productos de la Clase 5, el Tribunal consi-dera oportuno referirse al tema de las marcasfarmacéuticas. Además, se observa que am-bos signos contienen la partícula de uso comúnCALEN, por lo cual, el Tribunal, también, consi-dera oportuno referirse al tema.

Para establecer el riesgo de confusión, la com-paración y el análisis que debe realizar la Auto-ridad Nacional Competente, en el caso de regis-tro de un signo como marca que ampare produc-tos farmacéuticos, deberá ser mucho más rigu-roso, toda vez que estos productos están desti-nados a proteger la salud de los consumidores.Este riguroso examen, de acuerdo a lo señaladopor el Tribunal, tiene su razón de ser por “laspeligrosas consecuencias que puede acarrear


para la salud una eventual confusión que llegarea producirse en el momento de adquirir un deter-minado producto farmacéutico, dado que la in-gestión errónea de éste puede producir efectosnocivos y hasta fatales”. (Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que enlos casos de “marcas farmacéuticas el examende confundibilidad debe tener un estudio y análi-sis más prolijo evitando el registro de marcascuya denominación tenga estrecha similitud, paraevitar precisamente, que el consumidor soliciteun producto confundiéndose con otro, lo que endeterminadas circunstancias pueden causar undaño irreparable a la salud humana, más aúnconsiderando que en muchos establecimientos,aún medicamentos de delicado uso, son ex-pendidos sin receta médica y con el solo conse-jo del farmacéutico de turno”. (Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA).

Partículas de uso común.

El cotejo entre marcas farmacéuticas presentaaspectos especiales a los que el Tribunal se hareferido en los siguientes términos: “En las mar-cas farmacéuticas especialmente, se utilizanelementos o palabras de uso común o generali-zado que no deben entrar en la comparación, loque supone una excepción al principio anterior-mente señalado, que el examen comparativo hade realizarse atendiendo a una simple visión delos signos enfrentados, donde la estructura pre-valezca sobre los componentes parciales. Silas denominaciones enfrentadas tienen algúnelemento genérico común a las mismas esteelemento no debe ser tenido en cuenta en elmomento de realizarse la comparación”. (Proce-so 30-IP-2000, ya citado).

En el caso de que el signo destinado a ampararproductos farmacéuticos pudiera haber sido con-feccionado con elementos de uso general relati-vos a la propiedad del producto, sus principiosactivos, su uso terapéutico o contenga prefijoso sufijos, según reiterada jurisprudencia “la dis-tintividad debe buscarse en elemento diferenteque integra el signo y en la condición de signode fantasía que logre mostrar el conjunto mar-cario”. (Proceso 78-IP-2003, publicado en laG.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, mar-ca: HEMAVET).

También, la jurisprudencia de este Tribunal, hareiterado que una marca que contenga una par-tícula de uso común no puede impedir su inclu-sión en marcas de terceros y fundar, en esasola circunstancia, la existencia de confundibi-lidad, ya que entonces se estaría otorgando asu titular un privilegio inusitado sobre un ele-mento de uso general o necesario. El titular deuna marca con un elemento de uso común sabeque tendrá que coexistir con las marcas anterio-res y con las que se han de solicitar en el futuro.Esta realidad, necesariamente, tendrá efectossobre el criterio que se aplique en el cotejo, porello se ha dicho que esos elementos de usocomún son necesariamente débiles y que loscotejos entre marcas que los contengan debenser efectuados con criterio benevolente. (Proce-so 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).

Marcas débiles.

El signo registrado como marca es susceptiblede convertirse en débil cuando alguno de loselementos que lo integran es de carácter gené-rico, contiene partículas de uso común, o evocauna cualidad del producto o servicio, deviniendola marca en débil frente a otras que tambiénincluyan uno de tales elementos o cualidadesque, por su naturaleza, no admiten apropiaciónexclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todosigno registrado como marca puede hacersedébil en el mercado de productos o servicios deque se trate. En efecto, si uno de los elementosque integran el signo es de carácter genérico ode uso común, o si evoca una cualidad del pro-ducto o servicio, el signo se hará débil frente aotros que también incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004,de 22 de septiembre de 2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004,marca: DIGITAL SMOKING).

5. Autonomía de la Oficina Nacional Com-petente para tomar sus decisiones.

Se abordará el tema relacionado con la Autono-mía de la Oficina Competente en virtud de que eldemandante, en su escrito de demanda, mani-fiesta que la Superintendencia de Industria yComercio ya ha concedido registros similaressin realizar estudios fraccionados, como, segúnel demandante, lo hubiese hecho en el presentecaso.


Sobre el tema se transcribe lo expresado poreste Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008.“El sistema de registro marcario que se adoptóen la Comunidad Andina se encuentra soporta-do en la actividad autónoma e independiente delas Oficinas Competentes en cada País Miem-bro. Dicha actividad, que aunque de manerageneral se encuentra regulada por la normativacomunitaria, deja a salvo la mencionada inde-pendencia, y es así como el Capítulo V de laDecisión 344 regula el procedimiento de registromarcario, e instaura en cabeza de las OficinasNacionales Competentes el procedimiento y elrespectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras oficinasde registro marcario (principio de independen-cia), como en relación con sus propias decisio-nes”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en laG.O.A.C. Nº 1676, de 5 de diciembre de 2008,marca: LAN ECUADOR).

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Sibien las Oficinas Competentes y las decisionesque de ellas emanan son independientes, algu-nas figuras del derecho marcario comunitariolas ponen en contacto, como sería el caso delderecho de prioridad o de la oposición de carác-ter andino, sin que lo anterior signifique de nin-guna manera uniformizar los pronunciamientosde las mismas.

En este sentido, el principio de independenciade las Oficinas de Registro Marcario significaque juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidadde los signos como marcas, sin tener en consi-deración el análisis de registrabilidad o irregis-trabilidad realizado en otra u otras Oficinas Com-petentes de los Países Miembros. De conformi-dad con lo anterior, si se ha obtenido un registromarcario en determinado País Miembro esto nosignifica que indefectiblemente se deberá con-ceder dicho registro marcario en los otros Paí-ses. O bien, si el registro marcario ha sido ne-gado en uno de ellos, tampoco significa que de-ba ser negado en los demás Países Miembros,aún en el caso de presentarse con base en elderecho de prioridad por haberse solicitado enel mismo País que negó el registro.” (Proceso71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553,de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).

Sobre el segundo tema, como se advirtió, lanorma comunitaria colocó en cabeza de las

Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obli-gación de realizar el examen de registrabilidad,el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aúnen el caso de que no hubiesen sido presentadasobservaciones; en consecuencia, la AutoridadCompetente en ningún caso queda eximida derealizar el examen de fondo para conceder onegar el registro. En el caso de que sean pre-sentadas oposiciones, la oficina nacional com-petente se pronunciará acerca de ellas, así como,acerca de la concesión o de la denegación delregistro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men de oficio, integral y motivado debe serautónomo tanto en relación con las decisionesproferidas por otras oficinas de registro marcario,como en relación con anteriores decisiones pro-feridas por la propia oficina, en el sentido de queésta debe realizar el examen de registrabilidadanalizando cada caso concreto, es decir, estu-diando el signo solicitado para registro, las opo-siciones presentadas y la información recauda-da para dicho procedimiento, independiente deanteriores análisis sobre signos idénticos o si-milares.

Con ello no se está afirmando que la oficina deregistro marcario no tenga límites a su actua-ción y que no puede utilizar como precedentessus propias actuaciones, sino que la oficina deregistro marcario tiene la obligación en cadacaso de hacer un análisis de registrabilidad conlas características mencionadas, teniendo encuenta los aspectos y pruebas que obran encada trámite. Además, los límites a la actua-ción administrativa de dichas oficinas se en-cuentran dados por la propia norma comunitariay las acciones judiciales para defender la legali-dad de los actos administrativos emitidos.



CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar siel signo CALENDIL (nominativo), cumple conlos requisitos de registrabilidad establecidos enel artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina y si no se encuen-tra incurso dentro de las causales de irregistrabi-lidad previstas en los artículos 135 y 136 de lamisma Decisión.


SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, elexaminador deberá someterlas a las reglas parala comparación marcaria, y prestará especialatención al criterio que señala que a los signosse les observará a través de una visión de con-junto, sin fraccionar sus elementos.


CUARTO: La similitud fonética se da entre sig-nos que al ser pronunciados tienen un sonidosimilar. La determinación de tal similitud depen-de, entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones. Sin embargo, deben tomarseen cuenta las particularidades de cada caso,pues la percepción por los consumidores de lasletras que integran los signos, al ser pronuncia-das, variará según su estructura gráfica y fonéti-ca.

QUINTO: Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador determinar el riesgo deconfusión y/o de asociación con base a princi-pios y reglas elaborados por la doctrina y lajurisprudencia señalados en la presente inter-pretación prejudicial y que se refieren básica-mente a la identidad o a la semejanza quepudieran existir entre los signos y entre losproductos.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas el exa-men de confundibilidad debe ser objeto de unestudio y análisis más prolijo evitando el regis-tro de marcas cuya denominación tenga estre-cha similitud, para evitar precisamente, que elconsumidor solicite un producto confundiéndo-se con otro, lo que en determinadas circunstan-cias pueden causar un daño irreparable a lasalud humana, más aún considerando que enmuchos establecimientos, aún medicamentos

de delicado uso, son expendidos sin recetamédica y con el solo consejo del farmacéuticode turno.

SÉPTIMO: En el caso de que el signo destina-do a amparar productos farmacéuticos pudierahaber sido confeccionado con elementos de usogeneral relativos a la propiedad del producto,sus principios activos, su uso terapéutico ocontenga prefijos o sufijos, éstos no serán to-mados en cuenta para el cotejo; la distintividaddebe buscarse en el elemento diferente queintegra el signo y en la condición de signo defantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

OCTAVO: Todo signo registrado como marcapuede hacerse débil en el mercado de produc-tos o servicios de que se trate. En efecto, si unode los elementos que integran el signo es decarácter genérico o de uso común, o si evocauna cualidad del producto o servicio, el signo sehará débil frente a otros que también incluyanuno de tales elementos o cualidades.

NOVENO: El sistema de registro marcario queadoptó la Comunidad Andina se encuentra ba-sado en la actividad autónoma e independientede las Oficinas Competentes en cada País Miem-bro. Esta actividad, aunque generalmente seencuentra regulada por la normativa comunita-ria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta tanto en relacióncon decisiones provenientes de otras oficinasde registro marcario (principio de independen-cia), como con sus propias decisiones.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2008-0004, deconformidad con lo dispuesto por el artículo 35del Tratado de Creación del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina, así como dar cumpli-miento a lo previsto en el artículo 128, párrafotercero, del Estatuto del Tribunal.


Carlos Jaime Villarroel FerrerPRESIDENTE (e)







PROCESO 091-IP-2010

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135 literal e) y 136 literala) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dela República de Colombia. Marca: “CONTROLE ADULT PROTECTION” (mixta).

Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ. Expediente Interno: Nº 2006-00048.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en de Cartagena de Indias, Re-pública de Colombia, a los 06 días del mes deseptiembre del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 0028, de 14 de enero de 2010, re-cibido en este Tribunal el 08 de junio de 2010,mediante el cual el Consejo de Estado, Sala delo Contencioso Administrativo, Sección Prime-ra, de la República de Colombia, solicita Inter-pretación Prejudicial sin especificar norma algu-na, pero cita como invocadas por la parte actoralos artículos 135 literales c) y e), 136 literal a) y155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, a fin de resolver elProceso Interno Nº 2006-00048.

1. Las Partes.

Demandante: LABORATORIOS BUSSIÉ.

Demandado: La Superintendencia de Indus-tria y Comercio, de la Repúblicade Colombia.

2. Determinación de los hechos relevantes:

2.1 Hechos:

El 20 de agosto de 2004, el señor Germán ToroArévalo, solicitó el registro del signo CONTRO-LE ADULT PROTECTION (mixto), para distin-guir productos comprendidos en la Clase 05 de

la Clasificación Internacional de Niza. Dicha so-licitud de registro fue publicada en la Gaceta dela Propiedad Industrial Nº 545, de 29 de octubrede 2004.

Dentro del término legal, LABORATORIOS BU-SSIÉ presentó oposición en base a su marcaregistrada CONTROLEX (denominativa), paradistinguir productos de la Clase 05 de la Clasifi-cación Internacional de Niza.

El 27 de abril de 2005, mediante Resolución Nº9023, se declaró fundada la oposición y se negóel registro del signo solicitado.

El 29 de julio de 2005, mediante Resolución Nº18424, se resolvió el recurso de reposición,confirmando la resolución anterior.

El recurso de apelación fue resuelto medianteResolución Nº 28998, de 03 de noviembre de2005, revocando la resolución anterior y decla-rando infundada la oposición; en consecuencia,se concedió el registro del signo solicitado CON-TROL ADULT PROTECTION (mixto), agotándo-se la vía gubernativa.

3. Fundamentos de la Demanda:

La demandante LABORATORIOS BUSSIÉ, ar-gumenta lo siguiente:

La confundibilidad solo genera desvío de losclientes acostumbrados a usar una marca; sinembargo, no debe olvidarse que en los medica-


mentos se involucra la vida y la integridad físicade las personas, aspecto que exige una mayorprofundidad y responsabilidad en el estudio deconfundibilidad.

La expresión “adult protection” del signo solici-tado en registro, es meramente explicativo.

Se concluyó de manera errada que entre lossignos enfrentados no se presentan semejan-zas en el aspecto ideológico que puedan hacerincurrir en error a los consumidores, por cuantola palabra CONTROLE es de origen francés.

El signo solicitado en registro es CONTROLE,en tanto la expresión ADULT PROTECTION iríacomo explicativa. No es explicativa sino des-criptiva.

De concederse el registro del signo solicitadoCONTROLE, implicaría que ninguna otra per-sona podrá utilizar el término “controle su ori-na”, pues la expresión CONTROLE ya fue con-cedida como marca para productos de controlde orina.

4. Contestaciones a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, argumentó lo siguiente:

Expidió legal y válidamente la Resolución Nº28998, de 03 de noviembre de 2005.

La función de la marca es distinguir unos pro-ductos o servicios de otros, es decir, sirve paraevitar confusión o error en el público consumi-dor.

Al realizar el análisis de confundibilidad en con-junto, se evidenció que el signo solicitado estáestructurado por 23 letras y la marca registradaconsta de 10 letras, por lo que la estructuravisual es diferente.

La expresión CONTROLE corresponde a unaexpresión arbitraria utilizada por un número deempresarios para evocar una característica, pro-piedad y cualidades de los productos o servi-cios que amparan con sus registros marcarios.En consecuencia, es una expresión débil.

Si bien es cierto que los signos en disputaevocan las características y propiedades deltérmino CONTROL, los elementos gráficos del

signo solicitado logran imprimirle a éste ladistintividad requerida frente a la marca previa-mente registrada, sin que se presente riesgo deconfusión o de asociación empresarial entre losmismos.

Tratándose de productos farmacéuticos, estospueden relacionarse en la medida en que curenuna condición física similar, pues de lo contra-rio todos los productos farmacéuticos estaríanrelacionados entre sí.

Para el caso concreto, quien toma la determina-ción del producto a consumir es el médico,quien no va a incurrir en la confusión de efectuarasociación de origen empresarial. Respecto delos canales de comercialización, no se crearíariesgo de confusión pues el consumidor mediono tendría acceso directo a él, sino a través deun expendedor especializado.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 25 de agosto de2010.

Que, el Consejo de Estado solicita Interpreta-ción Prejudicial sin mencionar norma alguna,pero cita como invocadas por la parte actora losartículos 135 literales c) y e), 136 literal a) y 155literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

En ese sentido, este Tribunal considera perti-nente interpretar de oficio únicamente los ar-tículos 134, 135, literal e) y 136, literal a) de laDecisión 486.

Las normas objeto de la presente interpretaciónprejudicial se transcriben a continuación:

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios en


el mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.



b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o unacombinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases oenvolturas;

g) cualquier combinación de los signos o me-dios indicados en los apartados anterio-res.


(…)

e) consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográfi-ca, la época de producción u otros datos,características o informaciones de los pro-ductos o de los servicios para los cualesha de usarse dicho signo o indicación,incluidas las expresiones laudatorias refe-ridas a esos productos o servicios;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derechode tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…).”

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno, así como, de las normas quevan a ser interpretadas, este Tribunal consideraque corresponde desarrollar lo referente a lossiguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESEN-CIALES PARA SU REGISTRO.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signosensible colocado sobre un producto o acompa-ñado a un producto o a un servicio y destinado adistinguirlo de los productos similares de loscompetidores o de los servicios prestados porotros”. 1

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión oerror acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la es-tructura del signo, algunas clases de marcas,como las denominativas, las gráficas y las mix-tas. En el marco de la Decisión 486 se puede,sin embargo, constatar la existencia de otrasclases de signos, diferentes a los enunciados,como los sonidos, los olores, los colores, laforma de los productos, sus envases o envoltu-ras, etc., según consta detallado en el artículo134 de la mencionada Decisión.

1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLASDE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS.Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. TomoI. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16.


Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, estáimplícitamente contenido en la definición delartículo 134, toda vez que un signo para quepueda ser captado y apreciado, es necesarioque pase a ser una expresión material identifi-cable, a fin de que al ser aprehendida por me-dios sensoriales y asimilada por la inteligencia,penetre en la mente de los consumidores ousuarios.

La representación gráfica y la distintividad sonlos requisitos expresamente exigidos en la De-cisión 486 como elementos esenciales de unamarca.

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones o descripciones realiza-das a través de palabras, gráficos, signos mix-tos, colores, figuras etc., de tal manera que suscomponentes puedan ser apreciados en el mer-cado de productos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La característica de distintividad es fundamen-tal que reúna todo signo para que sea suscepti-ble de registro como marca; lleva implícita laposibilidad de identificar unos productos o unosservicios de otros, haciendo viable de esa ma-nera la diferenciación por parte del consumidor.Es entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD POR RIESGO DE CON-FUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUDORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGI-CA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTE-JO MARCARIO.

Para determinar si existe riesgo de confusiónentre el signo solicitado CONTROLE ADULTPROTECTION (mixto) y la marca registradaCONTROLEX (denominativa), el Tribunal consi-

dera que no es necesario que el signo solicitadopara registro induzca a error a los consumido-res, sino que es suficiente la existencia delriesgo de confusión y/o de asociación, tantocon relación al signo como respecto a los pro-ductos o servicios que amparan, para que seconfigure la irregistrabilidad, de donde resultaque el hecho de que los signos en cuestión am-paren productos o servicios que pertenezcan adiferentes clases, no garantiza por sí la ausen-cia de riesgo de confusión y/o asociación, todavez que dentro de los productos o servicioscontemplados en diferentes clases puede dar-se conexión competitiva y en consecuencia,producir riesgo de confusión y/o de asociación ycomo tal constituirse en causal de irregistrabi-lidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, marca:“DIUSED JEANS”, publicado en la Gaceta Ofi-cial Nº 1124, de 04 de octubre de 2004).

Sobre el riesgo de confusión y/o asociación, elTribunal ha manifestado lo siguiente:


El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.”(Proceso 70-IP-2008, marca denominativa“SHERATON”, publicado en la Gaceta OficialN° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Para determinar la existencia del riesgo de con-fusión y/o de asociación será necesario verificarsi existe identidad o semejanza entre los signosen disputa, tanto entre sí como en relación conlos productos o servicios distinguidos por ellos,y considerar la situación de los consumidores ousuarios, la cual variará en función de los pro-ductos o servicios de que se trate, independien-


temente de la clase a la que pertenezcan di-chos productos o servicios.

Con base en jurisprudencia emitida por esteTribunal, los supuestos que pueden dar lugar alriesgo de confusión entre varios signos y entrelos productos o servicios que cada una de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-janza entre los productos o servicios; (iii) osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; (iv) o semejanza en-tre aquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la semejan-za” y “la identidad”, ya que la simple seme-janza presupone que entre los objetos que secomparan existen elementos comunes pero co-existiendo con otros aparentemente diferen-ciadores, produciéndose por tanto la confundi-bilidad. En cambio, entre marcas o signos idén-ticos, se supone que nos encontramos ante lomismo, sin diferencia alguna entre los signos”.(Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publica-do en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enerode 2003).

La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la direc-ta, caracterizada porque el vínculo de identidado semejanza induce al comprador o usuario aadquirir un producto o servicio determinado en lacreencia de que está comprando o usando otro,lo que implica la existencia de un cierto nexotambién entre los productos o servicios; y laindirecta, caracterizada porque el citado víncu-lo hace que el consumidor atribuya, en contrade la realidad de los hechos, a dos productos oservicios que se le ofrecen, un origen empresa-rial común.

El Tribunal observa que la determinación delriesgo de confusión y/o de asociación corres-ponde a una decisión del funcionario administra-tivo o, en su caso, del juzgador, con base aprincipios y reglas que la doctrina y la jurispru-dencia han sugerido a los efectos de precisar elgrado de confundibilidad, la que va del extremode identidad al de semejanza.

En consecuencia, el Tribunal con base en ladoctrina, ha señalado que para valorar la simili-tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-

sario considerar, los siguientes tipos de simili-tud:

La similitud ortográfica.- se presenta por lacoincidencia de letras en los segmentos a com-pararse, toda vez que el orden de tales letras,su longitud, o la identidad de sus raíces o termi-naciones, pudieran aumentar el riesgo de confu-sión.

La similitud fonética.- se da entre signos queal ser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o ter-minaciones. Sin embargo, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, puesla percepción por los consumidores de las le-tras que integran los signos, al ser pronuncia-das, variará según su estructura gráfica y foné-tica.

La similitud ideológica.- se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, carac-terística o idea, se estaría impidiendo al consu-midor distinguir una de otra.

2.1. Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su ju-risprudencia las siguientes reglas originadas enla doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresiónde conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse suce-sivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas, esto es, no cabe el análisis simul-táneo, en razón de que el consumidor no anali-za simultáneamente todas las marcas sino lohace en forma individualizada. El efecto de estesistema recae en analizar cuál es la impresiónfinal que el consumidor tiene luego de la obser-vación de las dos marcas. Al ubicar una marcaal lado de otra se procederá bajo un examenriguroso de comparación, no hasta el punto de“disecarlas”, que es precisamente lo que sedebe obviar en un cotejo marcario.


Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colo-carse en el lugar del comprador presunto y teneren cuenta la naturaleza de los productos.

En el cotejo que haga el Juez Consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de similitudo identidad.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENO-MINATIVAS Y MIXTAS CON PARTE DENOMI-NATIVA COMPUESTA.

El Tribunal considera necesario examinar loconcerniente a las marcas denominativas ymixtas con parte denominativa compuesta, yaque tienen relación directa con el caso concre-to, debido a que el signo solicitado CONTROLEADULT PROTECTION es de tipo mixto con par-te denominativa compuesta y la marca regis-trada CONTROLEX es de tipo denominativa.

Las marcas denominativas llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formadas por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-to o un todo pronunciable y que pueden o notener significado conceptual. Este tipo de mar-cas se subdividen en: “sugestivas” que son lasque tienen una connotación conceptual que evo-ca ciertas cualidades o funciones del productoidentificado por la marca; y “arbitrarias” que nomanifiestan conexión alguna entre su significa-do y la naturaleza, cualidades y funciones delproducto que va a identificar.

Es así que, dentro de los signos denominativosestán los signos denominativos compuestos,que son aquellos que se componen de dos omás palabras. Al respecto, el Tribunal ha esta-blecido que: “No existe prohibición alguna paraque los signos a registrarse adopten, entre otros,cualquiera de estas formas: se compongan deuna palabra compuesta, o de dos o más pala-bras, con o sin significación conceptual, con osin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Pro-ceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publica-do en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de2001).

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). La

combinación de estos elementos al ser aprecia-dos en su conjunto produce en el consumidoruna idea sobre la marca que le permite diferen-ciarla de las demás existentes en el mercado.Sin embargo, al efectuar el cotejo de estasmarcas se debe identificar cuál de estos ele-mentos prevalece y tiene mayor influencia en lamente del consumidor, si el denominativo o elgráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada poreste Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La mar-ca mixta es una unidad, en la cual se ha solici-tado el registro del elemento nominativo comoel gráfico, como uno solo. Cuando se otorga elregistro de la marca mixta se la protege en suintegridad y no a sus elementos por separado”.(Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BUR-BUJA VIDEOS 2000”, publicado en la GacetaOficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). Deigual manera ha reiterado que: “La doctrina seha inclinado a considerar que, en general, elelemento denominativo de la marca mixta sueleser el más característico o determinante, te-niendo en cuenta la fuerza expresiva propia delas palabras, las que por definición son pronun-ciables, lo que no obsta para que en algunoscasos se le reconozca prioridad al elementográfico, teniendo en cuenta su tamaño, color ycolocación, que en un momento dado puedenser definitivos. El elemento gráfico suele ser demayor importancia cuando es figurativo o evo-cador de conceptos, que cuando consiste sim-plemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en laGaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de1999).

El Juez Consultante deberá determinar el ele-mento característico del signo mixto y, poste-riormente, proceder al cotejo de los signos enconflicto.

Si el elemento predominante es el denomina-tivo, el cotejo entre signos deberá realizarse deconformidad con las siguientes reglas para lacomparación entre signos denominativos:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad fonéti-ca. Sin embargo, es importante tener en cuen-ta las sílabas o letras que poseen una funcióndiferenciadora en el conjunto, ya que estoayudaría a entender cómo el signo es percibi-do en el mercado.


• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe tener en cuenta el orden de lasvocales, ya que esto indica la sonoridad de ladenominación.

• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característicodel signo mixto es el gráfico, en principio, noexistirá riesgo de confusión con el signo deno-minativo.

En ese orden de ideas, la Oficina de RegistroMarcario o el Juez Nacional Competente debeestablecer el riesgo de confusión que pudie-ra existir entre el signo solicitado CONTROLEADULT PROTECTION (mixto) y la marca re-gistrada CONTROLEX (denominativa) analizan-do si existen semejanzas suficientes capacesde inducir al público a error, o si resultan tandisímiles que pueden coexistir en el mercadosin generar perjuicio a los consumidores y altitular de la marca.

4. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS.

Signos descriptivos.

En el presente caso, la demandante LABORA-TORIOS BUSSIÉ argumenta que el signo solici-tado CONTROLE ADULT PROTECTION (mixto)es descriptivo.

Antes de empezar a estudiar el tema, es impor-tante manifestar que, el Juez Consultante de-berá analizar el caso concreto tomando en cuen-ta que el signo solicitado CONTROLE ADULTPROTECTION (mixto) contiene las palabrasADULT PROTECTION como explicativas, por loque, si bien, estas palabras forman parte delsigno, al ser simplemente explicativas del mis-mo, el titular o, en este caso, el solicitante, noadquiere derechos sobre la parte explicativa dedicho signo. En este sentido, las palabras ADULTPROTECTION del signo solicitado no deben sertomadas en cuenta por el juez consultante almomento de realizar el examen de registrabili-

dad, es decir, la parte explicativa del signo de-be ser excluida al momento de determinar si elsigno solicitado está conformado por palabrasgenéricas, de uso común, descriptivas o evoca-tivas.

Se aclara, también, que el hecho de que unamarca esté conformada por una parte explicati-va que no concede derechos para su titular,significa que si dicho titular quisiera oponerse aun registro marcario argumentando confundibili-dad con la parte explicativa de su marca nopuede hacerlo. Es decir, la parte explicativa deuna marca no se toma en cuenta ni para elexamen de registrabilidad ni para una posibleoposición.

Al respecto, la norma comunitaria y calificadadoctrina han manifestado respecto a los signosdescriptivos, que son aquéllos que informan alos consumidores exclusivamente lo concernientea las características de los productos o de losservicios que buscan identificar. Al respecto, eltratadista Fernández Novoa señala que la indi-cación debe tener la virtualidad de comunicarlas características (calidad, cantidad, destino,etc.) a una persona que no conoce el producto oservicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, elsigno descriptivo no tiene poder identificatorio,toda vez que se confunde con lo que va a identi-ficar, sea un producto o servicio o cualesquierade sus propiedades o características. De ello secomprende por qué, el literal e) del artículo 135de la Decisión 486 establece la irregistrabilidadde los signos descriptivos, involucrando en esaexcepción al registro marcario, entre otros, losque designen exclusivamente la calidad, la can-tidad, el destino, el valor, la procedencia geo-gráfica, la época de producción u otros datoscaracterísticos o informaciones de los produc-tos o de los servicios, si tales característicasson comunes a otros productos o servicios, elsigno no será distintivo y, en consecuencia, nopodrá ser registrado. Se incluye en esta causalde irregistrabilidad las expresiones laudatoriasreferidas a esos productos o servicios. La des-criptividad de un signo surge principalmente dela relación directa entre éste y los productos oservicios para los cuales está destinado a iden-tificar. Un signo será descriptivo en relacióndirecta con dichos productos o servicios, masno con todo el universo de productos o servi-cios.


El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenidoque uno de los métodos para determinar si unsigno es descriptivo, es formularse la preguntade “cómo es” el producto o servicio que sepretende registrar, “(...) de tal manera que si larespuesta espontáneamente suministrada -porejemplo por un consumidor medio- es igual a lade la designación de ese producto, habrá lugara establecer la naturaleza descriptiva de la de-nominación”. (Proceso 27-IP-2001, marca:MIGALLETITA, publicado en la Gaceta OficialNº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proce-so 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JU-GOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publi-cado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 deseptiembre de 1995).

Signos evocativos.

En el presente caso, de no resultar descriptivoel signo solicitado, devendría en un sigo evoca-tivo el mismo que es registrable.

Los signos evocativos sugieren en el consumi-dor o en el usuario ciertas características, cuali-dades o efectos del producto o servicio, exi-giéndole hacer uso de la imaginación y del en-tendimiento para relacionar aquel signo con esteobjeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que“Las marcas evocativas o sugestivas no hacenrelación directa e inmediata a una caracterís-tica o cualidad del producto como sucede en lasmarcas descriptivas. El consumidor para llegara comprender qué productos o servicios com-prende la marca debe utilizar su imaginación,es decir, un proceso deductivo entre la marca osigno y el producto o servicio”. 2

Se consideran signos evocativos los que po-seen la capacidad de transmitir a la mente unaimagen o una idea sobre el producto, a travésde llevar a cabo un desarrollo de la imaginaciónque conduzca a la configuración en la mente delconsumidor, del producto amparado por el dis-tintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia deldescriptivo, cumple la función distintiva de lamarca y, por tanto, es registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar lossignos descriptivos de los evocativos y, por tan-to, corresponderá también a la autoridad nacio-nal en cada caso establecer, al examinar lasolicitud de registro, si ella se refiere a uno o aotro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tri-bunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas co-mo marcas débiles, por cuanto cualquier per-sona tiene el derecho de evocar en sus mar-cas las propiedades o características de losproductos o de los servicios que van a serdistinguidos con aquellas, lo que supone quesu titular deba aceptar o no pueda impedirque otras marcas evoquen igualmente lasmismas propiedades o características de sumarca. Cabe además recalcar que este tipode marca es sin embargo registrable, no asílas denominaciones genéricas, que sonirregistrables para precaver que expresionesde uso común o generalizado puedan serregistradas para asignarlas como denomina-ción exclusiva de un producto o de un deter-minado servicio”. 3

5. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

En el presente caso, el signo solicitado CON-TROLE ADULT PROTECTION (mixto) se en-cuentra conformado por palabras en idioma in-glés.

En el caso del signo integrado por una o máspalabras en idioma extranjero, es de presumirque el significado de éstas no forma parte delconocimiento común, por lo que cabe conside-rarlas como de fantasía y, en consecuencia,procede el registro como marca de la denomina-ción de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extran-jero no será registrable si el significado concep-tual de las palabras que la integran se ha hechodel conocimiento de la mayoría del público con-sumidor o usuario, habiéndose generalizado suuso, y si se trata de vocablos genéricos o des-criptivos.

2 Ibídem.

3 Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003,marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, enlos términos siguientes: “(...) cuando la denomi-nación se exprese en idioma que sirva de raíz alvocablo equivalente en la lengua española al dela marca examinada, su grado de genericidad odescriptividad deberá medirse como si se trata-ra de una expresión local, lo cual sucede fre-cuentemente con las expresiones en idiomaslatinos como el italiano o el francés que porhablarse o entenderse con mayor frecuenciaentre personas de habla hispana o por tenersimilitud fonética, son de fácil comprensión parael ciudadano común”. 4

Si el signo en idioma extranjero se encuentraintegrado, entre otros vocablos, por una o máspalabras de uso común, su presencia no impe-dirá el registro de la denominación, caso que elconjunto del signo se halle provisto de otroselementos que lo doten de distintividad suficien-te. Y puesto que el vocablo de uso común no esapropiable en exclusiva, el titular de la marcaque la posea no podrá impedir su inclusión enotro signo, ni fundamentar en esta única cir-cunstancia el riesgo de confusión entre las de-nominaciones en conflicto.

6. MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULASDE USO COMÚN. MARCAS DÉBILES.

En virtud de que los signos en conflicto distin-guen productos de la Clase 5, el Tribunal consi-dera oportuno referirse al tema de las marcasfarmacéuticas.

Para establecer el riesgo de confusión, la com-paración y el análisis que debe realizar la Auto-ridad Nacional Competente, en el caso de regis-tro de un signo como marca que ampare produc-tos farmacéuticos, deberá ser mucho más rigu-roso, toda vez que estos productos están desti-nados a proteger la salud de los consumidores.Este riguroso examen, de acuerdo a lo señala-do por el Tribunal, tiene su razón de ser por “laspeligrosas consecuencias que puede acarrearpara la salud una eventual confusión que llega-re a producirse en el momento de adquirir undeterminado producto farmacéutico, dado que laingestión errónea de éste puede producir efec-tos nocivos y hasta fatales”. (Proceso Nº 48-IP-

2000, marca: BROMTUSSIN, publicado en laGaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto de2000).

Asimismo el Tribunal ha manifestado que en loscasos de “marcas farmacéuticas el examen deconfundibilidad debe tener un estudio y análisismás prolijo evitando el registro de marcas cuyadenominación tenga estrecha similitud, para evi-tar precisamente, que el consumidor solicite unproducto confundiéndose con otro, lo que endeterminadas circunstancias pueden causar undaño irreparable a la salud humana, más aúnconsiderando que en muchos establecimientos,aún medicamentos de delicado uso, son expen-didos sin receta médica y con el solo consejodel farmacéutico de turno”. (Proceso 30-IP-2000,marca: AMOXIFARMA, publicado en la GacetaOficial Nº 578, de 27 de junio de 2000).

Partículas de uso común.

El cotejo entre marcas farmacéuticas presentaaspectos especiales a los que el Tribunal se hareferido en los siguientes términos: “En lasmarcas farmacéuticas especialmente, se utili-zan elementos o palabras de uso común o ge-neralizado que no deben entrar en la compara-ción, lo que supone una excepción al principioanteriormente señalado, que el examen compa-rativo ha de realizarse atendiendo a una simplevisión de los signos enfrentados, donde la es-tructura prevalezca sobre los componentes par-ciales. Si las denominaciones enfrentadas tie-nen algún elemento genérico común a las mis-mas este elemento no debe ser tenido en cuen-ta en el momento de realizarse la comparación”.(Proceso 30-IP-2000, ya citado).

En el caso de que el signo destinado a ampararproductos farmacéuticos pudiera haber sido con-feccionado con elementos de uso general relati-vos a la propiedad del producto, sus principiosactivos, su uso terapéutico o contenga prefijos osufijos, según reiterada jurisprudencia “la dis-tintividad debe buscarse en elemento diferenteque integra el signo y en la condición de signode fantasía que logre mostrar el conjunto mar-cario”. (Proceso 78-IP-2003, marca: HEMAVET,publicado en la Gaceta Oficial Nº 998, de 13 deoctubre de 2003).

También, la jurisprudencia de este Tribunal, hareiterado que una marca que contenga una par-tícula de uso común no puede impedir su inclu-

4 Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”, de fecha 4de septiembre de 2002. TRIBUNAL DE JUSTICIA DELA COMUNIDAD ANDINA.


sión en marcas de terceros y fundar, en esasola circunstancia, la existencia de confundibili-dad, ya que entonces se estaría otorgando a sutitular un privilegio inusitado sobre un elementode uso general o necesario. El titular de unamarca con un elemento de uso común sabe quetendrá que coexistir con las marcas anteriores ycon las que se han de solicitar en el futuro. Estarealidad, necesariamente, tendrá efectos sobreel criterio que se aplique en el cotejo, por ello seha dicho que esos elementos de uso común sonnecesariamente débiles y que los cotejos entremarcas que los contengan deben ser efectua-dos con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, marca: & MIXTA, publicado en la GacetaOficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

Marcas débiles.

El signo registrado como marca es susceptiblede convertirse en débil cuando alguno de loselementos que lo integran es de carácter gené-rico, contiene partículas de uso común, o evocauna cualidad del producto o servicio, deviniendola marca en débil frente a otras que tambiénincluyan uno de tales elementos o cualidadesque, por su naturaleza, no admiten apropiaciónexclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todosigno registrado como marca puede hacersedébil en el mercado de productos o servicios deque se trate. En efecto, si uno de los elementosque integran el signo es de carácter genérico ode uso común, o si evoca una cualidad del pro-ducto o servicio, el signo se hará débil frente aotros que también incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004,marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Ga-ceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de2004,).

En virtud a lo anteriormente expuesto, EL TRI-BUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AN-DINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado co-mo marca, cuando distingue pro-ductos o servicios en el mercado yreúne el requisito de ser suscepti-ble de representación gráfica, deconformidad con lo establecido por

el artículo 134 de la Decisión 486de la Comisión de la ComunidadAndina. Esa aptitud se confirmarási el signo, cuyo registro se solici-ta, no se encuentra comprendidoen ninguna de las causales de irre-gistrabilidad determinadas por losartículos 135 y 136 de la menciona-da Decisión. La distintividad del sig-no presupone su perceptibilidad porcualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren comomarcas los signos que, en el usocomercial, afecten indebidamentelos derechos de terceros, especial-mente cuando sean idénticos o seasemejen a una marca anteriormen-te solicitada para registro o regis-trada para los mismos servicios oproductos, o para productos o ser-vicios respecto de los cuales el usode la marca pueda causar un ries-go de confusión. El Tribunal consi-dera que no es necesario que el sig-no solicitado para registro induzcaa error a los consumidores, sinoque es suficiente la existencia delriesgo de confusión y/o de asocia-ción.

TERCERO: En la comparación del signo solici-tado CONTROLE ADULT PROTEC-TION (mixto) con la marca registra-da CONTROLE (denominativa), elJuez Consultante deberá identificarcuál de los elementos, el denomi-nativo o el gráfico, prevalece y tienemayor influencia en la mente delconsumidor y proceder a su cotejoa fin de determinar el riesgo deconfusión, conforme a los criterioscontenidos en la presente interpre-tación. En el caso de que en unode los signos prevalezca el elemen-to gráfico y en el otro el denomina-tivo o viceversa no habrá, en princi-pio, riesgo de confusión. Si el ele-mento predominante es el deno-minativo, el cotejo entre signos de-berá realizarse de conformidad conlas reglas para la comparación en-tre signos denominativos descritasen la presente providencia.


Conforme a lo anterior, el Juez Con-sultante debe establecer el riesgode confusión que pudiera existir en-tre el signo solicitado CONTROLEADULT PROTECTION (mixto) y lamarca registrada CONTROLEX (de-nominativa) analizando si existen semejanzas suficientes capaces deinducir al público a error, o si resul-tan tan disímiles que pueden coexis-tir en el mercado sin generar perjui-cio a los consumidores y al titular dela marca.

CUARTO: Los signos descriptivos no son re-gistrables cuando refieren a los con-sumidores exclusivamente lo con-cerniente a las propiedades o carac-terísticas de los productos o de losservicios que pretenden amparar,sal-vo que estén acompañados deuno o varios elementos que le pro-porcionen la suficiente distintividad.

Los signos evocativos sugieren cier-tas cualidades, características oefectos en relación al producto o alservicio que buscan distinguir en elmercado transmitiendo a la mentedel consumidor o usuario, una ima-gen o una idea sobre el producto o elservicio que, a través de un esfuer-zo imaginativo y de inteligencia, loshace diferenciar de otros, por lo quecumplen la función distintiva de lamarca y en consecuencia son regis-trables.

QUINTO: En el caso del signo integrado poruna o más palabras en idioma ex-tranjero, si el significado de éstas noforma parte del conocimiento común,corresponde considerarlas como defantasía, por lo que procede el regis-tro del signo. En cambio, si su signi-ficado se ha hecho del conocimientode la mayoría del público consumi-dor o usuario, y se trata de vocablosgenéricos o descriptivos, en relacióncon el producto o servicio que distin-gue, la denominación no será regis-trable.

Si, a juicio de la autoridad nacionalcompetente, el signo en idioma ex-

tranjero se encuentra integrado, en-tre otros vocablos, por una o máspalabras de uso común en el mer-cado del País Miembro, su presen-cia no impedirá el registro de la de-nominación, caso que el conjuntodel signo se halle provisto de otroselementos que lo doten de fuerzadistintiva suficiente. Y puesto que elvocablo de uso común no es apro-piable en exclusiva, el titular de lamarca que lo posea no podrá impe-dir su inclusión en otro signo, nifundamentar en esa única circuns-tancia el riesgo de confusión entrelas denominaciones en conflicto.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas el exa-men de confundibilidad debe ser ob-jeto de un estudio y análisis másprolijo evitando el registro de mar-cas cuya denominación tenga es-trecha similitud, para evitar precisa-mente, que el consumidor soliciteun producto confundiéndose conotro, lo que en determinadas cir-cunstancias pueden causar un dañoirreparable a la salud humana, másaún considerando que en muchosestablecimientos, aún medicamen-tos de delicado uso, son expendidossin receta médica y con el solo con-sejo del farmacéutico de turno.

SÉPTIMO: En el caso de que el signo destina-do a amparar productos farmacéu-ticos pudiera haber sido confeccio-nado con elementos de uso generalrelativos a la propiedad del produc-to, sus principios activos, su usoterapéutico o contenga prefijos osufijos, éstos no serán tomados encuenta para el cotejo; la distintivi-dad debe buscarse en el elementodiferente que integra el signo y en lacondición de signo de fantasía quelogre mostrar el conjunto marcario.

OCTAVO: Todo signo registrado como marcapuede hacerse débil en el mercadode productos o servicios de que setrate. En efecto, si uno de los ele-mentos que integran el signo es decarácter genérico o de uso común,


o si evoca una cualidad del pro-ducto o servicio, el signo se harádébil frente a otros que también in-cluyan uno de tales elementos ocualidades.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con funda-mento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Asimismo, deberádar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante co-pia certificada y sellada de la presente interpre-tación, la que también deberá remitirse a laSecretaría General de la Comunidad Andina aefectos de su publicación en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 094-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b) y 136literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada

por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera. Marca: ANTAÑO (nominativa). Actor: sociedadALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS ANDES LTDA. Proceso interno Nº 2006-0161.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Cartagena de Indias-Colom-bia, a los seis días del mes de septiembre delaño dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, relativa a losartículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literalesa) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, dentro del proceso internoNº 2006-0161;

El auto de 20 de julio de 2010, mediante el cualeste Tribunal decidió admitir a trámite la referi-

da solicitud de interpretación prejudicial por cum-plir con los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto; y,



Demandante: sociedad ALIMENTOS Y BEBI-DAS DE LOS ANDES LTDA.


Terceros interesados: sociedad HISPANOAMÉ-RICA LTDA.

Leonor Perdomo PerdomoPRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO







b) Hechos.

1. El 20 de enero de 2004, la sociedad HISPA-NOAMÉRICA LTDA. solicitó, ante la Divisiónde Signos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio, el registro comomarca del signo ANTAÑO (nominativo), paradistinguir productos comprendidos en la Cla-se 33 de la Clasificación Internacional deNiza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de la Propiedad Industrial Nº 537 de27 de febrero de 2004. Contra dicha solicitud,la sociedad ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOSANDES LTDA., presentó oposición sobre labase de sus marcas DE ANTAÑO (mixta)registradas para distinguir productos de lasClases 29 y 30 de la Clasificación Internacio-nal de Niza.

3. Por Resolución Nº 24846 de 30 de septiem-bre de 2004, la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comer-cio, declaró infundada la oposición presenta-da y concedió el registro como marca delsigno solicitado. Contra dicha Resolución lasociedad ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOSANDES LTDA. interpuso recurso de reposi-ción y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por lamisma División de Signos Distintivos, que porResolución Nº 05765 de 17 de marzo de2005, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por elSuperintendente Delegado para la PropiedadIndustrial de la Superintendencia de Industriay Comercio, quien mediante Resolución Nº34261 de 21 de diciembre de 2005, confirmó,también, la decisión contenida en la Resolu-ción Nº 24846. De esta manera quedó agota-da la vía gubernativa.


La sociedad ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOSANDES LTDA. en su escrito de demanda pre-sentó los siguientes argumentos:

1. Con la emisión de las Resoluciones impug-nadas se violó el artículo 134 de la Decisión486 ya que el signo solicitado “no cumple conel requisito indispensable que señala este

artículo como es la DISTINTIVIDAD (…)” yhaciendo una comparación entre las marcas“las mismas son idénticas causando de estaforma confusión a los consumidores (…)”.

2. Al referirse a los productos dice que éstos“se expenden en los mismos establecimien-tos de comercio, incluyendo tiendas de ba-rrios y almacenes de cadena (…)”, por lo que“teniendo en cuenta que la marca DE ANTA-ÑO es una marca posicionada en el mercadoy sus productos son conocidos por su exce-lencia (…) es lógico pensar que al pasar porlos licores y ver la marca ANTAÑO, los con-sumidores piensen que se trata de los mis-mos fabricantes, o dueños, ocasionando deesta forma una grave confusión por parte delos consumidores, que es precisamente loque se debe evitar”.

3. Que el signo solicitado es una copia del signoregistrado y que se le agregó “simplemente elfonema ‘DE’ (…) lo cual puede ocasionarconfusión por parte de los consumidores”.

4. Se violó también el artículo 136 literal a) de laDecisión 486 ya que la Superintendencia “de-terminó equivocadamente que la marca AN-TAÑO, Clase 33 no estaba comprendida en lacausal de irregistrabilidad establecida (…)”.

5. Recalca que “Las expresiones son idénticas,por lo cual las personas fácilmente las con-fundirían entre sí (…)” y que “los productosque se distinguen con estas marcas se ex-penden en los mismos establecimientos (…)”por lo que los signos en conflicto no puedencoexistir en el mercado.

6. La sociedad HISPANOAMÉRICA LTDA. quesolicitó el registro del signo ANTAÑO “seestá aprovechando del buen nombre que tie-ne mi Representada, y de la tradición de susproductos (…)”.



1. Con la emisión de las Resoluciones impug-nadas “no se ha incurrido en violación delartículo (sic) 134, 135 literal b) y el 136 literala) y (sic) de la Decisión 486 (…)”.


2. “Efectuado el examen conjuntual de las mar-cas enfrentadas ‘ANTAÑO’, clase 33 frente ala marca anteriormente registrada ‘DE ANTA-ÑO’ clase 30, la coexistencia de éstas, sibien comparten la expresión ‘ANTAÑO’ noconllevan al público a error, pues si biencomparten una de sus expresiones, se tieneque pueden coexistir en el mercado habidacuenta que distinguen productos comprendi-dos en distintas clases de la nomenclaturavigente, no conllevando al público consumi-dor a error sobre el origen y procedencia delproducto”.

3. El signo solicitado “tiene la suficiente fuerzadistintiva, por cuanto al efectuar el examenen conjunto de los signos comparados setiene que, ambas expresiones se hacen sufi-cientemente distintivas entre sí y en conse-cuencia no pueden llevar al público consumi-dor a confusión, ni sobre el producto mismo,ni sobre su procedencia empresarial”.

4. En vista a que los signos en conflicto al iden-tificar productos de distintas clases “no pue-de predicarse una potencial posibilidad deconfusión por parte de los consumidores deunos y otros y del mercado en general”, yaque entre ellos no existe conexión competi-tiva.

e) Terceros interesados.

La sociedad HISPANOAMÉRICA LTDA. tercerointeresado en el proceso, contesta la demanda,señalando:

1. Que no hay lugar a confusión entre los signosen conflicto ya que “Los productos alimenti-cios tienen un canal de comercialización muydiferente de los licores, así ambos sean deconsumo humano (…)” pues los licores de-ben cumplir con requisitos especiales parasu comercialización. Por lo tanto, los signosen conflicto son “diferenciables e imposiblesde confundir (…)”.

2. Que, la sociedad ALIMENTOS Y BEBIDASDE LOS ANDES LTDA., dejó de existir el 10de octubre de 2006 y que “nunca tuvo dentrode su objeto social (…) la posibilidad decomercializar, importar, exportar, producir li-cores, en consecuencia los derechos quepretende hacer valer no tendrían sustento en

razón a que ni siquiera eran contempladosdentro de su desarrollo o futuro desarrollodentro del objeto social”.

3. Por lo anterior “qué razón habría de impedirque otros terceros que comercializan produc-tos muy diferentes de los de ellos, en virtuddel principio de la especialidad protejan susintereses registrando la marca, para ejercerlos derechos que implica su registro y enparticular la exclusividad del signo para losproductos incluidos”.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos134, 135 literales a) y b) y 136 literales a) y f) dela Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina cuya interpretación ha sido solicitada,forman parte del ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, conforme lo dispone el lite-ral c) del artículo 1 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que lasolicitud provenga de un Juez Nacional tambiéncon competencia para actuar como Juez Comu-nitario, como lo es, en este caso, el TribunalConsultante, en tanto resulten pertinentes parala resolución del proceso, conforme a lo esta-blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina (codificado mediante la Decisión 472),en concordancia con lo previsto en los artículos2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificadomediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registrocomo marca del signo ANTAÑO (nominativo) fueel 20 de enero de 2004, en vigencia de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andi-na, los hechos controvertidos y las normas apli-cables al caso concreto se encuentran dentrode la citada normativa, por lo que, de acuerdo alo expresamente solicitado por el consultantese interpretarán los artículos 134 literal a), 135literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión486; y, conforme a lo facultado por la normacomunitaria, no se interpretará el literal f) delartículo 136 de la misma Decisión por no seraplicable al caso concreto; y,




“(…)




(…)


a) no puedan constituir marca conforme alprimer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)



(…)”.


El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala: “(…) constituirá marca cual-quier signo que sea apto para distinguir produc-

tos o servicios en el mercado. Podrán registrar-se como marcas los signos susceptibles derepresentación gráfica. La naturaleza del pro-ducto o servicio al cual se ha de aplicar unamarca en ningún caso será obstáculo para suregistro (…)”. Este artículo tiene un triple conte-nido, da un concepto de marca, indica los requi-sitos que debe reunir un signo para ser registra-do como marca y hace una enumeración ejem-plificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la De-cisión 486 se define la marca como un bien in-material constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imáge-nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo-nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-cudos, sonidos, olores, letras, números, colordeterminado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indivi-dual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio. Esteartículo hace una enumeración enunciativa delos signos que pueden constituir marcas, por loque el Tribunal dice que “Esta enumeración cu-bre los signos denominativos, gráficos y mixtos,pero también los tridimensionales, así como lossonoros y olfativos, lo que revela el propósito deextender el alcance de la noción de marca”.(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C.Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca:“UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en esta de-finición toda vez que, un signo para que puedaser captado y apreciado es necesario que pasea ser una impresión material identificable a finde que, al ser aprehendido por medios sensoria-les y asimilado por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios. Sobre laperceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice:“(…) es un acierto del artículo 134 no exigirexpresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’,porque ya está implícito en el propio conceptode marca como bien inmaterial en el principal desus requisitos que es la aptitud distintiva” (Ote-ro Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas


en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena(sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p.132).




En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la “suficiente” distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, deconformidad con el literal a) del artículo 135 dela Decisión 486 se exige que “(…) el signo de-berá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y seleccio-ne, sin riesgo de confusión y/o de asociación entorno a su origen empresarial o a su calidad (…)esta exigencia se expresa también a través dela prohibición contemplada en el artículo 135,literal b, de la Decisión en referencia, según lacual no podrán registrarse como marcas los sig-nos que carezcan de distintividad”. (Proceso205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333,del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNABOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-seca”, la primera se refiere a la aptitud indivi-dualizadora del signo, mientras que la segunda

se refiere a su no confundibilidad con otrossignos.


En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si el signo ANTAÑO(nominativo) cumple con los requisitos del artí-culo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, y si no se encuentra incur-so dentro de las causales de irregistrabilidadprevistas en los artículos 135 y 136 de la referi-da Decisión.

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes irregistrable si carece de los requisitos dedistintividad, susceptibilidad de representacióngráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causar de nulidad absolutaen el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-seca”, como ya se indicó.

2. Clases de signos. Comparación entre sig-nos denominativos y mixtos.

Se abordará el tema de los signos denominativosy mixtos y su comparación, en vista de que elsigno solicitado ANTAÑO es nominativo y lasmarcas sobre la base de las cuales se presentala oposición DE ANTAÑO, son mixtas.


Los signos denominativos llamados también no-minales o verbales, utilizan expresiones acústi-cas o fonéticas, formados por una o varias le-tras, palabras o números, individual o conjunta-mente estructurados, que integran un conjuntoo un todo pronunciable y que pueden o no tenersignificado conceptual. Este tipo de signos se


subdividen en: sugestivos que son los que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por el signo; y arbitrarios que no manifies-tan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que sonaquellos que se componen de dos o más pala-bras. Al respecto, el Tribunal ha establecidoque: “No existe prohibición alguna para que lossignos a registrarse adopten, entre otros, cual-quiera de estas formas: se compongan de unapalabra compuesta, o de dos o más palabras,con o sin significación conceptual, con o sin elacompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Signos mixtos.

Los signos mixtos se componen de un elemen-to denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos al ser aprecia-dos en su conjunto produce en el consumidoruna idea sobre el signo que le permite diferen-ciarlo de los demás existentes en el mercado.Sin embargo al efectuar el cotejo de estos sig-nos se debe identificar cuál de estos elementosprevalece y tiene mayor influencia en la mentedel consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marcamixta es una unidad, en la cual se ha solicitadoel registro del elemento nominativo como elgráfico, como uno solo. Cuando se otorga elregistro de la marca mixta se la protege en suintegridad y no a sus elementos por separado”.(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C.Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño indus-trial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos denominativos ymixtos.

Cuando el Juez Consultante, realice el examende registrabilidad entre signos denominativos ymixtos, deberá identificar cuál de los elemen-tos, el denominativo o el gráfico prevalece ytiene mayor influencia en la mente del consumi-dor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina seha inclinado a considerar que, en general, elelemento denominativo de la marca mixta suele

ser el más característico o determinante, te-niendo en cuenta la fuerza expresiva propia delas palabras, las que por definición son pro-nunciables, lo que no obsta para que en algunoscasos se le reconozca prioridad al elementográfico, teniendo en cuenta su tamaño, color ycolocación, que en un momento dado puedenser definitivos. El elemento gráfico suele ser demayor importancia cuando es figurativo o evo-cador de conceptos, que cuando consiste sim-plemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).En el caso de que en uno de los signos preva-lezca el elemento gráfico y en el otro el denomi-nativo o viceversa, en principio, no habrá riesgode confusión. Caso contrario deberá procederseal cotejo entre signos denominativos.

En el caso de realizarse el cotejo entre un signodenominativo y un signo mixto registrado o soli-citado con anterioridad se debe identificar cuálde estos elementos prevalece y tiene mayorinfluencia en la mente del consumidor, si eldenominativo o el gráfico. A fin de llegar a taldeterminación, “en el análisis de una marcamixta hay que fijar cuál es la dimensión máscaracterística que determina la impresión gene-ral que (…) suscita en el consumidor (…) de-biendo el examinador esforzarse por encontraresa dimensión, la que con mayor fuerza y pro-fundidad penetra en la mente del consumidor yque, por lo mismo, determina la impresión gene-ral que el signo mixto va a suscitar en losconsumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fun-damentos de Derecho de Marcas”, EditorialMontecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Sien el signo mixto prevalece la parte gráfica, enprincipio, no existirá riesgo de confusión.

Si el elemento preponderante del signo mixto esel denominativo, se deberá hacer el cotejo deconformidad con los parámetros para la compa-ración entre signos denominativos. A saber:

En la comparación entre signos denominativos,el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernán-dez Novoa, ha manifestado que los signos de-ben ser observados en conjunto y con la totali-dad de los elementos que lo integran, sin des-componer su unidad fonética y gráfica, teniendoen cuenta la totalidad de las sílabas y letras queforman los vocablos de las marcas en pugna,sin perjuicio de destacar aquellos elementosdotados de especial eficacia diferenciadora,atribuyendo menos valor a los que ofrezcan dis-


minuyan dicha función. Para realizar esta labor,se considera que el Juez Consultante deberátener presente que:





El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión,siempre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-cas denominativas, el examinador deberá so-meterlas a las reglas para la comparación mar-caria, y prestará especial atención al criterioque señala que a los signos se les observará através de una visión de conjunto, sin fraccionarsus elementos.


El Tribunal procede a interpretar el presentetema en virtud de que en el proceso interno se

debate el hecho de que si existe riesgo de con-fusión entre el signo solicitado ANTAÑO (nomi-nativo) y las marcas registradas DE ANTAÑO(mixtas).

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. En efecto,conforme a lo previsto en el literal a) del referidoartículo 136, no son registrables como marcaslos signos que, en el uso comercial, afectenindebidamente los derechos de terceros, espe-cialmente cuando sean idénticos o se asemejena una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada para los mismos servicios oproductos, o para productos o servicios respec-to de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión y/o de asocia-ción.





En este sentido, el Tribunal considera que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusióny/o de asociación, tanto con relación al signocomo respecto a los productos o servicios queamparan, para que se configure la irregistrabili-


dad, de donde resulta que el hecho de que lossignos en cuestión amparen productos o servi-cios que pertenezcan a diferentes clases, nogarantiza por sí la ausencia de riesgo de confu-sión y/o asociación, toda vez que dentro de losproductos o servicios contemplados en diferen-tes clases puede darse conexión competitiva yen consecuencia, producir riesgo de confusióny/o de asociación y como tal constituirse encausal de irregistrabilidad.




Con base a jurisprudencia emitida por este Tri-bunal, los supuestos que pueden dar lugar alriesgo de confusión entre varios signos y entrelos productos o servicios que cada una de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-janza entre los productos o servicios; (iii) osemejanza entre los signos e identidad entre

los productos y servicios; (iv) o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos.


El Tribunal observa que la determinación delriesgo de confusión y/o de asociación corres-ponde a una decisión del funcionario administra-tivo o, en su caso, del juzgador, con base aprincipios y reglas que la doctrina y la jurispru-dencia han sugerido a los efectos de precisar elgrado de confundibilidad, la que va del extremode identidad al de semejanza.


Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribu-nal, también, ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en donde jue-ga un papel determinante, la percepción sonoraque pueda tener el consumidor respecto de ladenominación aunque en algunos casos vistasdesde una perspectiva gráfica sean diferentes,auditivamente la idea es de la misma denomina-ción o marca. El tercer y último criterio, es laconfusión ideológica, que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo re-ferencia al Proceso 13-IP-97, publicado en laG.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, mar-ca: DERMALEX).




La similitud fonética se da entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces oterminaciones. Sin embargo, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, puesla percepción por los consumidores de las le-tras que integran los signos, al ser pronuncia-das, variará según su estructura gráfica y foné-tica.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.








4. Conexión competitiva.

En vista de que el signo ANTAÑO (nominativo)fue solicitado para distinguir, bebidas alcohóli-cas, productos comprendidos en la Clase 33 yque las marcas sobre la base de las cuales sepresentó la oposición DE ANTAÑO (mixtas) es-tán registradas para distinguir, alimentos, pro-ductos comprendidos en las Clases 29 y 30,corresponde analizar el tema de la conexióncompetitiva.

Además de los criterios referidos a la compara-ción entre signos, es necesario tener en cuentalos productos o servicios que distinguen dichossignos a efectos de establecer la posible co-nexión competitiva y en su caso aplicar loscriterios relacionados con la misma. En el pre-sente caso, al referirse los signos en cuestión aproductos de la misma Clase, el consultantedeberá analizar si se trata en efecto de un casode conexión competitiva.


Con relación a las consideraciones relativas a laconexión competitiva entre productos o servi-cios, la orientación jurisprudencial de este Tri-bunal, con base en la doctrina, señala algunaspautas o criterios que pueden conducir a esta-blecer o fijar la similitud o la conexión competiti-va entre los productos o servicios, que se sinte-tizan: (i) La inclusión de los productos o servi-cios en una misma clase del nomenclátor;(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismosmedios de publicidad; (iv) Relación o vincula-ción entre los productos o servicios; (v) Usoconjunto o complementario de productos o ser-vicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismogénero de los productos o servicios; (viii) Mis-ma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los pro-ductos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe consi-derar que, si bien el derecho que se constituyecon el registro de un signo como marca, porvirtud de la regla de la especialidad, en principiocubre únicamente los productos o serviciosidentificados en la solicitud y ubicados en unade las clases de la Clasificación Internacionalde Niza, la pertenencia de dos productos o ser-vicios a una misma clase no prueba que seansemejantes, así como su pertenencia a distin-tas clases tampoco prueba que sean diferen-tes.

También debe tomar en cuenta la intercam-biabilidad, en el sentido de que los consumido-res estimen que los productos o servicios sonsustituibles entre sí para las mismas finalida-des, y la complementariedad, relativa al hechode que los consumidores juzguen que los pro-ductos o servicios deben utilizarse en conjunto,o que el uso de uno de ellos presupone el delotro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo, debe analizar si la conexión compe-titiva podría surgir en el ámbito de los canalesde comercialización o distribución de los pro-ductos o servicios, provenientes de la identidado similitud en la utilización de medios de difu-sión o publicidad. En tal sentido, si ambos pro-ductos o servicios se difunden a través de losmedios generales de publicidad (radio, televi-sión o prensa), cabe presumir que la conexiónentre ellos será mayor, mientras que si la difu-sión se realiza a través de revistas especializa-das, comunicación directa, boletines o mensa-jes telefónicos, es de presumir que la conexiónserá menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de identificar, diferenciar y seleccio-nar el producto o servicio. A juicio del Tribunal,“el consumidor al que debe tenerse en cuentapara establecer el posible riesgo de confusión y/o de asociación entre dos marcas, es el llama-do ‘consumidor medio’ o sea el consumidorcomún y corriente de determinada clase de pro-ductos, en quien debe suponerse un conoci-miento y una capacidad de percepción corrien-tes (...)”. (Proceso 09-IP-94, publicado en aG.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, mar-ca: DIDA). Como se dijo supra, el consultantedeberá aplicar lo relacionado con productos alos servicios.

En consecuencia, el consultante deberá teneren cuenta en el presente caso que, de acuerdoa lo previsto en el artículo 136 literal a) de laDecisión 486, se encuentra prohibido el registrodel signo cuyo uso pueda inducir al público aerror si, además de ser idéntico o semejante auna marca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero o a un nombrecomercial protegido, tiene por objeto un produc-to o servicio semejante al amparado por el signoen referencia, sea que dichos productos o servi-cios pertenezcan a la misma clase del nomen-clátor o a clases distintas que lleven a que seasocie el producto o servicio a un origen empre-sarial común.



CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar siel signo ANTAÑO (nominativo), cumple con losrequisitos de registrabilidad establecidos en elartículo 134 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina y si no se encuentraincurso dentro de las causales de irregistrabilidadprevistas en los artículos 135 y 136 de la mismaDecisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad deun signo, se debe tener en cuenta la totalidadde los elementos que lo integran y, al tratarsede un signo nominativo, comparado con signosmixtos, es necesario conservar la unidad gráficay fonética del mismo, sin ser posible descom-


ponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen deregistrabilidad del signo, se debe identificar cuálde sus elementos prevalece y tiene mayor in-fluencia en la mente del consumidor, si eldenominativo o el gráfico y proceder en conse-cuencia.

Si el elemento preponderante de los signos mix-tos es el denominativo, se deberá hacer el cote-jo de conformidad con los parámetros para lacomparación entre signos denominativos. Si elelemento predominante de los signos mixtos esla parte gráfica, en principio, no habrá riesgo deconfusión.


CUARTO: Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador determinar el riesgo deconfusión y/o de asociación con base a princi-pios y reglas elaborados por la doctrina y lajurisprudencia señalados en la presente inter-pretación prejudicial y que se refieren básica-mente a la identidad o a la semejanza quepudieran existir entre los signos y entre losproductos.

QUINTO: Además de los criterios sobre la com-paración entre signos, es necesario tener encuenta los criterios relacionados con la conexióncompetitiva entre los productos o servicios. En

el presente caso, al referirse los signos en cues-tión a productos comprendidos en diferente Cla-se, el consultante deberá analizar si se trata enefecto de un caso de conexión competitiva, conbase en los criterios señalados en la presenteinterpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2006-0161, deconformidad con lo dispuesto por el artículo 35del Tratado de Creación del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina, así como dar cumpli-miento a lo previsto en el artículo 128, párrafotercero, del Estatuto del Tribunal.










PROCESO 096-IP-2010

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 135 literales e) yf), 136 literales a) y h), 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado dela República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera. Marca: SUAVESPONGE (nominativa). Actor: sociedad PAPELES

NACIONALES S.A. Proceso interno Nº 2002-0391.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Cartagena de Indias-Colom-bia, a los seis días del mes de septiembre delaño dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, dentro del pro-ceso interno Nº 2002-0391;




Demandante: sociedad PAPELES NACIONA-LES S.A.


Terceros interesados: sociedad PRODUCTOSFAMILIA S.A. y sociedad KIMBERLY COLPAPELS.A.

b) Hechos.

1. El 24 de abril de 2001, la sociedad PRODUC-TOS FAMILIA S.A. solicitó, ante la Divisiónde Signos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio, el registro comomarca del signo SUAVESPONGE (nominati-vo), para distinguir productos comprendidosen la Clase 16 de la Clasificación Internacio-nal de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de la Propiedad Industrial Nº 504 de29 de mayo de 2001. Contra dicha solicitud,presentaron oposición la sociedad PAPELESNACIONALES S.A., sobre la base de susmarcas SUAVE (nominativa), SUAVE (mix-ta) y SUAVE ULTRASOFT registradas a sufavor para distinguir productos de la Clase 16y la sociedad KIMBERLY COLPAPEL S.A.manifestando que el signo solicitado pararegistro es genérico.

3. Por Resolución Nº 38229 de 26 de noviembrede 2001, la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,declaró infundadas las oposiciones presenta-das y concedió el registro como marca delsigno solicitado. Contra dicha Resolución lassociedades PAPELES NACIONALES S.A. yKIMBERLY COLPAPEL S.A. interpusieronrecursos de reposición y en subsidio de ape-lación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por lamisma División de Signos Distintivos, que porResolución Nº 02562 de 30 de enero de 2002,confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por elSuperintendente Delegado para la PropiedadIndustrial de la Superintendencia de Industriay Comercio, quien mediante Resolución Nº13879 de 30 de abril de 2002, confirmó, tam-bién, la decisión contenida en la ResoluciónNº 38229. De esta manera quedó agotada lavía gubernativa.


La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. ensu escrito de demanda presentó los siguientesargumentos:

1. Con la emisión de las Resoluciones impug-nadas se violó el artículo 134 de la Decisión


486 ya que el signo solicitado “NO cumplecon el requisito de distintividad extrínseca,debido a que al destacar en el mismo laexpresión ‘SUAVE’ (…) se hace confundiblecon los signos distintivos de la sociedad PA-PELES NACIONALES S.A., lo cual puedetraer confusión en el mercado en cuanto a losproductos distinguidos con la marcaSUAVESPONGE y las marcas de la socie-dad PAPELES NACIONALES S.A.”.

2. Entre los signos en conflicto también se pro-duce un riesgo de confusión indirecta ya queel consumidor “puede creer que dicho pro-ducto tiene el mismo origen empresarial quelas marcas ya enunciadas de la sociedadPAPELES NACIONALES S.A.”.

3. También se violó el artículo 136 literal a) de laDecisión 486 en virtud a que “comparadas ensu conjunto las marcas enunciadas presen-tan más similitudes que diferencias lo quepuede llevar a que el público consumidor seconfunda”.

4. Desde el punto de vista ortográfico, fonético yvisual existen similitudes entre los signos enconflicto que podrían llevar a confusión alpúblico consumidor.

5. Se violó el artículo 136 literal h) de la mismaDecisión 486 en vista a que el signo solicita-do “constituye tanto una imitación como unareproducción parcial (…) de signos distintivosnotoriamente conocidos, como sucede conlas marcas ‘SUAVE’, SUAVE’ (Mixta) y ‘SUAVEULTRASOFT’ (…)”. Finalmente, agrega quela notoriedad de sus marcas ya fue debida-mente probada.



1. Con la emisión de las Resoluciones impug-nadas “no se ha incurrido en violación de lasnormas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

2. “Del estudio de confundibilidad de las mar-cas en debate teniendo en cuenta la visión deconjunto y de manera sucesiva la totalidadde los elementos que las integran, no se pre-sentan similitudes gráficas, ortográficas, fo-

néticas y conceptuales que las hagan con-fundibles entre sí, pues si bien compartenalgunas letras de las que se conforman, estacoincidencia no es determinante para efectosde establecer la irregistrabilidad del signosolicitada (sic), habida cuenta que ésta po-see elementos que le otorgan la suficientedistintividad y que la hacen diferente frente alas marcas registradas las que hacen que alpronunciarse y transcribirse generan una im-presión diferente en el consumidor quien noestaría en riesgo de confusión o error, puesno tendría dificultad para diferenciar una mar-ca de otras y su origen empresarial”.

3. Además, que los signos en conflicto utilizan“composiciones gramaticales diversas y con-ceptos diferentes en razón a que ‘SUAVE’tiene un significado conceptual relativo a ‘de-licado’, en tanto que la marca ‘SUAVESPON-GE’ es una expresión de fantasía sin signifi-cado propio.

4. “Aún en el evento en que hubiera demostradola alegada notoriedad de la marca ‘SUAVE’clase 16 cuyo titular es la parte demandante,no hubiera obstaculizado el registro de lamarca ‘SUAVESPONGE’ a favor de la socie-dad Productos Familia S.A., dado que noconllevarían al público consumidor a error”.

e) Terceros interesados.

Las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. yKIMBERLY COLPAPEL S.A., terceros interesa-dos, no contestaron la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, las normas alegadas en el proceso formanparte del ordenamiento jurídico de la Comuni-dad Andina, conforme lo dispone el literal c) delartículo 1 del Tratado de Creación del Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para inter-pretar por vía prejudicial las normas que confor-man el ordenamiento jurídico comunitario, conel fin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros, siempre quela solicitud provenga de un Juez Nacional tam-bién con competencia para actuar como JuezComunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-nal Consultante, en tanto resulten pertinentes


para la resolución del proceso, conforme a loestablecido por el artículo 32 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina (codificado mediante la Decisión472), en concordancia con lo previsto en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal(codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registrocomo marca del signo SUAVESPONGE (nomi-nativo) fue el 24 de abril de 2001, en vigencia dela Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, los hechos controvertidos y las normasaplicables al caso concreto se encuentran den-tro de la citada normativa, por lo que, de acuer-do a lo facultado por la norma comunitaria seinterpretarán de oficio los artículos 134 literal a),135 literales e) y f), 136 literales a) y h), 224 y228 de la Decisión 486; y,



“(…)




(…)


(…)

e) consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográfi-ca, la época de producción u otros datos,características o informaciones de los pro-

ductos o de los servicios para los cualesha de usarse dicho signo o indicación,incluidas las expresiones laudatorias refe-ridas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo oindicación que sea el nombre genérico otécnico del producto o servicio de que setrate;

(…)



(…)

h) constituyan una reproducción, imitación,traducción, transliteración o transcripción,total o parcial, de un signo distintivo noto-riamente conocido cuyo titular sea un ter-cero, cualesquiera que sean los productoso servicios a los que se aplique el signo,cuando su uso fuese susceptible de cau-sar un riesgo de confusión o de asociacióncon ese tercero o con sus productos oservicios; un aprovechamiento injusto delprestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial opublicitario.

(…)

Artículo 224.- Se entiende por signo distinti-vo notoriamente conocido el que fuese reco-nocido como tal en cualquier País Miembropor el sector pertinente, independientementede la manera o el medio por el cual se hubie-se hecho conocido.

(…)

Artículo 228.- Para determinar la notoriedadde un signo distintivo, se tomará en conside-ración entre otros, los siguientes factores:


a) el grado de su conocimiento entre los miem-bros del sector pertinente dentro de cual-quier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada parapromoverlo, o para promover el estableci-miento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembroen el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adqui-rida del signo;

g) el valor contable del signo como activoempresarial;

h) el volumen de pedidos de personas intere-sadas en obtener una franquicia o licenciadel signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional;o,

k) la existencia y antigüedad de cualquierregistro o solicitud de registro del signodistintivo en el País Miembro o en el ex-tranjero.

(…)”.


El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala: “(…) constituirá marca cual-

quier signo que sea apto para distinguir produc-tos o servicios en el mercado. Podrán registrar-se como marcas los signos susceptibles derepresentación gráfica. La naturaleza del pro-ducto o servicio al cual se ha de aplicar unamarca en ningún caso será obstáculo para suregistro (…)”. Este artículo tiene un triple conte-nido, da un concepto de marca, indica los requi-sitos que debe reunir un signo para ser registra-do como marca y hace una enumeraciónejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la De-cisión 486 se define la marca como un bien in-material constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imá-genes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,monogramas, retratos, etiquetas, emblemas,escudos, sonidos, olores, letras, números, co-lor determinado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indivi-dual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio. Esteartículo hace una enumeración enunciativa delos signos que pueden constituir marcas, por loque el Tribunal dice que “Esta enumeración cu-bre los signos denominativos, gráficos y mixtos,pero también los tridimensionales, así como lossonoros y olfativos, lo que revela el propósito deextender el alcance de la noción de marca”.(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C.Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca:“UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en esta de-finición toda vez que, un signo para que puedaser captado y apreciado es necesario que pasea ser una impresión material identificable a finde que, al ser aprehendido por medios sensoria-les y asimilado por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios. Sobre laperceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice:“(…) es un acierto del artículo 134 no exigirexpresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’,porque ya está implícito en el propio conceptode marca como bien inmaterial en el principal desus requisitos que es la aptitud distintiva” (Ote-


ro Lastres, José Manuel, Régimen de Marcasen la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena(sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p.132).




En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la “suficiente” distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, deconformidad con el literal a) del artículo 135 dela Decisión 486 se exige que “(…) el signo debe-rá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y seleccio-ne, sin riesgo de confusión y/o de asociación entorno a su origen empresarial o a su calidad (…)esta exigencia se expresa también a través dela prohibición contemplada en el artículo 135,literal b, de la Decisión en referencia, según lacual no podrán registrarse como marcas lossignos que carezcan de distintividad”. (Proceso205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333,del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNABOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-

seca”, la primera se refiere a la aptitud indivi-dualizadora del signo, mientras que la segundase refiere a su no confundibilidad con otros sig-nos.


En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si el signo SUAVES-PONGE (nominativo) cumple con los requisitosdel artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, y si no se en-cuentra incursa dentro de las causales de irre-gistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136de la referida Decisión.

2. Clases de signos. Comparación entre sig-nos denominativos y comparación entresignos denominativos y mixtos.

Se abordará el tema de los signos denomina-tivos y mixtos y su comparación, en vista deque el signo solicitado SUAVESPONGE es no-minativo y las marcas sobre la base de lascuales se presenta la oposición SUAVE es no-minativa y SUAVE y SUAVE ULTRASOFT sonmixtas.


Los signos denominativos llamados también no-minales o verbales, utilizan expresiones acústi-cas o fonéticas, formados por una o varias le-tras, palabras o números, individual o conjunta-mente estructurados, que integran un conjuntoo un todo pronunciable y que pueden o no tenersignificado conceptual. Este tipo de signos sesubdividen en: sugestivos que son los que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por el signo; y arbitrarios que no manifies-tan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que son aque-llos que se componen de dos o más palabras.


Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “Noexiste prohibición alguna para que los signos aregistrarse adopten, entre otros, cualquiera deestas formas: se compongan de una palabracompuesta, o de dos o más palabras, con o sinsignificación conceptual, con o sin el acompa-ñamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Signos mixtos.

Los signos mixtos se componen de un elemen-to denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos al ser aprecia-dos en su conjunto produce en el consumidoruna idea sobre el signo que le permite diferen-ciarlo de los demás existentes en el mercado.Sin embargo al efectuar el cotejo de estos sig-nos se debe identificar cuál de estos elementosprevalece y tiene mayor influencia en la mentedel consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marcamixta es una unidad, en la cual se ha solicitadoel registro del elemento nominativo como el grá-fico, como uno solo. Cuando se otorga el regis-tro de la marca mixta se la protege en su integri-dad y no a sus elementos por separado”. (Pro-ceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial:BURBUJA videos 2000).


En la comparación entre signos denominativosel Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernán-dez Novoa, ha manifestado que los signos de-ben ser observados en conjunto y con la totali-dad de los elementos que lo integran, sin des-componer su unidad fonética y gráfica, tenien-do en cuenta la totalidad de las sílabas y letrasque forman los vocablos de las marcas en pug-na, sin perjuicio de destacar aquellos elemen-tos dotados de especial eficacia diferenciadora,atribuyendo menos valor a los que ofrezcan dis-minuyan dicha función. Para realizar esta labor,se considera que el Juez Consultante deberátener presente que:





El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión, siem-pre en el entendido de que los productos a cu-brirse sean los mismos. Al cotejar dos marcasdenominativas, el examinador deberá someter-las a las reglas para la comparación marcaria, yprestará especial atención al criterio que señalaque a los signos se les observará a través deuna visión de conjunto, sin fraccionar sus ele-mentos.

Comparación entre signos denominativos ymixtos.

Cuando el Juez Consultante, realice el examende registrabilidad entre signos denominativos ymixtos, deberá identificar cuál de los elemen-tos, el denominativo o el gráfico prevalece ytiene mayor influencia en la mente del consumi-dor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina seha inclinado a considerar que, en general, elelemento denominativo de la marca mixta sueleser el más característico o determinante, te-niendo en cuenta la fuerza expresiva propia delas palabras, las que por definición son pro-nunciables, lo que no obsta para que en algunoscasos se le reconozca prioridad al elementográfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y


colocación, que en un momento dado puedenser definitivos. El elemento gráfico suele ser demayor importancia cuando es figurativo o evoca-dor de conceptos, que cuando consiste simple-mente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 defebrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En elcaso de que en uno de los signos prevalezca elelemento gráfico y en el otro el denominativo oviceversa, en principio, no habrá riesgo de con-fusión. Caso contrario deberá procederse al co-tejo entre signos denominativos.

En el caso de realizarse el cotejo entre un signodenominativo y un signo mixto registrado o soli-citado con anterioridad se debe identificar cuálde estos elementos prevalece y tiene mayorinfluencia en la mente del consumidor, si el de-nominativo o el gráfico. A fin de llegar a taldeterminación, “en el análisis de una marcamixta hay que fijar cuál es la dimensión máscaracterística que determina la impresión gene-ral que (…) suscita en el consumidor (…) de-biendo el examinador esforzarse por encontraresa dimensión, la que con mayor fuerza y pro-fundidad penetra en la mente del consumidor yque, por lo mismo, determina la impresión gene-ral que el signo mixto va a suscitar en losconsumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fun-damentos de Derecho de Marcas”, EditorialMontecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Si el elemento preponderante del signo mixto esel denominativo, se deberá hacer el cotejo deconformidad con los parámetros para la compa-ración entre signos denominativos, arriba des-critos.

3. Signos genéricos. Signos descriptivos. Sig-nos evocativos. Marca débil.

En vista de que en el proceso interno las partesdebaten si el signo solicitado SUAVESPONGE(denominativo) constituye un signo genérico,descriptivo y evocativo de los productos quedistingue, o si está formado por palabras conestas características, el Tribunal considera opor-tuno referirse a estos temas.

Signos genéricos. El Tribunal, al referirse alsigno genérico, o al signo conformado por pala-bras o partículas genéricas, ha sostenido que ladimensión genérica de un signo debe apreciarseen concreto, “según el criterio de los consumi-dores y la relación del signo con el producto que

pretende distinguir, considerando las caracte-rísticas de éste y el nomenclátor de que hagaparte”, teniendo presente que una o varias pala-bras podrán ser genéricas en relación con untipo de productos o servicios, pero no en rela-ción con otros. Además, “la dimensión genéricade tales palabras puede desaparecer si, al ha-cerse parte de un conjunto, adquieren significa-do propio y fuerza distintiva suficiente para serregistradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003,publicado en la G.O.A.C. 917 de 10 de abril de2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOSDE CONCRETO TUBESA S.A.).

Al respecto, el Tribunal ha expresado, “(...) parafijar la genericidad de los signos es necesariopreguntarse ¿Qué es?, frente al producto o ser-vicio de que se trata”, por cuanto si la respuestaemerge exclusivamente de la denominación ge-nérica, ésta no será lo suficientemente distinti-va en relación a dicho producto o servicio, nopudiendo, por tanto, ser registrada como marca.(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C.N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER).

Al momento de realizar el correspondiente exa-men de registrabilidad no deben tomarse encuenta los elementos genéricos, a efectos dedeterminar si existe confusión; ésta es una ex-cepción al principio de que el cotejo de lasmarcas debe realizarse atendiendo a una sim-ple visión de los signos que se enfrentan. En elcaso de los elementos genéricos, la distintividadse busca en el elemento diferente que integra elsigno.

Con base a esta jurisprudencia, el Juez solici-tante deberá determinar si la marca SUAVES-PONGE (nominativa), resultaría genérica o nocon relación a los productos que distingue.Además, deberá analizar si los signos sobre labase de los cuales se presentó la demandaestán conformados por elementos genéricos ode uso común y proceder en consecuencia almomento de realizar el correspondiente examende registrabilidad.

Signos descriptivos. Al respecto, la norma co-munitaria y calificada doctrina han manifestadorespecto a los signos descriptivos o conforma-dos por palabras descriptivas, que son aquellosque informan a los consumidores exclusivamen-te lo concerniente a las características de losproductos o de los servicios que buscan identifi-car. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa


señala que el signo descriptivo debe tener lavirtualidad de comunicar las características (ca-lidad, cantidad, destino, etc.) a una persona queno conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, elsigno descriptivo o el conformado por palabrasdescriptivas por no tiene poder identificatorio,toda vez que se confunde con lo que va a identi-ficar, sea un producto o servicio o cualesquierade sus propiedades o características. De ello secomprende por qué el literal e) del artículo 135de la Decisión 486, establece la irregistrabilidadde los signos descriptivos, involucrando en esaexcepción al registro marcario, entre otros, losque designen exclusivamente la calidad, la can-tidad, el destino, el valor, la procedencia geo-gráfica, la época de producción u otros datoscaracterísticos o informaciones de los produc-tos o de los servicios, puesto que si tales carac-terísticas son comunes a los productos o servi-cios el signo no será distintivo y, en consecuen-cia, no podrá ser registrado. Se incluye en estacausal de irregistrabilidad las expresioneslaudatorias referidas a esos productos o servi-cios. La descriptividad de un signo surge princi-palmente de la relación directa entre éste y losproductos o servicios para los cuales está desti-nado a identificar. Un signo será descriptivo enrelación directa con dichos productos o servi-cios, mas no con todo el universo de productoso servicios.

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenidoque uno de los métodos para determinar si unsigno es descriptivo, es formularse la pregunta“cómo es” el producto o servicio que se preten-de registrar, “(...) de tal manera que si la res-puesta espontáneamente suministrada -porejemplo por un consumidor medio- es igual a lade la designación de ese producto, habrá lugara establecer la naturaleza descriptiva de la de-nominación”. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLE-TITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CON-CENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189de 15 de septiembre de 1995).

Signos evocativos. Un signo tiene capacidadevocativa si uno de sus elementos contiene lascaracterísticas de los signos evocativos. Es de-cir, si un signo está compuesto por palabras, pre-fijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas,dicho signo adquiere el carácter de evocativo.

El signo evocativo es aquél que sugiere ciertascualidades, características o efectos en rela-ción al producto o al servicio que busca distin-guir en el mercado, pero a diferencia de lossignos descriptivos, no lo describen, sólo po-seen la capacidad de transmitir a la mente delconsumidor o usuario, una imagen o una ideasobre el producto o servicio que, a través de unesfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hacediferenciar de otros, por lo que cumplen con lafunción distintiva de la marca y pueden ser obje-to de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Lasmarcas evocativas o sugestivas no hacen rela-ción directa e inmediata a una característica ocualidad del producto como sucede en las mar-cas descriptivas. El consumidor para llegar acomprender qué productos o servicios compren-de la marca debe utilizar su imaginación, esdecir, un proceso deductivo entre la marca osigno y el producto o servicio”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDADVIRTUAL).

Como se tiene dicho, el signo evocativo es re-gistrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizadoque “entre mayor sea la proximidad del signoevocativo con el producto o servicio que se pre-tende registrar, podrá ser considerado como unsigno marcadamente débil y, en consecuencia,su titular tendrá que soportar el registro de sig-nos que en algún grado se asemejen a su signodistintivo. Esto se da, en el caso de signos evo-cativos que contengan elementos genéricos,descriptivos o se uso común. Si bien estoselementos otorgan capacidad evocativa al sig-no, también lo tornan especialmente débil, yaque su titular no puede impedir que tercerosutilicen dichos elementos (…). Cosa distintaocurre cuando el signo evocativo es de fantasíay no hay una fuerte proximidad con el productoo servicio que pretende distinguir. En este even-to, el consumidor tendrá que hacer una deduc-ción no evidente y, por lo tanto, la capacidaddistintiva del signo es marcadamente fuerte”.(Proceso 133-IP-2009, aprobado el 25 de febre-ro de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (deno-minativa)”.

Marca débil. Se considera que, el signo regis-trado como marca es susceptible de convertirseen débil cuando alguno de los elementos que lointegran es de carácter genérico, contiene partí-


culas de uso común, o evoca una cualidad delproducto o servicio, deviniendo la marca en débilfrente a otras que también incluyan uno de taleselementos o cualidades que, por su naturaleza,no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todosigno registrado como marca puede hacersedébil en el mercado de productos o servicios deque se trate. En efecto, si uno de los elementosque integran el signo es de carácter genérico ode uso común, o si evoca una cualidad delproducto o servicio, el signo se hará débil frentea otros que también incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de no-viembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING).

4. Signos que contengan palabras en idio-ma extranjero.

Tomando en cuenta que el signo SUAVESPON-GE (nominativo) es un signo que contiene pala-bras en idioma extranjero, se examinará el tema.

Se presume que las palabras en idioma extran-jero y su significado no son de conocimientocomún, por lo que, al formar parte de un signopretendido para ser registrado como marca, selas considera como signo de fantasía, proce-diendo, en consecuencia, su registro. Al res-pecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal,“Las denominaciones de fantasía (…) implicanla creación de un vocablo, el mismo que puedeno tener significado alguno. Es así que unamarca de fantasía gozará generalmente de unmayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcasde fantasía o caprichosas por ser elaboracióndel ingenio propio de sus titulares carecen deconnotación conceptual o significado idiomático,de tal manera que si una denominación genéricava acompañada de una palabra de fantasía, laposibilidad de que sea admitido su registro au-menta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, mar-ca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto suconocimiento como su significado conceptualse han generalizado y se han hecho del conoci-miento y comprensión del público; en este caso,cuando una palabra en idioma extranjero queconforma un signo marcario es fácilmente reco-nocible entre el público consumidor o usuario,sea a causa de su escritura, pronunciación o

significado, deberá tenerse en cuenta que “elcarácter genérico o descriptivo de una marca noestá referido a su denominación en cualquieridioma. Sin embargo, no pueden ser registradasexpresiones que a pesar de pertenecer a unidioma extranjero, son de uso común en losPaíses de la Comunidad Andina, o son com-prensibles para el consumidor medio de estasubregión debido a su raíz común, a su similitudfonética o al hecho de haber sido adoptadas porun órgano oficial de la lengua en cualquiera delos Países Miembros”. (Proceso 16-IP-98, yacitado).

Finalmente, se ha reconocido la existencia deciertos vocablos de origen extranjero que “hanllegado a ser aceptados oficialmente en el idio-ma local con acepción común equivalente, comoserían los italianismos, galicismos o anglicismosque terminan siendo prohijados por los organis-mos rectores del idioma en un país dado”. (Pro-ceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189,de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCEN-TRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI).

Si el signo en idioma extranjero se encuentraintegrado, entre otros vocablos, por una o máspalabras de uso común, su presencia no impe-dirá el registro de la denominación, caso que elconjunto del signo se halle provisto de otroselementos que lo doten de distintividad suficien-te.

5. Signos de fantasía.

En vista de que la Superintendencia de Industriay Comercio manifiesta que el signo SUA-VESPONGE (denominativo) es una palabra defantasía, el Tribunal considera oportuno referirsea este tema.

Los signos caprichosos o de fantasía constitu-yen una elaboración del ingenio e imaginaciónde sus autores. Es la creación de un vocabloque no tiene significado por sí mismo, sino queasocia indirectamente una idea. Este tipo designos causan en el consumidor o en el usuarioun doble esfuerzo de percepción: aprender lanueva palabra y enlazarla con el producto o conel servicio distinguidos por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, elTribunal ha indicado que son “(…) los vocabloscreados por el empresario que pueden no tenersignificado pero hacen referencia a una idea o


concepto; también lo son las palabras con sig-nificado propio que distinguen un producto oservicio sin evocar ninguna de sus propiedades.Característica importante de esta clase de mar-cas es la de ser altamente distintivas (…) sepueden crear combinaciones originales con va-riantes infinitas y el resultado es el nacimientode palabras nuevas que contribuyen a enrique-cer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989, de 29de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).


El Tribunal procede a interpretar el presentetema en virtud de que en el proceso interno sedebate el hecho de que si existe riesgo de con-fusión entre el signo solicitado SUAVESPONGE(nominativo) y las marcas registradas SUAVE(nominativa), SUAVE (mixta) y SUAVE UL-TRASOFT (mixta).




“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusión

directa), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).


En este sentido, el Tribunal considera que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusióny/o de asociación, tanto con relación al signocomo respecto a los productos o servicios queamparan, para que se configure la irregistrabi-lidad, de donde resulta que el hecho de que lossignos en cuestión amparen productos o servi-cios que pertenezcan a diferentes clases, nogarantiza por sí la ausencia de riesgo de confu-sión y/o asociación, toda vez que dentro de losproductos o servicios contemplados en diferen-tes clases puede darse conexión competitiva yen consecuencia, producir riesgo de confusióny/o de asociación y como tal constituirse encausal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de claridadpara poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de2004, marca: DIUSED JEANS).




Con base a jurisprudencia emitida por este Tri-bunal, los supuestos que pueden dar lugar alriesgo de confusión entre varios signos y entrelos productos o servicios que cada una de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-janza entre los productos o servicios; (iii) osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; (iv) o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos.


El Tribunal observa que la determinación delriesgo de confusión y/o de asociación corres-ponde a una decisión del funcionario administra-tivo o, en su caso, del juzgador, con base a prin-cipios y reglas que la doctrina y la jurispruden-cia han sugerido a los efectos de precisar elgrado de confundibilidad, la que va del extremode identidad al de semejanza.


Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribu-nal, también, ha sentado los siguientes crite-

rios: “El primero, la confusión visual, la cualradica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en donde jue-ga un papel determinante, la percepción sonoraque pueda tener el consumidor respecto de ladenominación aunque en algunos casos vistasdesde una perspectiva gráfica sean diferentes,auditivamente la idea es de la misma denomina-ción o marca. El tercer y último criterio, es laconfusión ideológica, que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo re-ferencia al Proceso 13-IP-97, publicado en laG.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, mar-ca: DERMALEX).



La similitud fonética se da entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces oterminaciones. Sin embargo, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, puesla percepción por los consumidores de las le-tras que integran los signos, al ser pronuncia-das, variará según su estructura gráfica y fonéti-ca.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.




1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sindescomponer, y menos aún alterar, su uni-dad fonética y gráfica, ya que “debe evitar-se por todos los medios la disección de lasdenominaciones comparadas, en sus diver-sos elementos integrantes”. (Fernández-No-voa, Carlos. Fundamentos de Derecho deMarcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984,p. 215).




En el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de similitudo identidad, entre los signos en conflicto. Ade-más se recomienda al consultante la importan-

cia de determinar la posible existencia o no deuna confusión ideológica.

7. Signos distintivos notoriamente conoci-dos.

La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., de-mandante en el proceso, manifestó que el signosolicitado a registro “constituye tanto una imita-ción como una reproducción parcial (…) de sig-nos distintivos notoriamente conocidos, comosucede con las marcas ‘SUAVE’, SUAVE’ (Mix-ta) y ‘SUAVE ULTRASOFT’ (…)” y que la noto-riedad de sus marcas ya fue debidamente pro-bada. Por lo tanto es oportuno abordar el tema.

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende co-mo signo distintivo notoriamente conocido aaquel que sea reconocido como tal en cualquierPaís Miembro por el sector pertinente, indepen-dientemente de la manera o el medio por el cualse hubiese hecho conocido. En la marca noto-riamente conocida convergen su difusión entreel público consumidor del producto o servicio alque la marca se refiere proveniente del uso in-tensivo de la misma y su consiguiente reconoci-miento dentro de los círculos interesados por lacalidad de los productos o servicios que ellaampara, ya que ningún consumidor recordará nidifundirá el conocimiento de la marca cuandolos productos o servicios por ella protegidos nosatisfagan las necesidades del consumidor, com-prador o usuario, respectivamente.

Por su parte el artículo 225 de la misma Deci-sión consagra la protección del signo notoria-mente conocido contra el registro no autoriza-do, de esta manera con relación a este artículo,el Tribunal, establece que “(…) la protección deun signo distintivo notoriamente conocido pro-cede contra su uso y registro no autorizado, enconsecuencia, se busca prevenir el aprovecha-miento indebido de la reputación de la marcanotoria, así como impedir el perjuicio que elregistro del signo similar pudiera causar a lafuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.(Proceso 101-IP-2006, publicado en la G.O.A.C.Nº 1453, de 12 de enero de 2007, marca: VINI-LUZITO).

El artículo 228 de la misma Decisión analizaalgunos factores que se deberán tomar en cuen-ta para determinar la notoriedad de un signo,tales como el grado de conocimiento entre losmiembros del sector pertinente, la extensión


geográfica de su utilización y promoción dentroo fuera de cualquier País Miembro, el valor de lainversión ya sea para promoverla o para promo-ver el establecimiento, actividad, productos oservicios a los que aplique, las cifras de ventasy de ingresos de la empresa titular tanto en elplano internacional como en el País Miembrodonde se pretenda su protección, el grado dedistintividad, el valor contable del signo comoactivo empresarial, el volumen de pedidos depersonas interesadas en obtener una franquiciao licencia del signo en determinado territorio, laexistencia de actividades significativas de fabri-cación, compras o almacenamiento por el titulardel signo en el País Miembro, los aspectos decomercio internacional y la existencia y antigüe-dad de cualquier registro o solicitud de registrodel signo distintivo en el País Miembro o en elextranjero, influyen decisivamente para que éstaadquiera el carácter de notoria, ya que así elconsumidor reconocerá y asignará dicha carac-terística debido al esfuerzo que el titular de lamisma realice para elevarla de la categoría demarca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoriacomo aquella que reúne la calidad de ser cono-cida por una colectividad de individuos pertene-cientes a un determinado grupo de consumido-res o usuarios del tipo de bienes o de serviciosa los que les es aplicable, porque se encuentraampliamente difundida entre dicho grupo. Asi-mismo el Tribunal ha manifestado “(…) la pro-tección especial que se otorga a la marca noto-riamente conocida se extiende –caso de haberriesgo de confusión por similitud con un signopendiente de registro- con independencia de laclase a que pertenezca el producto de que setrate y del territorio en que haya sido registrada,pues se busca prevenir el aprovechamiento in-debido de la reputación de la marca notoria, asícomo impedir el perjuicio que el registro del sig-no similar pudiera causar a la fuerza distintiva oa la reputación de aquélla”. (Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 dediciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA).

La notoriedad de la marca no se presume, debeser probada, por quien alega ese estatus. Alrespecto el Tribunal recogiendo criterios doc-trinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia:“En la concepción proteccionista de la marcanotoria, ésta tiene esa clasificación para efec-tos de otorgarle otros derechos que no los tie-nen las marcas comunes, pero eso no significa

que la notoriedad surja de la marca por sí sola,o que para su reconocimiento legal no tenganque probarse las circunstancias que precisa-mente han dado a la marca ese status”. (Proce-so 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231,de 17 de octubre 1996, marca: LISTER).

Por su parte el literal h) del artículo 136 de laDecisión 486 prohíbe el registro como marca deun signo que reproduzca, imite, traduzca, trans-litere o transcriba un signo notoriamente conoci-do cuyo titular sea un tercero, cualesquiera quesean los productos o servicios a los que seaplique el signo, es decir, por fuera de la espe-cialidad cuando su uso pueda causar un riesgode confusión o de asociación, aprovechamientoinjusto del prestigio del signo o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial.

Con el objeto de proteger los signos distintivossegún su grado de notoriedad, se han clasifica-do y diferenciado diversos tipos de riesgos, asaber: riesgo de confusión, de asociación, dedilución y de uso parasitario. Al respecto, elTribunal Comunitario ha expresado en reiteradajurisprudencia lo siguiente:


El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de queel uso de otros signos idénticos o similarescause el debilitamiento de la altísima capaci-dad distintiva que el signo notoriamente co-nocido ha ganado en el mercado, aunque seuse para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara elsigno notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es laposibilidad de que un competidor parasitario seaproveche injustamente del prestigio de los sig-nos notoriamente conocidos, aunque la acciónse realice sobre productos o servicios que no


tengan ningún grado de conexidad con los queampara el signo notoriamente conocido”. (PRO-CESO 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C.Nº 1581, de 4 de febrero de 2008, marca mixta:LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007).

La normativa comunitaria prevé que el titular deun signo distintivo notoriamente conocido podráacudir ante la autoridad nacional competentepara prohibir su uso a terceros. Además, el titu-lar de un signo distintivo notoriamente conocidopodrá impedir a terceros realizar los actos indi-cados en el artículo 155 de la Decisión 486,estos son: “(…) los actos de aplicar o colocardicho signo, o un signo idéntico o semejante,sobre productos para los cuales haya sido re-gistrado, o sobre los envases, envolturas, em-balajes o acondicionamientos de tales produc-tos (literal a), así como suprimir o modificar lamarca con fines comerciales sobre los produc-tos ya nombrados (literal b); los de fabricar,comercializar o detentar etiquetas, envases,envolturas, embalajes u otros materiales quereproduzcan o contengan la marca (literal c), losde usar en el comercio un signo idéntico osemejante respecto de cualesquiera productoso servicios, caso que tal uso pudiera causar unriesgo de confusión o de asociación (literal d);los de usar en el comercio un signo idéntico osimilar a una marca notoriamente conocida res-pecto de cualesquiera productos o servicios,cuando esto pudiese causar un engaño econó-mico o comercial injusto por razón de una dilu-ción de la fuerza distintiva (literal e); y, los deusar públicamente un signo idéntico o similar auna marca notoriamente conocida, aún para fi-nes no comerciales, cuando ello pudiese causardilución de la fuerza distintiva o del valor comer-cial o publicitario de la marca; o un aprovecha-miento injusto de su prestigio (literal f). Sinembargo, estas prohibiciones no impiden a losterceros el uso de la marca para anunciar, ofre-cer en venta o indicar la existencia o disponibili-dad de productos o servicios legítimamente mar-cados, o para indicar la compatibilidad o ade-cuación de piezas de recambio o de accesoriosutilizables con los productos de la marca regis-trada, siempre que tal uso sea de buena fe, selleve a cabo con el propósito de informar alpúblico, y no sea susceptible de inducirlo aconfusión sobre el origen empresarial de talesproductos o servicios (artículo 157). Asimismo,las prohibiciones no impiden a los terceros rea-lizar actos de comercio sobre los productos

amparados por la marca, después de haber sidointroducidos en el comercio de cualquier paíspor el titular del registro, o por otra persona conel consentimiento del titular, o vinculada econó-micamente a él, en particular cuando los pro-ductos, y sus envases o embalajes de contactodirecto, no hayan sufrido modificación, altera-ción o deterioro (artículo 158)”. (Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1586, de 15de febrero de 2008, caso: competencia desleal).

El Tribunal considera que “Dentro del conflictosuscitado entre una marca notoriamente cono-cida y una marca común, el punto esencial ra-dica en determinar el momento en que la marcanotoriamente conocida debe tener tal calidad afin, o bien de impugnar con ella un registro obien para hacer valer preferentemente los dere-chos que confiere la norma cuando se ha regis-trado una marca (…)”. (Proceso 17-IP-96, publi-cado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de1997).

El juez nacional deberá analizar la dosis deprestigio de la que goza un signo y proceder enconsecuencia, tal como se podría dar en elcaso de estar en conflicto dos signos notoria-mente conocidos, teniendo en cuenta al sectorpertinente y la circunscripción a su propio mer-cado, dentro del cual ha alcanzado su grado denotoriedad. En todo caso deberá probarse algu-no o algunos de los riesgos a los que puedenestar expuestas las marcas notorias, es decir,no basta con probar la notoriedad de la marcapara otorgar su protección más allá de los prin-cipios de territorialidad y de especialidad, sinoque se deberá probar también el riesgo o losriesgos de dilución, uso parasitario o asocia-ción, analizados en aparte anterior.



CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar siel signo SUAVESPONGE (nominativo), cumplecon los requisitos de registrabilidad estableci-dos en el artículo 134 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina y si no seencuentra incurso dentro de las causales deirregistrabilidad previstas en los artículos 135 y136 de la misma Decisión.


SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad deun signo, se debe tener en cuenta la totalidadde los elementos que lo integran y, al tratarsede un signo denominativo, comparado con sig-nos denominativos y mixtos, es necesario con-servar la unidad gráfica y fonética del mismo,sin ser posible descomponerlo.


CUARTO: Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador determinar el riesgo deconfusión y/o de asociación con base a princi-pios y reglas elaborados por la doctrina y lajurisprudencia señalados en la presente inter-pretación prejudicial y que se refieren básica-mente a la identidad o a la semejanza quepudieran existir entre los signos y entre los pro-ductos.

QUINTO: Los signos genéricos al no ser sufi-cientemente distintivos no son registrables comomarcas a menos que estén conformados porpalabras o figuras que proporcionen una fuerzaexpresiva suficiente para dotarlos de capacidaddistintiva en relación con el producto o serviciode que se trate.

Los signos descriptivos no son registrables cuan-do refieren a los consumidores exclusivamenteen lo concerniente a las propiedades o caracte-rísticas de los productos o de los servicios quepretenden amparar, salvo que estén acompaña-dos de uno o varios elementos que le proporcio-nen la suficiente distintividad.

Los signos evocativos sugieren ciertas cualida-des, características o efectos en relación alproducto o al servicio que buscan distinguir enel mercado transmitiendo a la mente del consu-midor o usuario, una imagen o una idea sobre elproducto o el servicio que, a través de un esfuer-

zo imaginativo y de inteligencia, los hace dife-renciar de otros, por lo que cumplen la funcióndistintiva de la marca y en consecuencia sonregistrables.

SEXTO: Se considera que, el signo registradocomo marca es susceptible de convertirse endébil cuando alguno de los elementos que lointegran es de carácter genérico, contiene partí-culas de uso común, o evoca una cualidad delproducto o servicio, deviniendo la marca en débilfrente a otras que también incluyan uno de taleselementos o cualidades que, por su naturaleza,no admiten apropiación exclusiva.

Este criterio también deberá ser tomado encuenta en el caso de que los signos opositoresse hayan convertido en débiles.

SÉPTIMO: Se presume que las palabras enidioma extranjero y su significado no son deconocimiento común, por lo que, al formar partede un signo solicitado para registro como mar-ca, se las considera como de fantasía, proce-diendo, en consecuencia, su registro. Sin em-bargo, si su significado se ha hecho del conoci-miento de la mayoría del público consumidor ousuario del producto o servicio correspondientey, si se trata de vocablos genéricos, descripti-vos o de uso común, el signo no será registrable.

OCTAVO: Los signos caprichosos o de fantasíaconstituyen una elaboración del ingenio e imagi-nación de sus autores. Es la creación de unvocablo que no tiene significado por sí mismo,sino que asocia indirectamente una idea por loque, al ser altamente distintivo, es registrable.

NOVENO: En los signos distintivos notoriamen-te conocidos convergen su difusión entre el pú-blico consumidor del producto o servicio al queel signo se refiere proveniente del uso intensivodel mismo y su consiguiente reconocimientodentro de los círculos interesados por la calidadde los productos o servicios que él ampara, yaque ningún consumidor recordará ni difundirá elconocimiento del signo cuando los productos oservicios por él protegidos no satisfagan lasnecesidades del consumidor, comprador o usua-rio, respectivamente.

La calidad de marca notoriamente conocida nose presume debiendo probarse, por quien laalega, las circunstancias que le dan ese estatus,con base a los criterios señalados en la presen-te interpretación prejudicial.


El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera, deberá adoptar la pre-sente interpretación prejudicial cuando dictesentencia dentro del proceso interno Nº 2002-0391, de conformidad con lo dispuesto por elartículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, asícomo dar cumplimiento a lo previsto en el ar-tículo 128, párrafo tercero, del Estatuto delTribunal.










Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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