Cuestión Q218 Grupo Nacional: España Titulo: La exigencia de uso genuino de la marca para Mantener la protección Contributors: Felipe Palau (coord.), Ignacio Alamar, Manuel De Torres,

Isidro José García, Rosa Martínez, Inma Miralles, David Muñoz, Mario Pomares, Ignacio Ramón, María Jesús SanMartín, Sara Serrat, Andrea Simarco, Miguel Vidal-Quadras

Fecha: 14 de junio 2011 Cuestiones

1.- El uso genuino es un requisito para el mantenimiento de la protección? ¿Cuál es la finalidad de la exigencia de uso obligatorio? ¿Es para mantener el registro ordenado y de este modo permitir a nuevos titulares aprovecharse de una oferta “limitada” de posibles marcas? ¿La finalidad de la exigencia de uso es proteger a los consumidores de la confusión sobre la procedencia de los bienes y servicios? ¿O tiene diferentes finalidades?

El uso genuino, conforme al artículo 39 de la Ley de Marcas, es un requisito de mantenimiento de la protección. Si no se usa la marca concedida y publicada su concesión, durante un período ininterrumpido de 5 años, se puede instar la caducidad de dicha marca o pueden alegar la falta de uso en los procedimientos de nulidad y de violación de marca.

La obligación de uso de la marca tiene diferentes propósitos, como son: no conceder monopolios sobre distintivos, sin que estos cumplan las funciones esenciales de la marca, que no es otra que distinguir productos y/o servicios en el mercado; proteger a los competidores que desean usar un distintivo que no esté siendo utilizado en el mercado permitiendo el acceso a dichos signos, sobre todo en los casos en que quiera extenderse la marca a otras clases de productos o a otro país; en definitiva, proteger al propio mercado, acercando la realidad registral con la realidad verdadera y actual que se esté produciendo en el mercado. Sin embargo, la exigencia del uso obligatorio no pretende proteger a los consumidores frente a la confusión.

2.- ¿Qué constituye uso genuino de una marca?

Un uso real y efectivo en España para los productos y/o servicios para los cuales esté registrada. Se establece en el artículo 39 de la Ley de Marcas en los siguientes términos:

1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.

2. A los efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:

a. El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.

b. La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación.

3. La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.

3.- ¿Se require un uso a título de marca para mantener la protección?

Sí, uso como marca que distinga en el mercado los productos y/o servicios para los que fue registrada.

¿El uso como nombre comercial, en la publicidad o en internet es suficiente?

En principio no, aunque estos usos pueden considerarse un reforzamiento del uso que real que se efectúe.

Ello no obstante, el uso publicitario de la marca, si es de buena fe, y va seguido de un uso efectivo de la misma sí podría considerarse uso real y efectivo. En este sentido, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 3 de noviembre de 2008, no considera acreditado el uso real y efectivo de la marca DODOT para distinguir productos de la clase 16 (papeles, cartulinas y cartones, manteles de papel, pañuelos de papel y servilletas de papel) porque el uso de la marca no se hace con la finalidad de identificar dichos productos en el mercado, sino única o principalmente para promocionar los pañales para los que efectivamente está registrado el signo DODOT.

El uso en Internet también podría ser uso real y efectivo si en la medida en que actual o potencialmente se comercialicen las prestaciones de marca o se realicen preparativos serios para su comercialización y, además, ésta pueda llegar a servir a los consumidores como medio de identificación de las mismas. Y ello, siempre que pueda considerarse que es uso en España, para lo que pueden tenerse en cuenta los criterios establecidos para la determinación del efecto comercial del uso de un signo en un Estado miembro en la Recomendación conjunta sobre la protección de las marcas, y otros derechos de

propiedad industrial sobre signos, en Internet, adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI durante la trigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI celebradas del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001.

¿El uso de una marca en merchandising puede considerarse uso genuino en relación con los productos originales? (Por ejemplo, ¿el uso del título de la película Startrek, registrado para vestidos y usado en la parte delantera de una camiseta puede considerarse uso genuino de la marca para vestidos?).

No, pues no se trata de uso a título de marca.

4.- ¿Qué grado de uso se require para mantener la protección? ¿El uso simbólico es suficiente? ¿Un uso mínimo es suficiente?

El uso ha de ser real y efectivo, lo que exige que la utilización del signo en cuestión se realice a título de marca, que el uso sea externo, esto es, que consista en la comercialización de productos o servicios en el mercado (no bastando realizar un uso interno dentro de la empresa o grupo de empresas) o, bajo determinadas condiciones, en su publicidad, que alcance cierta intensidad y se realice de buena fe o, como se ha dicho, que las actuaciones de su titular no vayan dirigidas a crear una apariencia de uso necesaria para enervar la acción de caducidad (uso simbólico o aparente).

Para determinar si el uso es relevante debe valorarse las circunstancias particulares del concreto mercado de los productos y/o servicios que se distinguen con la marca, si son de consumo temporal y/o muy exclusivo, como pueden ser la comercialización de productos y/o servicios de lujo o los servicios prestados en determinadas temporadas.

La jurisprudencia es muy clara al respecto, como se recoge, entre otras, en las siguientes sentencias: STS 18-6-2010, STS 22-1-2000, STS 5-4-1994, «Oasis», RAJ 1994, núm. 2934; SAP Vizcaya 22-3-2000 «Cohiba». Sobre la exigencia de uso de buena fe, son muy esclarecedoras las SSAP La Coruña 15-2-2001 «Cerámica Celta-Puentecesures», AC 2001, núm. 443, Murcia 23-4-2002 «Playtex», Burgos 18-9-2002 «Top Models», JUR 2002, núm. 273024, y Valencia 26-6-2002 «El Pipero» y 12-11-2002 «PEPE’S».

5.- ¿Se requiere uso para la comercialización?

La comercialización de los productos y servicios para cuya identificación se ha registrado una marca, constituye por excelencia la actuación relevante para cumplir con la obligación de uso. Ahora bien, en el caso concreto no siempre puede afirmarse que la comercialización de la marca es suficiente para cumplir con las exigencias del deber de uso. Para ello es necesario, como se ha señalado en la sentencia del Tribunal Supremo

de 18 de diciembre de 1992, caso «Chester», que la comercialización de los productos y servicios adquiera la intensidad necesaria para que la marca pueda identificar los productos o servicios en cuestión, lo que entraña una mínima presencia en el mercado. De esta forma, y como se deduce del examen de la jurisprudencia española, se hace necesario realizar una cierta cuantificación del volumen de negocios que, contrastada fundamentalmente con las condiciones del mercado, especialmente con el número de consumidores potenciales de los productos y servicios, con la duración de la comercialización y con las características de los productos o servicios de marca permitirá determinar en el caso concreto el grado de penetración de la marca en el correspondiente círculo de consumidores y, por consiguiente, si la marca cumple su función de permitir a éstos la identificación de los productos o servicios en sus decisiones de mercado

¿El uso de la marca por organizaciones sin ánimo de lucro constituye uso genuino?

No hay motivo para no admitir esta posibilidad, siempre que la marca se use para los productos y/o servicios, sean estos remunerados o no, para los que fue registrada. En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en sus sentencia de 9 de diciembre de 2008, caso C-442, Verein Radetzy-Orden, señala que el artículo 12.1 de la Directiva 89/104/CEE, debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un uso efectivo cuando una asociación sin ánimo de lucro la utiliza en sus relaciones con el público, para anunciar manifestaciones, en sus documentos comerciales, y en su material publicitario, y sus miembros la exhiben en insignias que llevan con ocasión de la recogida y de la distribución de donativos. A su vez, se establece en la mencionada sentencia que el hecho de que una asociación caritativa carezca de ánimo de lucro no excluye que pueda tener el objetivo de crear y, en consecuencia, conservar un mercado para los productos y servicios.

¿El uso de la marca en pruebas de marketing o en ensayos clínicos constituye uso genuino?

En el caso de los ensayos clínicos no porque no se trata de un uso externo, pero en los casos de pruebas de marketing, como las ventas experimentales, al tratarse de un uso externo, podría considerarse un preparativo de uso de la marca suficiente si va seguido de un verdadero uso efectivo y real en el mercado.

¿El uso en forma de productos promocionales entregados a los compradores de otros productos del titular de la marca constituye uso genuino?

Al igual que ocurre con la publicidad, la entrega de productos promocionales será suficiente si se realiza de buena fe, lo que se traduce en una exigencia de utilizar la marca para permitir a los consumidores la identificación de los productos o servicios y facilitar con ello sus decisiones de mercado actuales o futuras. De ahí que hayan de considerarse un medio apto para cumplir con las exigencias del uso obligatorio de la

marca siempre que vayan acompañadas o seguidas de la comercialización de buena fe de los productos o servicios.

¿El uso interno constituye uso genuino?

Como se ha dicho, no se considera un uso real y efectivo.

6.- ¿Qué extensión geográfica del uso se requiere? ¿El uso únicamente en una parte (o en un estado en el caso de una confederación) de un país es suficiente? ¿El uso de una marca comunitaria en solo un estado miembro es suficiente? ¿Es suficiente el uso en relación con mercancías destinadas a la exportación? ¿El uso en las zonas duty free se considera uso genuino?

El uso efectivo y real de la marca registrada debe tener lugar en el territorio español, de conformidad con el principio de territorialidad que rige en derecho marcario. En este sentido, el artículo 39.1 de la Ley 17/2001 establece que la marca debe usarse en el territorio de su protección al establecer “un uso efectivo y real en España”. De forma similar, el artículo 15.1 del Reglamento sobre la Marca comunitaria exige el uso genuino de la marca en la Comunidad en conexión con los bienes o/y servicios para los que se ha registrado la marca comunitaria.

De esta forma, es suficiente en uso de la marca nacional en una parte del territorio español (incluso en una parte reducida del territorio) en la medida en que el titular de la marca pruebe que satisface la demanda usual de productos y servicios que la marca identifica. Por otra parte, la exigencia tiene por objeto únicamente el uso de la marca, por lo que es irrelevante el lugar de fabricación de los productos o de confección de los servicios.

Conforme a la sección C, parágrafo 6 de la Guía de la Oficina para la Armonización del Mercado Interior, el uso de la marca comunitaria en un estado miembro o incluso en una parte del estado miembro cumpliría las exigencias del artículo 15.1 del Reglamento sobre Marca Comunitaria. En el mismo sentido, la Declaración Conjunta del Consejo y de la Comisión de la Comunidad Europa del 20 de octubre de 1995 considera “el uso genuino en solo un país como uso genuino en la Comunidad, de conformidad con el artículo 15”. Aunque la Guía y la Declaración conjunto no son vinculantes legalmente, son utilizadas para la interpretación y aplicadas por la OAMI.

No puede aplicarse en esta sede por analogía lo señalado por la jurisprudencia nacional y comunitaria sobre las marcas notorias o de renombre, pues la intensidad del uso para que la marca alcance notoriedad sin duda es mayor que la exigida en relación con el uso para el mantenimiento del derecho. Por ello no puede aplicarse en esta sede lo establecido en la Sentencia del Tribunal de Justicia de fecha 22 de noviembre 2007 –

caso Fincas Tarragona, en que se interpreta el Artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo y se establece que este precepto debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste.

En el caso de la marca comunitaria, si en la sentencia Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2009, caso PAGO, se ha señalado que el uso en un Estado miembro puede ser suficiente para que una marca adquiera notoriedad, es claro que el uso en un Estado miembro puede ser suficiente para cumplir con las exigencias del uso efectivo y real.

Por su parte, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 39.2 b) de la Ley española de Marcas y el artículo 15.1 b) del Reglamento sobre la marca comunitaria, se establece que el uso con fines de exportación también tiene la consideración de uso. La Jurisprudencia acepta que pruebas relacionadas únicamente con la importación de los productos en la zona de referencia puedan constituir una prueba suficiente del uso en dicha zona.

No se ha podido constatar la aplicación de este precepto en situaciones en las que el uso se limita en la zona Duty free o zona de tránsito. Si el producto se comercializara solo en estas zonas podría considerarse que se cumplien las exigencias del uso obligatorio, pero lo normal será que los productos se comercializan también usualmente fuera de las zonas Duty free, por lo que el uso en estas zonas sólo debe ser tomado en cuenta para valorar el adecuado uso de la marca.

7.- ¿El uso genuino solo puede darse cuando se utiliza la marca en la misma forma que fue registrada? ¿El uso en forma distinta es suficiente? ¿Qué diferencias se permiten? ¿Qué sucede si elementos (distintivos) se añaden o se omiten? ¿El uso de una marca en blanco y negro en lugar de en color es suficiente (en caso de marcas en las que se reivindica un color) y viceversa?

El marco legal se encuentra establecido en el Artículo 39.2 a) de la Ley 17/2001 de Marcas que preceptúa que las marcas han de utilizarse tal y como han sido registradas o de forma que el uso difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca tal y como ha sido registrada. Este precepto ha sido adoptado de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5.2 C del Convenio de la Unión de Paris y del Articulo 10.2 a) de la Directiva de Marcas. Aunque en estos textos no se recoge la expresión "de manera significativa" del citado precepto, consideramos que por razones de "interpretación conforme" esta expresión debe ser relativizada. En términos de derecho anglosajón puede decirse que se admite la modificación de la marca en la medida en que no quede alterada su impresión comercial “commercial impression”.

La consideración de si los elementos modificados alteran o no de manera significativa el carácter distintivo de la marca constituye una cuestión fáctica con relevancia jurídica

que es de apreciación por los jueces. En particular, para efectuar la valoración sobre si se altera o no el carácter distintivo el Juez tiene en cuenta los elementos dominantes del distintivo y si se halla frente a un signo con un débil o fuerte carácter distintivo. En ocasiones los jueces basan sus decisiones en informes de expertos.

La casuística española sobre las modificaciones aceptables varía según las circunstancias que concurren en cada supuesto en el que se plantea la necesidad de demostrar el uso real y efectivo.

Cabe mencionar en este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 8 de mayo de 2008, en la que se establece que “El Artículo 39.2.a) de la Ley 17/2001 admite, en efecto (y con mayor precisión al respecto que la que se derivaba del Artículo 4.2.a de la Ley 32/1988), la posibilidad de que la utilización de la marca en forma diferente a la que consta en el registro pueda satisfacer la carga de uso de la registrada. Para que se produzca este efecto sería preciso que la marca empleada sólo variase en elementos que no alterasen de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en la que se halla registrada. Supondría, pues, un uso efectivo de la marca que se hiciese con una modificación fruto, por ejemplo, de su modernización, siempre que conservase frente al público el carácter distintivo propio de la registrada, lo que supondría mantener sus elementos diferenciadores esenciales, aunque se introdujesen en ellos variaciones no sustanciales o cambios en sus elementos accesorios. Así, el signo utilizado cumpliría la carga de uso del registrado si en el tráfico mercantil fuesen percibidos como una única marca, al no alterarse la denominada impresión comercial que producen en el consumidor”.

En la misma línea, cabe recordar el contenido de lo establecido en las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 28 de noviembre de 1989 sobre la marca “JB” en la que se indica que la modificación no puede afectar sustancialmente a la identidad o capacidad distintiva del signo; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005 sobre la marca “Nike” en la que se establece que lo decisivo es la impresión comercial que permite determinar si el consumidor medio identifica la nueva versión de la marca con la versión registrada.

En el caso de las marcas denominativas, los tribunales españoles se han pronunciado estableciendo que las marcas denominativas se consideran utilizadas tal y como han sido registradas, si se usan en forma denominativa con caracteres tipográficos distintos. Excepcionalmente, esta postura suele ser distinta si los caracteres tipográficos son especiales de modo que la apariencia global de la marca denominativa se convierte en una marca figurativa.

Se manifiestan a favor de la aceptación del uso de marca registrada cuando se efectúa un uso que implica una modificación en el tamaño de las letras o una simple modificación de minúsculas y mayúsculas, al entender que es habitual esta modificación en marcas denominativas.

En cualquier caso, no se acepta el uso que implique una modificación ortográfica de la marca denominativa o una variación inhabitual de la combinación de letras mayúsculas y minúsculas.

El uso de una marca denominativa registrada (o de cualquier otra marca) realizado junto a una indicación genérica del producto o con un término descriptivo que no está integrado en la marca, es considerado como uso de la marca registrada. Si por el contrario, el elemento descriptivo o genérico aparece integrado formado una nueva marca compleja, se interpreta que hay una alteración del carácter distintivo.

En cuanto a las marcas figurativas indicar que el uso en color de una marca registrada en blanco y negro constituye un uso de la marca registrada, a menos que modifique la impresión global de la marca. Las variaciones insignificantes en el tono y la intensidad del color no alteran el carácter distintivo. La Audiencia Provincial de Alicante, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, en su sentencia de 11 de junio de 2010 afirmó expresamente que el uso de la marca en un color diferente no altera el carácter distintivo de la marca (caso LEVI STRAUSS).

Asimismo, por regla general la adición de elementos denominativos a una marca figurativa no da lugar a una variante de la marca figurativa si las indicaciones son descriptivas o genéricas.

Las modificaciones en las marcas figurativas se aceptan mientras no se altere el carácter distintivo de la marca. Por lo general, un cambio en un elemento figurativo altera el carácter distintivo de una marca si dicho elemento figurativo es el dominante en la impresión general que produce la marca. En lo que respecta a las combinaciones, es decir, marcas integradas tanto por elementos verbales como figurativos, una diferencia manifiesta en el elemento figurativo dominante da lugar a una alteración de su carácter distintivo global, aun cuando el elemento denominativo permanezca inalterado.

En lo concerniente a las marcas figurativas con elementos de color, el uso de colores (diferentes) no se reputa una alteración del carácter distintivo de la marca, a menos que la presentación del color sea un elemento dominante en la impresión general que produce la marca.

En cuanto a las marcas tridimensionales se indica que habitualmente se registran sin incluir denominaciones y el uso de dichas marcas con elementos denominativos se entiende como uso de marca registrada.

8.- ¿Una marca debe usarse respecto de todos los productos y servicios para los que se ha registrado? ¿Qué relevancia tiene el uso en ingredientes o piezas de recambio o en servicios postventa y reparaciones, en lugar de en los productos y servicios para los que se ha registrado? ¿Cuál es el efecto del uso limitado a una parte de los productos o servicios registrados? ¿Cuál es el efecto del uso limitado a específicos productos o servicios?

Conforme a la normativa española la marca debe ser usada de forma efectiva y real en relación con todos los productos o servicios para los cuales se halla registrada.

En el caso de que la marca no sea efectivamente usada para algunos de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se producirán las sanciones de la falta de uso respecto a todos los demás productos, manteniéndose el registro sólo respecto de los productos para los que se ha usado.

Por lo tanto, la normativa española recoge la institución de la caducidad parcial, especialmente relevante con la introducción del sistema de registro multiclase. De igual modo, en los procesos de nulidad y de violación de derechos, el demandado podrá alegar la falta de uso de la marca en la que se funda el demandante para solicitar la nulidad o la violación del derecho. La prueba del uso corresponde al titular de la marca.

Conforme a la Jurisprudencia comunitaria, el uso de la marca para componentes, o servicios de post-venta o reparación relacionados con los productos o servicios realmente protegidos por la marca cuando éstos han dejado efectivamente de comercializarse o prestarse es un uso que sirve para satisfacer la carga de uso de la marca registrada, válido a los efectos de enervar una acción de caducidad. [STJCE Tribunal de Justicia de la Comunidades.Europeas (Pleno) Caso Ansul BV contra Ajax Brandbeveiliging BV. Sentencia de 11 /3/2003 TJCE 2003\74]. Por el contrario, el Tribunal Supremo español rechazó que el uso de una marca para piezas de recambio y repuesto de automóviles pudiese justificar el uso de dicha marca para los automóviles en sí [STS 1/3/1999]. Por ello entendemos que el criterio de “uso efectivo y real” en estos concretos supuestos debe interpretarse conforme a las circunstancias concurrentes en cada caso.

9.- Prueba de uso: ¿Cómo se prueba el uso genuino? ¿El material publicitario es suficiente? ¿Las muestras son suficientes? ¿Se exigen sondeos de opinión? ¿Los instrumentos aceptables para probar el uso geneuino son diferentes para productos y servicios? ¿En quien recae a prueba del uso genuino.

A los efectos de enervar los efectos de una declaración de caducidad, se debe probar que la marca ha sido usada para los productos o servicios para los que fue concedida de forma “efectiva” y “real”, siendo a priori admisible cualquier medio de prueba tendente a acreditar la realización de transacciones comerciales con la marca y su uso y percepción en el mercado a título de marca. Esta prueba deberá valorarse teniendo siempre en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, en particular, la naturaleza del producto o servicio en cuestión (si es producto de consumo masivo o selectivo, de venta anual o estacional, sus canales de comercialización, la política comercial de la empresa), el propio tamaño y volumen de la empresa y los usos del concreto sector.

Pese al casuismo de la materia, el medio de prueba prototípico conforme a la Jurisprudencia española es la aportación de facturas de venta o por prestación del servicio, junto con las certificaciones sobre los beneficios alcanzados por el titular con la comercialización del producto o prestación del servicio, catálogos o documentos publicitarios, siendo igualmente admisibles las encuestas demoscópicas o las declaraciones de distribuidores o comerciantes del sector, medios de prueba no tasados que deberán ser valorados en su conjunto.

El uso meramente publicitario no ha sido considerado por la Jurisprudencia por sí solo suficiente a los efectos de satisfacer la carga de uso, si no va acompañado de una efectiva comercialización del producto o prestación del servicio. En cambio, sí puede ser considerado como un preparativo serio de uso.

Del mismo modo, la aportación de encuestas de mercado relacionadas con el conocimiento de la marca por los consumidores no parece que pueda ser per se un medio apto para acreditar el uso efectivo de una marca en el mercado si no va acompañada de otros documentos acreditativos de la realidad de la prestación del servicio u ofrecimiento del producto.

En este sentido, no existe unanimidad en la jurisprudencia española respecto de si el mero conocimiento de la marca por los consumidores puede ser relevante a los efectos de entender cumplida la carga de uso. Esta circunstancia no fue considerada por el Tribunal Supremo relevante a los efectos de entender cumplida la carga de uso de la marca “HISPANO-SUIZA” para automóviles dejados de fabricar hace años [STS de 1/3/1999], mientras que el Tribunal de la Marca Comunitaria de Alicante consideró recientemente que “No es necesario acreditar el uso efectivo y real mediante la aportación de las facturas de venta de los pantalones que incorporen el signo registrado, pues puede llegarse al mismo resultado acudiendo a otros medios probatorios. Y el estudio de mercado en España aportado como documento número 15 de la demanda permite concluir que tras la exhibición de un bolsillo de pantalón trasero con el pespunte objeto de la marca (página 9 del estudio), el 54% de los encuestados lo asociaba con la actora.” [Stcnúm. 270/2010 de 11 junio AC 2010\1249, pronunciamiento sobre excepción de caducidad por falta de uso]

10.- Si el titular de la marca tiene una causa justificativa para no tener que usar su marca de forma genuina, ¿Puede ser excusado? ¿Qué constituye una causa justificativa del no-uso? ¿Es el no-uso excusable, hay un límite máximo? Si es así, ¿el límite máximo depende de la naturaleza de la causa justificativa?

El artículo 39.4 de la Ley española de Marcas reconoce como causas justificativas de la falta de uso de la marca las “circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada”. Dichas

causas justificativas, de forma casi literal, reproducen las establecidas en los ADPIC (artículo 19.1 in fine), exceptuando, con ello, la obligación de uso de la marca.

El elemento, por tanto, que determina la admisibilidad de causas justificativas es la demostración, por el titular de marca, que dichas circunstancias son ajenas a la voluntad del titular (o, como tiene declarado el Tribunal Supremo español, “que no dependan del propio control del interesado”, ni por conveniencia, ni por prudencia ante los riesgos que su uso pudiera generar. Así, la pendencia de una acción judicial sobre la nulidad de la marca registrada, o las dificultades derivadas de la puesta en funcionamiento de una industria de alta tecnología no han sido estimada, por ejemplo, como circunstancias obstativas que justifiquen legalmente la falta de uso, mientras que la denegación de la inscripción de una especialidad farmacéutica, o de productos fitosanitarios de utilización sanitaria para la comercialización del producto en cuestión, sí han sido estimadas por ejemplo, como circunstancias obstativas que justifiquen legalmente la falta de uso. Resulta importante remarcar que la apreciación de dichas circunstancias obstativas deberá realizarse por los Tribunales de Justicia y no por la Oficina Española de Patentes y Marcas u otra autoridad administrativa.

La normativa española fija en cinco años –contados desde la fecha de publicación de su concesión, o desde la fecha en que se hubiera suspendido su uso- el plazo máximo de no utilización de la marca. La normativa no establece un tiempo máximo de duración de las circunstancias obstativas del uso de la marca: el transcurso del plazo máximo de no utilización de la marca producirá, como efecto último, una vez declarada por los tribunales de justicia, la caducidad de la misma.

11.- ¿En qué periodo de tiempo debe tener lugar el uso?

El artículo 39.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, resulta claro en este punto al señalar que “la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley” [fundamentalmente, el incurrir en causa de caducidad, según lo dispuesto en el artículo 55.1.c) del mismo texto legal] cuando, por un lado, “la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real [equivalente al “uso genuino”] en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada” en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, o bien, por otro lado, “tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años”.

Por tanto, y para evitar incurrir en causa de caducidad, una marca debe comenzar a ser utilizada antes de que expire el plazo de cinco años, contados a partir – inclusive - del día en el que aparece en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial la mención de que la misma ha sido concedida, y el mismo debe mantenerse sin que la posible interrupción que pueda haber en dicho uso pueda durar cinco años continuados. Ahora bien, se pueden las sanciones por falta de uso cuando existan “causas justificativas de la falta de uso”, a las que se refiere de forma más específica en el número 4 de este artículo 39.

Igualmente, el artículo 58 de la Ley de Marcas, flexibiliza este plazo de cinco años, al establecer la imposibilidad de declarar la caducidad de una marca, incluso habiendo transcurrido dicho plazo, siempre que el uso se inicie o reanude en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, salvo que dicho inicio o reanudación o los preparativos para los mismos se hubieran producido tras conocer el titular de la marca que la demanda de caducidad podría ser presentada (artículo 58 LM).

12. ¿El uso de la marca por el licenciatario o el distribuidor constituye uso genuine para mantener la protección? ¿Si ello es así, la licencia debe estar registrada? Si es así, existen requerimientos que deba cumplir el titular de la marca (el licenciante) para mantener la marca (por ejemplo: controles de calidad, inspecciones o el derecho contractual a ejercer dicho control o inspección)?

En este punto, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, resulta también clara cuando en su artículo 39.3 dispone que “la marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento”. El tercero cuyo uso es imputable al titular puede ser un licenciatario expreso o tácito, un importador, un agente, un concesionario, un distribuidor, un integrante de un grupo de sociedades respecto de la sociedad holding (Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 1975), un titular fiduciario o aparente, o una sociedad a la que se ha aportado una marca (Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de septiembre de 1987, Aranzadi 8128)

Es irrelevante que el usuario esté inscrito a efectos de satisfacer la carga de uso (cfr. artículo 46.3 LM y artículo 79.3 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes), de acuerdo con la interpretación del Consejo y de la Comisión de la Unión Europea, quienes consideran que la carga de uso en materia de marcas se satisface por un licenciatario no inscrito. De este modo, el uso que efectúa el licenciatario es oponible a tercero aun cuando no esté inscrito. En efecto, la Declaración conjunta del Consejo y de la Comisión que interpreta el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria señala que: “el Consejo y la Comisión consideran que al apartado 1 del artículo 23 [inoponibilidad de la licencia no inscrita] no habría que darle el significado de que la aplicación de las disposiciones del apartado 3 del artículo 15 a la utilización de una marca comunitaria por parte de un licenciatario estaría supeditada al registro de la licencia.” (Vid. Lobato García-Miján, M., Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 2002, página 616).

Respecto a los requisitos exigibles al licenciante para mantener el registro de marca, para el caso de que el usuario de la marca no sea un mero distribuidor o revendedor, sino que fabrique o manipule los productos o suministre los servicios distinguidos con la marca, en efecto, se plantea si la actividad del tercero requiere la existencia de un control por parte del licenciante respecto de la actividad del licenciatario. La Ley de Marcas no se pronuncia al respecto. Un sector de la doctrina ha acudido al artículo 19.2 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que parece exigir la concurrencia de un control, al disponer

que “(c)uando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro” [vid. Saiz García, El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria), Valencia, 1997]. Sin embargo, mayoritariamente, la doctrina (vid. Lobato García-Miján, M. Lobato, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 617, PALAU, F., La obligación de uso de la marca, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 145 ss., y F. Carbajo, en A. Bercovitz (dir.), Comentarios a la Ley de Marcas, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003, p. 603 ss) ha puesto de manifiesto cómo los términos del artículo 19.2 ADPIC son demasiado genéricos para introducir una condición adicional de exigencia de control para la imputabilidad del uso del licenciatario al licenciante, ya que el artículo 19.2 ADPIC sólo dispone “cuando esté controlada…”, sin precisar cuáles serían las modalidades de control o la forma en la que el mismo puede ser ejercido. Por tanto, opinamos, junto la doctrina citada, que el artículo 19.2 ADPIC, como mucho, podría excluir la licitud de las llamadas naked licences (esto es, aquellas licencias que confieren al licenciatario facultades ilimitadas). Por ello, habrá que considerar que cualquier medida adoptada por el titular de la marca puede ser, en principio, apta para cumplir el requisito de control previsto en el Acuerdo ADPIC. Aparte de esto, hemos de señalar que el Acuerdo ADPIC impone unas obligaciones mínimas de protección de la propiedad industrial, pudiendo los Miembros en cualquier caso ampliar la protección (art. 1.1 ADPIC).

13.- ¿Cuáles son las consencuencias de la falta de uso genuino de la marca? ¿Quién puede solicitar la cancelación y en qué circunstancias? El demandado en un procedimiento de oposición está autorizado para solicitar que el oponente pruebe el uso genuino de la marca anterior? Si es así, ¿en qué cinscunstancias?

Como se ha señalado, la principal consecuencia de la falta de uso efectivo y real de la marca durante cinco años a partir de la fecha de la publicación de la concesión en el BOPI o de la interrupción de dicho uso por igual período de tiempo, es que dicha marca incurre en causa de caducidad, ex artículo 55.1.c) LM (“se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro…cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley”). Dicha caducidad debe ser declarada por los Tribunales (art. 55.1 LM, in fine). El artículo 41.2 introduce por primera vez la posibilidad de alegar la falta de uso como excepción por el demandado de un procedimiento de violación de derechos; y el artículo 52.3 regula la facultad de alegar por el demandado en un procedimiento de nulidad la falta de uso de la marca anterior, cumpliéndose así las exigencias del art. 11.1 DM. La carga de la prueba del uso recae en todos los casos en el titular de la marca.

La acción de caducidad puede ser ejercitada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo (art. 59.a) LM). La

doctrina y la jurisprudencia consideran que, en este caso, como en otros de caducidad, el interés legítimo corresponde a cualquier competidor, sea titular o no de una marca, así como a las asociaciones de empresarios, asociaciones de consumidores, Consejos reguladores de denominaciones de origen, etc.

La Ley de Marcas española no prevé que, en el curso de un procedimiento de oposición frente al registro de una marca, el solicitante de la misma pueda exigir al oponente que demuestre que su marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos sobre los que basa su oposición (artículo 22 LM), a diferencia de lo que prevé para el caso que se inste la nulidad relativa de una marca, sobre la base de un derecho de marca anterior, supuesto en el que el titular de esta última ha de demostrar, si la misma lleva al menos cinco años registrada en el momento de presentación de la demanda, y lo solicita por vía de excepción el demandado, el uso efectivo y real de dicha marca para los productos y servicios para los que está registrada y en los que se basa la demanda (artículo 52.3 LM). No obstante, hemos de señalar que para el solicitante de una marca existe la posibilidad de presentar una demanda instando la caducidad por falta de uso de la marca sobre la que se basa la oposición recibida, lo que supondría para la OEPM la posibilidad de suspender el procedimiento de tramitación hasta que recaiga sentencia firme (art. 26.b) LM).

La ley vigente, por imperativo del art. 13.4iii) del Tratado sobre Derecho de Marcas, ha eliminado la anterior exigencia de prueba del uso de la marca en la renovación del registro.

14.- ¿Si el titular de la marca no ha realizado un uso genuino de su marca dentro del período exigido, puede sanar esta posición vulnerable iniciando el uso de forma genuina después de este período y quedar a salvo ante los requerimientos de cancelación o revocación? ¿Está permitido volver a registrar una marca que no ha sido usada de forma genuina en el período de tiempo exigido?

Efectivamente, y como hemos señalado supra, el titular de una marca puede sanar la falta de su uso efectivo y real durante el período establecido de cinco años cuando comienza o se reanuda el uso antes de la presentación de la demanda de caducidad: “no podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca” (artículo 58 Ley de Marcas). No obstante, dicha reanudación del uso debe ser de buena fe, y, así, la misma “en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad…no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada” (artículo 58 LM, in fine).

El titular de una marca registrada no usada puede, en efecto, para obviar la carga de uso de la marca, volverla a solicitar ante la OEPM y sucede en la práctica que lo haga

cuando se acerca el vencimiento del plazo de cinco años desde la publicación de la concesión. Esta nueva marca tiene un plazo independiente de caducidad, salvo la posible aplicación de la doctrina del fraude de Ley. Pues, en efecto, existe una norma de cobertura (la libertad de empresa que permite registrar marcas) y una norma defraudada (la que impone la carga de uso de la marca). La determinación de si existe fraude de ley dependerá de cada caso concreto.

15.- ¿Cuál debería ser el objetivo de las reglas uniformes? ¿Deberían las reglas tener por objetivo la protección de los consumidores frente a la confusión y/o el mantenimiento del registro en orden para nuevos/potenciales interesados en registrar marcas? La finalidad última debe ser la de aproximar los registros a la realidad. La protección del derecho de marca sólo se justifica si ésta cumple las funciones que se le atribuyen, para lo que es necesario el uso de la marca. En caso contrario la marca estaría perdiendo su elemento subjetivo, es decir, el signo ha de servir para distinguir en el mercado los productos y servicios de una empresa de los de otras. En este sentido, hemos de afirmar que una de las funciones de las marcas, es la de protección de los consumidores en la medida que les permite identificar y distinguir los diferentes productos y servicios que existen en el mercado pudiendo así elegirse entre unos y otros.

Las reglas uniformes deben evitar que se creen monopolios con base en registros innecesarios y no operativos. Así pues, no debería permitirse que las Oficinas registradoras protegiesen a titulares de marcas que no se encuentran en uso (entre ellas, las marcas defensivas y de reserva).

16.- En su opinión, ¿Debería existir un umbral, como una regla de minimis para el “uso genuino”? En caso afirmativo, ¿cuál sería el umbral deseable? ¿Debería construirse la regla diferenciando las grandes empresas de las pequeñas?

En nuestra opinión, la exigencia de uso genuino (real y efectivo) requiere cierta intensidad en el uso, por lo que ya incorpora una regla de minimis. No se considera necesario incorporar una regla adicional, ya que las características del producto/servicio y de su propio mercado influyen de forma directa y evidente en la determinación de si el uso es real y efectivo. No se puede exigir que el uso de la marca sea siempre importante cuantitativamente hablando, para que éste deba calificarse de efectivo, ya que como he dicho el tipo de producto y su mercado serán determinantes a la hora de establecer una determinada exigencia cuantitativa.

El “uso efectivo y real” debería analizarse caso por caso, tomando en consideración todas las circunstancias del caso como, por ejemplo, la naturaleza de los productos o servicios, el tamaño y tipo de actividad del titular de la marca, si se utiliza para

diferenciar productos de consumo masivo o productos especializados y de elevado precio, si se trata de un producto de temporada, etc., tal y como se ha señalado en la cuestión nº 4.

El hecho de tratarse de una empresa pequeña o una gran corporación no debería a priori influir en la aplicación de tales consideraciones por parte de oficinas de registro o tribunales. Lo importante es que en el mercado relevante la marca se use de manera efectiva y real.

17.- ¿En qué medida debería ser posible mantener la protección de una marca cuyo uso difiera de su representación en el registro? ¿Debería ser incluso posible añadir u omitir elementos de un signo figurativo registrado y mantener la marca? ¿Cómo el sistema puede asegurar que los registros sean accesibles a terceros y al mismo tiempo permitan cierta flexibilidad a los titulares de marca cuando usan el signo en actividades comerciales?

Se considera adecuada la regulación comunitaria y española actual. En este sentido, debería ser posible usar una marca que difiera de la representación en el registro, siempre y cuando esa variante no afecte al carácter distintivo de la marca.

Debería ser posible añadir u omitir elementos de una marca gráfica, siempre y cuando dicha adición u omisión no afecte al carácter distintivo de la marca registrada. En relación con las marcas gráficas, lo habitual será que la variante de la marca registrada deba ser muy cercana a la representación en el registro para que no afecte al carácter distintivo. Si la marca gráfica contiene varios elementos, la clave debería ser si la variante –que añada u omita uno o más elementos- genera la misma impresión general en el consumidor medio.

Es de reseñar que la Ley de Marcas española (art. 39.2.a) establece que se considerará cumplida la obligación de uso cuando se emplee la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma registrada. Este requisito de la “alteración significativa” no está previsto en la Directiva 2008/95/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (tampoco estaba prevista en la anterior Directiva 89/104/CEE), que en el artículo 10 menciona únicamente el requisito de que no se altere el carácter distintivo de la marca en la forma registrada. En consecuencia, debería prescindirse del elemento de la “alteración significativa” y optar por un criterio más restrictivo que pasaría por analizar si la impresión general causada en el consumidor medio es sustancialmente idéntica.

En este sentido, también aquí debe ser tenido en cuenta el sector comercial en el que las marcas operan ya que en la práctica hay sectores más dinámicos que otros a efectos de modernización de sus registros. Si nos encontramos, por ejemplo, en el sector farmacéutico, tanto las marcas como los packagings que se registran ofrecen pocas alteraciones o variaciones ya que ni su nombre ni su efecto visual ante los consumidores son determinantes para la elección de los mismos, y por tanto la actualización de estos,

entiendo es secundaria. Este hecho facilita la elevada fidelidad que las marcas farmacéuticas mantienen entre su registro y su uso real en el mercado a través de los años. Y lo mismo cabe decir respecto de las marcas en el sector bancario.

En cambio, en las marcas de moda o perfumería las tendencias del momento hacen que tengan que estar en constante adaptación. Esta realidad pone de manifiesto que las empresas dedicadas a estos sectores opten por una marca principal (marca paraguas) y una serie de submarcas que han de actualizarse en función de las colecciones o temporadas del producto.

Debería preverse un mecanismo que permitiera la continua modernización de las marcas sin perder la prioridad de la primera marca registrada, por ejemplo, permitiendo que conste en el registro los signos modernizados, de manera que estos estén protegidos como marcas siempre que hayan sido objeto de un uso real y efectivo. Este sistema debería completarse con la posibilidad de que en los procedimientos administrativos de oposición y recurso se solicite la acreditación del uso de una marca, de manera que no se provoque sistemáticamente el bloqueo del registro de determinadas marcas cuya única solución para los solicitantes es acudir a los Tribunales.

18.- ¿La exigencia de uso genuino debería entender cumplida si el uso es limitado a solo un producto o servicio de los registrados? ¿Está justificado en su opinión que el titular de una marca puede “bloquear” una categoría completa de productos usando el signo solo para uno de los productos de la categoría? Si la respuesta es negativa, ¿qué clase de regla debería adoptarse?

Una ponderación de los intereses del titular del derecho de marca y de los intereses de sus competidores lleva ineludiblemente a superar cualquier interpretación extrema de la regulación del uso parcial de la marca que, desechadas las interpretaciones maximalistas que extienden los efectos del uso a todos los productos de la clase en la que se han registrado, sólo le otorgue efectos en relación con los concretos productos o servicios para los que se ha utilizado la marca, toda vez que ello no se justificaría ni en las necesidades prácticas del registro de marcas ni en la realidad económica. Dicho esto, y aunque resulte harto difícil la determinación del alcance o extensión que haya de darse al uso del signo sobre determinados productos o servicios, se considera oportuno seguir la regla general de que los efectos sanatorios del uso deben alcanzar a aquellos productos o servicios que según los estándares habituales del sector económico al que pertenezcan y a su percepción por sus destinatarios se consideren idénticos o puedan subsimirse en el mismo concepto de producto en sentido amplio o subcategoría de productos; no tiene, pues, relevancia alguna la clase del Nomenclátor para la que el titular de la marca la ha registrado.

Así pues, si la marca se encuentra registrada para varios productos o servicios y el uso se limita a un único producto o servicio, la marca debería considerarse registrada no

sólo para el concreto producto o servicio para el que se está haciendo un uso efectivo, sino respecto de la categoría a la que pertenece ese producto o servicio; tal y como ha establecido el Tribunal General en la Sentencia de 14 de julio de 2005 (Asunto T-126/03, Reckitt Benckiser España S.L. v OHIM, “Aladdin/Aladin”).

No es razonable que el titular pueda bloquear la categoría entera de productos usando la marca respecto a un único producto dentro de esa categoría. No obstante, sería conveniente determinar, caso por caso, la subcategoría o subcategorías a las que pertenece el producto respecto del cual se realiza el uso.

En este sentido, no resulta razonable considerar probado el uso para la categoría entera a la que pertenece el producto según el Arreglo de Niza pero tampoco restringir el registro al concreto producto usado, tal y como defendió la Sala de Recursos de la OAMI en el asunto “Aladdin”.

En el mencionado asunto “Aladdin” se usaba la marca para un “producto para pulir metales consistente en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico)”. El Tribunal General entendió que ese uso justificaba el uso para la subcategoría “productos para pulir metales”, en contra de la opinión de la Sala de Recursos de la OAMI.

En consecuencia, opinamos que la solución debería pasar por entender usada la marca para la subcategoría o subcategorías concretas y suficientemente precisas dentro de la clase a la que pertenece el producto según el Arreglo de Niza.

En el caso mencionado (asunto “Aladdin”), la clase 3 del Arreglo de Niza abarca: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”. El producto efectivamente usado pertenece a la subcategoría “preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar”. Pero como esta subcategoría todavía no es lo suficientemente precisa, se ha de continuar realizando subcategorías hasta que la categoría del producto (no el producto concreto) esté suficientemente concretada. Así, se realizarían las siguientes subdivisiones: “productos para pulir”; “productos para pulir metales”. Esta subcategoría es suficientemente precisa, ya que restringe de forma clara la función (pulir) y el destino (metales). No sería razonable restringir todavía más la protección de la marca a la concreta variante del producto que viene siendo usado: “producto para pulir metales consistente en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico)”. Tal y como establece el Tribunal General: “procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes”.

Cabe finalmente recordar que aunque la marca fuera cancelada para determinados productos o servicios, ello no es óbice para que el titular pueda oponerse a la solicitud de una marca posterior idéntica o similar que designe los mencionados productos o servicios, cuando exista un riesgo de confusión en el público. De esta manera, una marca X puede mantenerse para productos A, para lo que ha sido efectivamente usada y caducar para los productos B y C, pero puede ser título suficiente para impedir el registro o el uso del mismo signo X o uno similar en relación con los productos B que son similares a los productos A.

19.- ¿Cuál sería un adecuado período de gracia para el uso genuino?

El período de cinco años previsto en la norma española se considera adecuado para proteger los intereses del titular de la marca, de los competidores, e igualmente cumple el objetivo de aproximar la realidad formal del Registro a la realidad del mercado. Incluso podría valorarse la reducción de este plazo a 3 años, como se prevé en ADPIC.

20. ¿Qué circunstancias justificarían la falta de uso? ¿Deberían aplicarse diferentes criterios para diferentes sectores industriales (por ejemplo, industria farmacéutica y otras para las que las autoridades normalmente requieren autorizaciones particulares de comercialización que pueden retrasar el uso de una marca)? ¿Deberían ser los criterios más estrictos cuando más largo es el período de falta de uso?

Los obstáculos que, teniendo una relación directa con la marca, hagan su uso imposible o excesivamente perjudicial para los intereses del titular y que sean independientes de la voluntad del titular. Estas circunstancias deberían aplicarse de manera estricta y deberían estar basadas en la fuerza mayor u obstáculos administrativos o políticos.

Para determinar las causas justificativas de la falta de uso de una marca que escapan de la esfera de control del titular debería atenderse a las siguientes circunstancias o parámetros:

1.-Origen de la norma: en razón del origen de los Organismos Supranacionales, Estados y sus Administraciones o entes públicos o semipúblicos especializados y dependientes e incluso a determinadas entidades garantes del cumplimiento de unas características de origen y calidad, como por ejemplo los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen.

2.- Naturaleza de las normas: se debería atender al grado de obligatoriedad de las normas que dictaran los anteriores organismos e incluso su importancia y eventuales efectos para los mercados o consumidores que pudieran resultar potencialmente afectados por un producto o servicio así como las marcas que pudieran identificarlos. En particular, se debería atender a los requisitos para la autorización en la comercialización

de un producto, así como a los plazos que afectarían a la tramitación de las mencionadas autorizaciones previas.

3.- Subjetivos, dependiendo del grado de interés, diligencia y previsibilidad del titular de la marca por lograr la obtención de las autorizaciones necesarias para el uso de la misma o para la comercialización del producto específico que se querría identificar con las mismas.

Pudiendo llegar a cuestionarnos si concurriría un verdadero interés por aquel titular de una marca que unos meses antes de la expiración del plazo de gracia concedido para el no uso de la misma para evitar su eventual caducidad se escuda en una autorización previa cuya tramitación pudiera haber iniciado antes. Y debiendo preverse en ese caso dentro del periodo de gracia a partir de qué momento temporal se podría presumir que no concurría un interés en el uso de la marca sino en prolongar artificialmente su vigencia en el registro y continuando con el bloqueo del mercado u operadores potenciales de ese signo.

4.- Objetivos: la concurrencia de ciertas causas justificativas de no uso debiera estar limitada en todo caso a los concretos servicios o productos afectados por la misma pero no a una clase entera ni con respecto incluso a productos complementarios o conexos.

Los criterios deberían ser los mismos con independencia del sector industrial. No obstante, en determinados sectores, como el farmacéutico, es más sencillo probar la existencia de causas justificativas de la falta de uso debido a la necesidad de contar con autorizaciones administrativas de comercialización, la necesidad de realizar estudios de bioequivalencia, etc.

Los criterios también deberían ser los mismos con independencia del período de no uso, ya que en caso de requerir una mayor consolidación del signo en el mercado a las marcas que lleven más tiempo registradas, se estarían poniendo trabas a la posibilidad de reanudar el uso de la marca. Ello, no obstante, debería ser modulado teniendo en cuenta las circunstancias del titular, de forma que no se amparen comportamientos pasivos o negligentes. Así, si por ejemplo, concurriría mala fe en el titular de una marca que agota prácticamente el periodo de gracia de no uso de la misma y solo solicita la autorización previa necesaria para su posible utilización en el mercado cuando sabe que se le acaba e incluso que la va a hacer valer frente a terceros judicialmente. Mala fe que estimo que no debiera permitirle acogerse válidamente a esa causa justificativa de no uso de su marca.

Una cuestión que no queda clara y debería preverse en unas reglas uniformes es si interrumpido el plazo de tiempo por la concurrencia de una causa justificativa de la falta de uso, desaparecida ésta debe seguirse en el cómputo del plazo o se inicia otra vez el plazo de 5 años o el que corresponda para usar.

21.- ¿Debería atribuirse al titular cualquier utilización de una marca por parte de

terceros legitimados? ¿Debería diferenciarse entre licenciatarios y distribuidores independientes y ser necesario el registro de una licencia? La utilización consentida de una marca constituye uno de los negocios jurídicos contemplados por parte del legislador para poder invocar el uso legítimo de un signo distintivo en el mercado (artículo 39 de la Ley de Marcas). A este respecto puede afirmarse que la utilización consentida de la marca por parte de un licenciatario es asimilable al uso propio por parte del titular. La utilización efectiva y real de la marca por parte de un licenciatario conforma una realidad en el mercado que afecta a la percepción del signo por parte del consumidor. Aunque este uso no se lleve a cabo por parte del titular de la marca, siempre que lo sea con su consentimiento tal utilización habrá de permitir a su titular oponer a un tercero su legítimo derecho, pues de otro modo se correría el riesgo de dilución del carácter distintivo del signo y de devaluación del objeto de la licencia concedida. Así, el titular de la marca debe poder invocar su efectivo uso por medio de un tercero sometido a licencia para oponerse a la utilización por parte de quien la usara sin su consentimiento. De igual forma ante una petición de caducidad por falta de uso de la marca cabrá oponer la efectiva utilización del signo por parte de un tercero licenciatario. En lo que afecta a la naturaleza jurídica de los licenciatarios y de los distribuidores ésta es diversa y no debe asimilarse. En efecto, mientras los licenciatarios designan con la marca sus propios productos o servicios, los distribuidores la utilizan para referirse a los de terceros de quienes los adquieren. En este caso es evidente que existe una diferencia cualitativa y sustancial que debe ser tomada en consideración. No existe utilización por los distribuidores si el producto o servicio no se ofrece en el mercado por parte de su legítimo titular o licenciatario. Los distribuidores pueden en mayor o menor medida asumir obligaciones que supongan una asunción de la política marcaria del titular de los productos, como pueda ser la actividad publicitaria o incluso el diseño de las campañas de marketing del producto. Ahora bien, y aunque con ello se esté confiriendo valor a la marca, en ningún caso lo es respecto de un bien propio sino del de un tercero, con la intención de extraer de tal actividad un beneficio propio que dada su condición de distribuidores será mayor en función del incremento de ventas. Respecto del registro de las licencias que el titular y terceros pudieran acordar sobre el uso de una marca y dado que la relación contractual que pudiera existir entre ellos es de carácter jurídico-privado no parece que un sistema marcario deba exigir la inscripción de tales licencias. La obligación de registrar una licencia distorsionaría la libertad contractual y el derecho entre las partes a mantener sus relaciones mercantiles de forma confidencial en el mercado. Las condiciones contractuales, aún recayendo sobre un derecho de exclusiva como el de marca, deben ser preservadas del dominio público por cuanto constituyen obligaciones particulares que en conocimiento de terceros pueden suponer una pérdida de competitividad respecto de los terceros.

Diferente es el efecto que la existencia de tales derechos pueda tener respecto de terceros. Para que puedan derivarse tales consecuencias parece preciso establecer la obligación de inscribir la licencia en el registro de marcas, pues de otra forma la existencia de esa licencia no podría vincular a quienes no sean parte en el contrato. En el caso de inscripción de licencias para conocimiento de terceros es ese solo hecho, la existencia de la licencia, el que puede ser relevante en lo que pueda afectar a quienes no fueran parte. Es por ello que en esos casos y por las mismas razones antes expuestas, parece oportuno que la normativa correspondiente exija únicamente el registro de la existencia de tal licencia y el tipo de limitaciones objetivas que puedan concurrir (como puedan ser la duración, exclusividad, territorialidad o productos o servicios para los que se otorga) y no las relativas a condiciones económicas, normas de calidad, control de las operaciones, causas de terminación, jurisdicción y ley aplicable entre otras. En relación con el uso efectivo y real de un signo distintivo cabe preguntarse si el hecho de que la licencia sobre una marca no se halle inscrita puede conllevar la imposibilidad de utilizar la existencia de ese negocio jurídico frente a terceros para justificar su uso. La apariencia registral sería la de no utilización del signo puesto que el negocio jurídico en el que se asentaría esa realidad no constaría inscrito. Ahora bien, debe señalarse que el uso efectivo y real del signo distintivo se asienta en realidades de mercado y no en apariencias, por lo que entendemos que la efectiva utilización de la marca en cumplimiento de un contrato de licencia debiera ser suficiente para oponerse a una eventual reclamación de caducidad de falta de uso de la marca con independencia de que la marca se halle inscrita o no en el registro de marcas correspondiente. 22.- ¿Debería haber una excepción de uso efectivo y real en algunos casos? No. En principio la única excepción admisible debe ser la general de la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso. Únicamente las circunstancias que puedan razonablemente calificarse como causa justificativa de la falta de uso podrán constituir excepciones a la obligación general del uso efectivo de la marca. 23. ¿ Debería haber normas uniformes que aborden la cuestión sobre si la marca cancelada debe ser objeto de re-registro inmediatamente después de la decisión de cancelación? ¿Deberían tomarse en consideración otros intereses que los del nuevo solicitante de registro, por ejemplo, los intereses de consumidores para evitar la confusión en cuanto a la naturaleza y calidad de los bienes y servicios que cabría esperar en una marca en particular? El registro de una marca respecto de la cual se produzca una declaración de caducidad por falta de uso puede llevarse a cabo bien por parte de quien haya provocado esa

declaración, bien por el propio afectado o bien por un tercero. En tales casos, las normas a aplicar en sistemas como el europeo son las propias de la prioridad registral, en las cuales cabrá valorar la existencia de causas de prohibición absolutas o relativas si es que concurren.

La toma en consideración de otras circunstancias o intereses podría complicar de manera injustificada la actuación de las Oficinas de Marcas. Por lo demás, en todos aquellos países en los que no existe señalamiento de oficio de marcas anteriores ya es posible (al menos teóricamente) la coexistencia de marcas idénticas en relación con los mismos productos/servicios, por lo que el re-registro de la marca en realidad no plantearía ningún problema potencial nuevo en ese sentido.

El sistema registral por el que se ha optado tradicionalmente en Europa prima la apariencia registral sobre la realidad de mercado con limitaciones específicas como pueda ser el registro de marcas notorias o renombradas. En estos casos la posibilidad de registro se restringe precisamente por la existencia de un derecho de marca previo. Además de actuaciones propias del titular registral que pudieran implicar una conducta contraria a las normas de correcta actuación en el mercado, como pudiera ser el de la mala fe registral o el abuso de derecho frente a competidores o usuarios, en cuyo caso siempre cabría plantear la oponibilidad al reconocimiento de un derecho de marca, cabría plantear la eventual falta de derecho del solicitante que no estuviera explotando su signo frente a los terceros que, sin estar amparados por un registro prioritario, pudieran demostrar un uso previo a modo de signo distintivo del objeto de solicitud de marca. Esa opción no obstante comportaría un nuevo planteamiento del derecho marcario de territorio que como el europeo han optado por un sistema registral de prioridad registral y una ampliación sustantiva de los supuestos de oposición registral. En los supuestos de solicitud por parte de quienes hubieran provocado la declaración de caducidad o de terceros, no parece que haya necesidad de instaurar normas específicas y uniformes para impedir su registro pues no habrá mayor derecho que el propio de la presentación prioritaria de la solicitud de registro. Y la existencia de posibles ofertantes de productos o servicios que vinieran ofreciéndolos con anterioridad a la solicitud de la marca no ha de verse más expuesta a los riesgos inherentes a la existencia de un signo registrado que los que ya existieran con el signo anterior. Los problemas podrían plantearse respecto del anterior titular. En estos casos habremos de estar a los criterios propios de la mala fe y del ejercicio abusivo del derecho que pudieran concurrir en cada caso en función de las circunstancias. Habría una cierta predisposición a pensar que quien no ha sido capaz de utilizar un signo en cinco años y justificar así el uso efectivo y real del signo difícilmente pueda justificar que tenga intenciones reales de explotarlo cuando se acaba de declarar su caducidad. Pero ésa es una cuestión de interpretación de las circunstancias concurrentes de cada caso.

No obstante, el establecimiento de unas normas uniformes a este respecto pudiera ser beneficioso tanto para los eventuales terceros operadores interesados en determinados registros como para el propio mercado.