La primera comercialización en Diseño Industrial

A L A M A RA B O G A D O S

La primera comercialización en Diseño Industrial

LA “PRIMERA COMERCIALIZACION” COMO PRESUPUESTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INFRACCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL

(Comentario a la Sentencia 102/09 del Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante)

1.-/ Antecedentes.

La referida sentencia, estimando la demanda interpuesta por la actora, declaró que la comercialización de vestidos realizada por la demandada vulneraba el dibujo comunitario registrado de la actora y, en consecuencia, la condenaba al cese en la oferta, comercialización y difusión de las prendas de vestir que incorporaban los diseños protegidos, a su destrucción y a la destrucción del material publicitario y de marketing. Sin embargo, la sentencia absolvió a la demandada respecto del resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la venta de dichas prendas, realizado en régimen de minorista en los treinta y siete establecimientos propios que tenía abiertos en todo el territorio nacional, y cuyo im-porte había sido debidamente cuantificado por un perito judicialmente designado.

En esencia, la Sentencia entiende, en el pronunciamiento absolutorio, que la condenada no resulta imputable a efectos de responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados, [Fundamento Jurídico Quinto. 34], pues: “En definitiva, no parece que la actividad de un comerciante (la demandada) que se limita a comprar por cauces ordinarios y lícitos a un tercero que se los oferta (aquí el fabricante) pro-ductos que después los destina directamente a vender al público sea per se y en todo caso generadora de responsabilidad económica, pues es perfectamente factible pensar que esa actividad la desarrolla de buena fe, con desconocimiento de que el producto incorpora un diseño comprendido en el ámbito de protección del registrado o no registrado de un tercero, sin perjuicio de la eventual responsabilidad del suministrador, que no se enjuicia al no ser demandado”.

Como iremos desarrollando a lo largo del comentario este planteamiento resulta contrario: (i) a la dicción legal del artículo 54 LPJDI, (ii) a la culpabilidad de la actuación de la demandada y (iii) al enriquecimiento injusto obtenido por la comercialización de prendas de vestir que incorporan ilícita-mente el diseño protegido. Esta triple razón ha sido examinada por la doctrina y por la jurisprudencia y determina la necesidad de indemnizar daños y perjuicios. a la culpabilidad de la actuación de la demandada y

La Sentencia 490/09 de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante de veintidós de diciembre de dos mil nueve, con el voto particular de un magistrado y revocando la Sentencia de in-stancia en este pronunciamiento, concedió la indemnización.

2.-/ La primera comercialización como presupuesto de la indemnización de daños y perjuicios.

Como es sabido, los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios para los responsables de la primera comercialización se establecen en el apartado primero del artículo 54.1. LPJDI que, textual-mente, dice: “Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incor-poren un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados”. Este precepto, que podemos calificar de “característico” en materia de propiedad industrial, se encuentra redactado en términos similares en el artículo 42 de la Ley de Marcas y en el


CIRILO AMORÓS, 76 · 46004 VALENCIATEL (34) 963 106 580 · FAX (34) 963 106 [email protected] · alamarabogados.com

artículo 64 de la Ley de Patentes y de Modelos de Utilidad , si bien, tratándose de invenciones emplea el término “utilice” como equivalente al de comercialización. Por consiguiente, a tenor de los men-cionados preceptos, la primera comercialización o utilización, si se trata de patentes, constituye una imputación de responsabilidad por dicción legal en materia de propiedad industrial. La responsabilidad del que la realiza, según se desprende del uso por el artículo 54.1 LPJDI de los términos “así como”, es claramente cumulativa a la responsabilidad del fabricante y del importador. En los demás supuestos, será condición para reclamar la indemnización, haber requerido previamente al infractor por conducto notarial (“fehacientemente”) si se trata de infracción de diseño industrial o, mediante carta remitida por burofax, para dejar constancia del contenido de la misma, o procedimiento similar, cuando se trate de infracción de patentes o de marcas (“suficientemente”).

No siendo cuestionable la “fabricación”, en sentido amplio, ya sea mediante producción a partir de materias primas o del ensamblaje de piezas, ni la “importación” del producto, lo relevante para este comentario será determinar cuando nos encontramos ante un supuesto de “primera comercialización” de modo que la acción pueda dirigirse contra el responsable de la misma; pues, todos ellos quedan obligados “en todo caso, a responder de los daños y perjuicios ocasionados” sin necesidad de haber practicado el requerimiento previo exigido por mandato legal para los responsables de las sucesivas comercializaciones. Tanto el fabricante como el importador podrán ser, a su vez, primeros comer-cializadores, pero el alcance del precepto sigue teniendo pleno sentido al incluir, separadamente, al responsable de la primera comercialización que ni fabrica ni importa, sino que adquiere en exclusiva de aquellos, con la finalidad de que no quede indemne dicha actividad, meramente comercial. En cam-bio, el precepto excluye la responsabilidad objetiva por daños y perjuicios, respecto de otras formas de utilización del diseño, sin consentimiento de su titular , que también se encuentran expresamente prohibidas: la oferta, la exportación, el mero uso o el almacenamiento. Posiblemente y en lo que a la indemnización objetiva respecta, no parece que estas formas de utilización puedan originar, per se, un detrimento en el patrimonio de titular del diseño susceptible de indemnización, si no van unidas a la comercialización del producto y, respecto de la exportación, dependerá de la protección del diseño en el país de destino, por lo que exige el requerimiento previo.

3.-/ Concepto de la primera comercialización.

Nada dice la Ley sobre el momento en que se produce la primera comercialización por lo que, en ausencia de esta concreción, se pueden plantear distintas interpretaciones, como la que propone la Sentencia de Alicante que es objeto de comentario. Tampoco es una materia que haya sido estudiada en la doctrina, específicamente, respecto del diseño industrial. Ante esta situación y en aras a aportar una interpretación que a nuestro entender resulte acorde con la realidad de la empresa nos adheri-mos a la posición mantenida en Derecho de Marcas por DE LAS HERAS cuando dice que el primer acto de comercialización de los productos marcados es “… su introducción en el mercado, lo que requi-ere que pasen del circuito interno de la empresa titular de la marca al circuito comercial externo” y esta consideración es, igualmente, aplicable al diseño industrial y a las invenciones, pues, el concepto de comercialización que estamos examinando es común en las tres categorías de propiedad industrial.

De igual modo, la primera comercialización implica la divulgación del diseño industrial, es decir, el momento a partir del cual comienzan a contar los plazos de caducidad para la protección del mismo al haber dejado de conocerse en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad y haber pasado a ser razonablemente conocido en el tráfico comercial.

Presentada esta primera opinión, debemos pronunciarnos también por un concepto amplio de “prim-era comercialización” que comprenda no sólo la venta al por menor sino también cualquier otra forma de distribución mayorista, más restringida, pero inmersa en el sistema concurrencial. A ello apunta la profesora DOMÍNGUEZ PÉREZ cuando, en base a lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley de Marcas (en los mismos términos que el artículo 54.1 LPJDI), señala que: el legislador ha ampliado el ámbito subjetivo de infractores de marca que responderán en todo caso por los daños y perjuicios causados (re-sponsabilidad objetiva), al incluir también a quienes, no siendo los fabricantes del producto en cuestión, han contribuido a introducirlo en el mercado”.


Bien puede decirse, por tanto, que nos encontramos ante la primera comercialización en el momento a partir del cual el producto irrumpe en el mercado, ya sea en régimen mayorista o minorista, pues, hasta entonces, los productos no han salido del circuito interno de la empresa ni están sujetos al régi-men propio de la concurrencia, sino a las obligaciones contractuales propias del contrato de arrenda-miento de obra o de servicio y de posterior suministro o entrega.

Sin embargo, la interpretación y la aplicación de la “primera comercialización” que hace la Senten-cia de Alicante como presupuesto de indemnización incide, exclusivamente, en la venta mayorista o de distribución y descarta de plano la puesta en el mercado del producto que incorpora el diseño a través de la venta minorista: “la previsión legal se refiere a las figuras intermedias entre el fabricante o importador y el vendedor final abarcando los fenómenos de ventas al por mayor, puesto que de esta manera: i) se da sentido a la norma, ii) se explica la referencia a la ‘primera’ comercialización, que es la que realiza el distribuidor al comerciante, que después vende en su establecimiento el producto que incorpora el diseño sin autorización, que será la “segunda’ comercialización”.

4.-/ Prueba de la primera comercialización.

Llegados a este punto debemos preguntarnos si existe algún elemento identificador que pudiera ayudarnos a conocer, externamente, cuando nos encontramos ante la primera o sucesivas comercial-izaciones, a lo que debemos responder sin ambigüedad afirmativamente pensando en aquellos que son frecuentemente utilizados en la venta de toda clase de productos y, en particular, de las prendas de vestir: el etiquetado y las marcas.

Siendo de obligado cumplimiento la normativa sobre etiquetado de productos textiles se exige, para la puesta en el mercado de cada prenda individual, que en la etiqueta figuren determinados datos de identificación de la empresa que la comercializa y, en su caso, del fabricante, el distribuidor o el importador, tales como, el nombre o la denominación social y su número de CIF y, ello, con la sola finalidad de proteger a terceros adquirentes de mayoristas o minoristas para quienes: “… en este caso, el comerciante será responsable del producto y, por tanto, de todas las infracciones en que aquél pueda incurrir”. Estas disposiciones no dejan duda alguna sobre el alcance de la responsabilidad en caso de infracción y, en particular, respecto de derechos exclusivos de propiedad industrial.

Precisamente, para resolver estas situaciones, se ha previsto la imputación de responsabilidad obje-tiva en el apartado 1º del artículo 54 LPJDI. Tampoco podemos pasar por alto que, si se practica el requerimiento previo de cese que exige el apartado 35 del Fundamento Jurídico Quinto de la Senten-cia, se puede poner en antelación al infractor y tener como resultado la inmediata desaparición del producto.

Cuestión distinta hubiera sido que, en el supuesto comentado, las prendas de vestir identificaran en una etiqueta al empresario comercializador y, “en otra etiqueta” al fabricante o al importador, con la indicación: “fabricado por…, importado por…”, pues, en tal caso, no podría negarse la existencia de una previa comercialización y la exigencia del requerimiento fehaciente como presupuesto para la rec-lamación de daños y perjuicios contra el establecimiento mayorista o minorista.

Naturalmente, el debate surge porque todas las prendas de vestir que fueron objeto de procedimiento incorporaban, única y exclusivamente, las etiquetas y la marca de la empresa comercializadora con los datos societarios y fiscales de la misma. Datos que se reproducían en los tickets de compra de las prendas adquiridas, que también fueron aportados al procedimiento.

5.-/ Compraventa mercantil y primera comercialización.

En el suceso de la litis existía una única compraventa mercantil del fabricante a la empresa conde-nada, la cual comercializaba directamente al público las prendas de vestir a través de treinta y siete establecimientos propios. El comerciante indicaba en cada pedido de compra formulado al fabricante los datos que debían insertarse en el etiquetado, tanto en el de tela cosida a la prenda, como en el etiquetado de cartulina que colgaba de la misma: modelo, referencia, color, etc. Esto confirma que la


relación entre ambas compañías era la propia de una mera compraventa mercantil dentro del circuito interno de la empresa (outsurcing) que cada cual es muy libre de organizar, tanto si el fabricante o el importador son compañías independientes de la comercial, como si éstas pertenecen a los mismos socios, al mismo grupo empresarial o mantienen vínculos societarios o contractuales entre ellas. Lo relevante en este supuesto es el hecho de que la fabricación externa de las prendas de vestir que in-corporaban el etiquetado y la marca, tenía lugar bajo encargo exclusivo y expreso de empresa que las comercializaba en régimen minorista.

Si se excluye la venta minorista como supuesto de primera comercialización, se producen las conse-cuencias que pasamos a resumir, utilizando para ello previamente, a modo de ejemplo, el supuesto de hecho debatido:

1.) Mediante encargo previo y con instrucciones expresas sobre la inserción del etiquetado y de la marca comercial de la condenada, ésta adquirió las prendas de vestir del fabricante y las comercializó directamente en 37 tiendas propias.

2.) No constaba acreditado que el fabricante hubiera ofrecido o vendido las mismas prendas a nin-guna otra empresa.

3.) No se acreditó que la condenada hubiera vendido las prendas de vestir fuera de sus estableci-mientos propios.

4.) No se acreditó en el procedimiento que, entre el fabricante y la condenada, hubiera mediado in-termediario o distribuidor alguno.

Desde esta perspectiva, la interpretación seguida en la Sentencia beneficia a cualquier infractor de diseños exclusivos que los comercialice por primera vez en régimen minorista, adquiriéndolos directa-mente del fabricante o del importador, previo encargo y ocultando deliberadamente la procedencia (lo que cada vez resulta más habitual), pues, le permite gozar de total impunidad a la hora de introducir el producto infractor en el mercado, a sabiendas de que nunca será responsable de indemnización alguna hasta no haber sido previamente requerido fehacientemente -por conducto notarial- para que cese en su actividad. Sólo a contar desde la fecha de recepción de la carta de advertencia y de cese podrá exigírsele compensación por daños. Todas las ventas anteriores resultan inmunes.

Y si nos preguntamos en qué posición quedaría el titular de los diseños después de esta experiencia, la respuesta es francamente desconsoladora. Resumiendo, los pasos a seguir son los siguientes:

1.) Remisión del requerimiento previo por conducto notarial, lo que implica honorarios de abogado y de notario.

2.) En la medida en que en la comercialización de las prendas se hubiera ocultado deliberadamente los datos del fabricante o del importador y se hubiera producido el cese efectivo en la venta desde la recepción del requerimiento, el titular de los diseños no tiene otra opción que interponer una de-manda meramente declarativa contra el “primer comercializador en régimen minorista”, abonando los preceptivos honorarios de procurador y de letrado. Si se trata de diseño no registrado o registrado en la OAMI, -como viene siendo habitual- el único fuero competente es Alicante, lo que supone para un no residente en dicha área un coste adicional. La demanda, probablemente, deberá acompañar un informe comparativo de diseño preparado por un profesional externo, habitualmente, un diseñador de prestigio.

3.) Aun cuando la demanda prospere, si el infractor haciendo caso de la advertencia, hubiera dejado de comercializar los productos que incorporan el diseño copiado, no estará obligado a indemnizar los da-ños y perjuicios causados siendo la condena meramente declarativa de derechos; es decir, la demanda se plantearía con la sola finalidad de obtener, como medio de prueba, los datos de identificación del fabricante o del importador para, “posteriormente” interponer una segunda demanda contra quien corresponda para depurar las responsabilidades económicas por los daños ocasionados. Sin descar-


tar la posibilidad de que el “primer comercializador minorista” podría resistirse a facilitar los datos del fabricante y fuera preciso pedir y practicar una prueba pericial contable, con el consiguiente gasto del experto, judicialmente designado para no incurrir en imparcialidad ni vulnerar la confidencialidad de la empresa demandada.

4.) Por último, no debemos olvidar que aun cuando la LEC ha previsto la práctica de diligencias pre-liminares de comprobación de hechos para la preparación de la demanda, es lo cierto que, sin entrar en detalles, no suelen llevarse a cabo con excesiva facilidad. Y, por otra parte, tampoco podemos pasar por alto: (i) que la solicitud de estas diligencias puede permitir dirigir la acción también contra el sumi-nistrador pero, en modo alguno, excluir la interposición de la demanda frente a quienes se practican, (ii) que el solicitante debe ofrecer y prestar caución, (iii) que la demanda contra uno y contra otro debe promoverse dentro de un mes desde la terminación de las diligencias, pues, en caso contrario, se pierde la caución, y (iv) que la persona requerida puede oponerse a su práctica.

Analizando el coste económico del iter procesal, podemos hacernos una somera idea de lo que supone, en tiempo y en coste, emprender una o dos acciones de esta naturaleza (notario, letrado y procurador para dos demandas, experto en diseño y experto contable, desplazamiento de testigos…). Todo apunta a que parece más racional y más simple la opción de quitarle la inmunidad al primer comercializador minorista y demandarle con condena a resarcimiento de daños y perjuicios, sin perjuicio de que si, posteriormente, éste entiende que ha sido defraudado por su fabricante o por su importador, que sea el propio condenado quien solicite a cualquiera de ellos la oportuna compensación económica.

Mantener la posición contraria, como ha sucedido en el procedimiento objeto de comentario, fuerza a preguntarse al titular del diseño qué le resulta más conveniente: ¿registrar o copiar?

6.-/ Responsabilidad objetiva y aplicación de la “Doctrina ex re ipsa”.

Partiendo del concepto de responsabilidad jurídica, en virtud del cual se imputa a un sujeto un hecho jurídico causado por la culpabilidad de la persona o por el simple acaecimiento del mismo, desligado de la culpabilidad , con la consiguiente creación de obligaciones para el imputado y el nacimiento de derechos para el sujeto que se encuentra en posición de reclamarlas, la actual orientación legislativa favorece la interpretación de la responsabilidad objetiva, como se deduce de los artículos 55.5 y 55.6 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que reproduce el contenido de los artículos 43 y 44 de la Ley de Marcas, y que dispone:

“5. El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso, y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. El titular del diseño podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores”.

Dichos preceptos asientan un criterio indemnizatorio absolutamente objetivo, que debe operar con carácter automático como consecuencia de la infracción y constituye la consagración legal de la doc-trina jurisprudencial, según la cual, se parte de la premisa de que desde el momento en que se utiliza un diseño o signo infractor, sin consentimiento de su titular, se causa un perjuicio. Además del criterio legal de indemnización objetiva consistente en (i) el 1 por ciento de la facturación del producto copiado , se han introducido otros como: (ii) la indemnización coercitiva hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción, o (iii) la valoración de la indemnización atendiendo a la importancia económica del diseño, su notoriedad, su implantación, las licencias concedidas o su prestigio. Declarada judi-cialmente la infracción de los diseños protegidos, registrados o no registrados, como consecuencia de su utilización por el demandado sin consentimiento del titular, nace el derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, con independencia de la cuantificación de su importe. La acción de indemnización se debe ejercitar incluyendo esta pretensión en el Suplico de la demanda, de modo que vincule al Juzgador a que dicte un pronunciamiento expreso sobre la misma.


Esto no obstante, la interpretación usual para reconocer el Derecho a la indemnización de daños y perjuicios ha exigido como requisitos incuestionables: el ejercicio de la acción, el daño plenamente acreditado y la relación de causalidad; frente a ello, la doctrina legal más reciente en materia de com-petencia desleal y de propiedad industrial, ha ido modelando una teoría del resarcimiento del daño en la que se ve debilitada la exigencia de la puntual prueba de su causación . Sin desconocer las senten-cias contrarias a esta opinión , esta doctrina apoyada por la mayoría de los autores y que, a primera vista, pudo parecer sorprendente, no lo es tanto si se atiende a su específico ámbito de aplicación referido a la concurrencia en el mercado y, en su caso, a la existencia de derechos exclusivos de propie-dad industrial, cuando estando claramente establecida la infracción es sabido que, en ocasiones, es muy difícil probar el perjuicio sufrido y, en otras, el alcance económico del mismo.

Sin embargo, esta realidad no puede desembocar en una falta de reconocimiento del derecho a la in-demnización, y para ello se ha aplicado la presunción “ex re ipsa” afirmando, por ejemplo, que tratán-dose de actos desleales efectivamente puestos en práctica, resulta difícilmente imaginable que estos no hayan sido en nada perjudiciales para quien promueve el litigio o que es difícil concebir situaciones en que el daño no exista ; que es perfectamente posible deducir el perjuicio originado teniendo en cuenta que las ventas efectuadas por el infractor repercuten en principio de forma negativa en las ventas del titular de la patente y de quien la explota ; respecto del uso de marcas, que raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud o, bien, que se debe tener en cuenta la indiscutible incidencia de las infrac-ciones cometidas sobre las ventas de la actora y en las ventas de ella misma . También en supuestos de infracción de diseño industrial, el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante ha señalado que la nueva tendencia legal y jurisprudencial es partidaria de que cualquier infracción de los derechos de exclusiva lleva aparejada la producción de daños a su titular ex re ipsa.

Aun cuando la obligación de indemnización no se sustente plenamente en la prueba del daño produci-do, sino ex re ipsa, no por ello debe eludirse la consideración de alguna circunstancia implícita en el ré-gimen legal del diseño industrial cuyo reconocimiento puede servir de fundamento para el nacimiento del derecho al resarcimiento de los perjuicios sufridos; y, ello, sin necesidad de entrar en la valoración del diseño como derecho exclusivo, nacido del registro, o en la posición de mejor derecho, consus-tancial al diseño no registrado. Atendiendo a la propia Exposición de Motivos de la LPJDI, el diseño industrial se concibe como una mera innovación formal sobre la apariencia del producto en sí o de su ornamentación, y, como tal, se establece que el bien jurídico protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde un punto de vista comercial; es decir, no se puede desconocer que el valor añadido que marca la diferencia con los productos de la competencia, en ocasiones, es el diseño; en especial, cuando los costes de producción y por tanto el precio final del producto, pueden ser superiores a los de los competidores. Igualmente, y como sucede en el ámbito de los demás derechos intangibles, el diseño representa en el mercado la propia realidad de la empresa lo que dota al producto de un determinado fondo de comercio.

Estas consideraciones que atañen al diseño en sí, sin la valoración de su prestigio, implantación o grado de comercialización, pueden servir de cauce para justificar la aplicación de la doctrina sin atenerse al nexo causal. Visto así y en coherencia con lo anterior, la LPJDI añade que las acciones en defensa del derecho se completan estableciendo, a efectos indemnizatorios, la responsabilidad obje-tiva del fabricante, el importador y el responsable de la primera comercialización del diseño infractor. Doctrina que ha sido aplicada en numerosas ocasiones por el Juzgado de Marca Comunitaria nº 2 de Alicante afirmando que, la doctrina ex re ipsa, “en todo caso” o “sin necesidad de prueba alguna”, por ejemplo, en la situación contemplada por el artículo 54.1 o 55.5 de la actual LPJDI. realmente ha sido introducida por el legislador, cuando en determinados casos, estima procedente la indemnización de daños y perjuicios, empleando expresiones como

Idéntica interpretación se ha hecho respecto del artículo 42 de la Ley de Marcas y del artículo 64 de la Ley de Patentes. La redacción del artículo 42.1. de la vigente Ley de Marcas, al introducir, el término “en todo caso” supone una superación del artículo 37 de la Ley de Marcas de 1.988 que exigía como presupuesto de la indemnización: (i) la advertencia fehaciente de la violación o (ii) que en la actuación hubiera mediado culpa o negligencia. Refiriéndose a la primera comercialización en Derecho de Mar-


cas, el profesor BERCOVITZ , acertadamente, pone de relieve que: “Se trata de otro supuesto en que debe exigirse, como obligación profesional, la de comprobar que la marca en cuestión aplicada al pro-ducto o servicio no viola el derecho exclusivo de una marca registrada…” y añade con total rotundidad que tanto en la Ley de Marcas como en la Ley de Patentes: “se sigue, en definitiva el mismo principio según el cual quien introduce un producto por primera vez en el mercado tiene la obligación profesional de asegurarse de que ese producto es de lícito comercio”.

Esta visión pragmática del Derecho es necesaria, a nuestro entender, en el ámbito de disciplinas tan específicas como el Derecho concurrencial o en materia de Propiedad Industrial e Intelectual, pues, cualquier posición contraria o excesivamente formalista, no hace sino alejarse de la realidad de los hechos enjuiciados, ya que el infractor es el primer sabedor de las limitaciones de prueba que va a encontrar el titular legítimo del derecho o del mejor derecho. La prueba de la causalidad en estas ma-terias no es tan obvia como cuando se produce el derrumbe de un edificio.

7.-/ Enriquecimiento injusto.

Otro fundamento que justifica la necesidad de indemnizar y que podría haberse tenido en consid-eración en la Sentencia se encuentra en la doctrina del enriquecimiento injusto; la cual adquiere relevancia, precisamente, cuando en un supuesto de infracción no concurren los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios. Por ello, incluso no entendiéndose cumplidos los presupuestos para la indemnización de daños y perjuicios, procedería el resarcimiento de los daños conforme a la doctrina del enriquecimiento injusto.

No se puede ignorar que la condenada había obtenido un beneficio con la comercialización de las prendas objeto del procedimiento y éste ha sido ilícito, es decir, sin causa, pues se ha aprovechado de un diseño de titularidad ajena produciendo al mismo tiempo un empobrecimiento de su titular legí-timo. Enriquecimiento que quedó plenamente acreditado y cuantificado en el informe elaborado por el perito contable, judicialmente designado. Como expone GIMENO BAYÓN de forma muy descriptiva en un supuesto de acción de indemnización por violación del derecho de marca y enriquecimiento sin causa lícita: “Consciente el legislador de que sólo el completo resarcimiento de los titulares por un lado y el convencimiento de la inutilidad de la infracción por otro, puede disuadir a potenciales infractores de caer en la tentación de infringir la marca ajena, trata de tapar los numerosos huecos que la picaresca ha abierto en el sistema, especialmente en el ámbito de la prueba, dada la aplicación sin matices de reglas quizás válidas en otros sectores pero que, utilizadas de forma indiscriminada en los distintos campos de la propiedad intelectual, llevan a un indeseable resultado: la dificultad de la prueba repercute de forma indefectible en el titular de la marca, y crea un espacio de impunidad para el infractor”

Tampoco podemos pasar por alto que las discordancias en la interpretación de los preceptos examina-dos no provienen de lo que debe entenderse como derecho a la indemnización o al resarcimiento que, en todo caso, corresponde al titular del diseño sino a la inapropiada ubicación sistemática de su con-tenido y, ello, porque tradicionalmente, se ha entendido como “indemnización de daños y perjuicios” el lucro cesante, es decir, la compensación económica debida al titular del derecho exclusivo por el beneficio esperado de no haber mediado la infracción del tercero y consiguiente pérdida de mercado. Y como “enriquecimiento injusto” las ganancias obtenidas por el infractor como consecuencia de la uti-lización, sin autorización, de un derecho ajeno de propiedad industrial o intelectual o el precio de una licencia hipotética. Ambas figuras han sido confundidas al introducirse en los distintos textos legales (Patentes, Marcas y Diseño Industrial), no como conceptos sino como “criterios de cuantificación”, pese a lo cual, como afirma el profesor LOBATO la diferenciación carece de virtualidad práctica.

Esta misma cuestión de acción de indemnización versus acción de enriquecimiento injusto es tratada por GARCÍA MARTÍN quien concluye: “El resultado es que bajo el nombre de acción de indemnización se atribuye también al titular de la marca una acción para reclamar el enriquecimiento positivo o nega-tivo que, al margen de la intervención de culpa, obtenga el infractor que realiza alguna de las conductas señaladas en el artículo 42.1 o infrinja una marca notoria o renombrada. Por este motivo parece que se otorga al titular de la marca infringida una innominada acción de enriquecimiento injusto”. En el mismo sentido se expresa el profesor LOBATO cuando afirma que: “Debe destacarse, con todo, que


la Ley 17/2001 continua calificando como indemnización de daños y perjuicios lo que es un criterio de enriquecimiento injusto”.

Por consiguiente, al separase la sentencia de Alicante de estos criterios jurisprudenciales y doctrina-les, y no reconociendo un derecho de indemnización “crea una situación de impunidad para el infractor” como advierte el magistrado Gimeno Bayón.

8.-/ Responsabilidad subjetiva o por culpa.

La Sentencia que es objeto de comentario tampoco aceptaba que en la conducta infractora hubiera mediado dolo o culpa estimando que no puede exigirse a un distribuidor medio que conozca la existen-cia de derechos de propiedad industrial sobre los diseños que incorpora a los productos que comercial-iza. Argumento que choca con la configuración doctrinal y jurisprudencial de la culpa en esta materia.

Con carácter general, la culpa se puede afirmar en todos los casos en que un examen diligente de la propia actuación y de las circunstancias del caso hubiera permitido pronosticar que se infringían los derechos de propiedad industrial de un tercero; por el contrario, sólo parece posible negar la culpa-bilidad en los casos en que la conducta realizada encuentre amparo en una autorización o en los que existan dudas acerca de la calificación jurídica de la conducta, por la complejidad del supuesto. En el caso estudiado no concurría ni una ni otra situación, pues, la demandada no había probado haber recabado del fabricante manifestación alguna acerca de la inexistencia de derecho de exclusiva al-guno sobre los diseños incorporados a las prendas de vestir que comercializaba con su propia marca y etiqueta y, por otra parte, al tratarse de una copia burda o plagio servil de los dibujos comunitarios protegidos, tal y como ha sido declarado en la Sentencia, ninguna complejidad supone la calificación de la conducta como un supuesto de infracción de derechos de propiedad industrial.

Aunque la Ley no indica cual sea la diligencia exigible en el tráfico económico, la profesionalidad exi-gible a quienes intervienen en el mercado es determinante de que no se limite a la que corresponde a un buen padre de familia, sino a un ordenado empresario y, en este sentido, es lógico presumir que el empresario conoce a quienes actúan en el tráfico económico de su entorno y los productos de los competidores. Si no se exige esa responsabilidad mínima a la competencia que asiste puntualmente a todas las ferias y certámenes, que conoce las revistas y publicaciones del sector y que está perma-nentemente pendiente de lo que ocurre en el mercado, directamente y a través de la red comercial y de la clientela, la pregunta que debe formularse es si resulta conveniente “registrar”. Además de ello, también debemos preguntarnos qué papel desempeñan los Registros públicos de diseños industriales, tales como la OAMI o la OEPM, y si ha merecido la pena el esfuerzo realizado para abrir la posibilidad de consulta gratuita y on line a través de internet.

Por último, resulta desacertado, a nuestro juicio, imponer la carga de la prueba de la culpa de la demandada, a la parte demandante, a tenor de lo dispuesto en los apartados 3 y 6 del artículo 217 LEC, pues, la falta de prueba explícita o concreta aportada por el demandante no puede volverse en su contra. Ello es así, porque, como advierte el profesor MASSAGUER , atendiendo a las circunstancias que típicamente rodean a los actos de infracción de las distintas modalidades de propiedad industrial: -profesionalidad de los operadores, creación de situaciones de riesgo para los terceros y aprovecha-miento de los resultados de la actuación concurrencial-, puede partirse del deber de asumir un estricto estándar de diligencia en la comprobación de la legalidad de la propia conducta y, consiguientemente, puede aceptarse en este ámbito la imposición del onus probandi acerca de la existencia de dolo o culpa al demandado en aquellos supuestos en que el demandante ofrezca prueba cumplida de la realidad del daño y del debido nexo de causalidad.

************

Valencia, 24 de junio de 2.010 Ignacio Alamar Llinás Abogado


CIRILO AMORÓS, 76 · 46004 VALENCIATEL (34) 963 106 580 · FAX (34) 963 106 [email protected] · alamarabogados.com

La primera comercialización en Diseño Industrial

Documents

Transcript of La primera comercialización en Diseño Industrial