Valor Estrategico de La PI

Clarke, Modet & C 2009Lderes en Propiedad Industrial e Intelectual en pases de habla Hispana y Portuguesa

Lderes en Propiedad Industrial e Intelectual en pases de habla Hispana y Portuguesa

Valor Estratgico de la PROPIEDAD INDUSTRIAL

Clarke, Modet & C 2009

Federico El Grande de Prusia:

Se puede perdonar el ser derrotado, pero nunca el ser sorprendido

ESTRATEGIAESTRATEGIA


Propiedad Industrial:

Derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, procedimientos o diseos, como la actividad mercantil mediante la identificacin en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

DESTACAR- Signos distintivos (Marcas)- Modalidades inventivas (Patentes y Modelos de utilidad)- Creaciones de formas (Diseos industriales)- Nombres de dominios- Secretos industriales y comerciales


DESECHAR FALSAS CREENCIAS:

-EL QUE MAS DINERO GASTA EN PI NO ESSIEMPRE EL MEJOR PROTEGIDO. (excesiva proteccin, pruebas de uso)

-LA PROTECCION DE PI NO ES SOLO PARAGRANDES EMPRESAS U ORGANIZACIONES.


LA MARCA

CONCEPTO:

Todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios idnticos o similares de otra.


Signos que pueden constituir una marca

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.b) Las imgenes, figuras, smbolos y dibujosc) Las letras, las cifras y sus combinacionesd) Las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios, envases, la forma del producto o su presentacin.e) Los sonoros. (NOKIA TUNE)f) Cualquier combinacin de los signos que con carcter enunciativo se mencionan en los apartados anteriores.

Art. 1.2 de la Ley de Marcas: Tales signos podrn, en particular, ser:Ley de Marcas 17/2001 de 7 Ley de Marcas 17/2001 de 7 dede DiciembreDiciembre


La marca se rige por 2 principios bsicos:

A) Territorialidad, tiene efecto en el mbito donde se ha solicitado.

B) Especialidad, protege aquellos productos o servicios para los que ha sido registrada.


Las marcas se clasifican por clases:

CLASIFICACIN DE NIZA

Clase 1 a la 34, Productos.

Clase 35 a la 45, Servicios.


ALCANCE DE LA PROTECCIN

Marca espaola

Marca comunitariaMarca internacional

Territorio nacional

Pases miembros Pases designados

Duracin: Diez aos, renovables indefinidamente.


USO DE LA MARCA: si la marca es NOTORIA

Los que por su volumen de ventas, duracin, intensidad o alcance geogrfico de su uso,

valoracin o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa sean generalmente conocidos

por el sector pertinente del pblico al que se destinan los productos, servicios o actividades que

distinguen dicha marca o nombre comercial.


Si la marca es RENOMBRADA

Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el pblico en general, se considerarque los mismos son renombrados y el alcance de la

proteccin se extender a cualquier gnero de productos, servicios o actividades.


CLASES DE MARCASPor la composicin del signo

denominativas

grficas

tridimensionales

mixtas

NIKE


MARCAS COLECTIVASIndica que un producto o servicio procede o es

prestado por un miembro de la asociacin titular de la marca, lo que los distingue de otros.

Ejp: Chufa de Valencia, Consejo Regulador de la Denominacin de Origen


MARCAS DE GARANTIASigno con el que identifica o acredita la concurrencia de una determinada caracterstica comn en los productos/servicios de los usuarios de la marca, autorizados al efecto por el titular de la misma.

Ejp: Galicia Calidade


MARCAS BLANCAS.

Guerra abierta entre marcas de fabricantes y de distribuidores (blancas).

Estudio en el que el 62% de los consumidores no les gusta que el fabricante recurra a la advertencia NO FABRICAMOS PARA OTRAS MARCAS


REGLA GENERAL: REGISTRO

MARCA NACIONAL: OEPM

MARCA COMUNITARIA: OAMI

MARCA INTERNACIONAL: OMPI


Una estrategia de proteccin

Eleccin del nombre

Eleccin de la va o vas para la proteccin

Eleccin de los mercados

Eleccin de las clases de productos y

servicios a proteger

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Resumen

Marca Comunitaria- Siempre todos los pases de la U.E.

Marca Nacional enEspaa y en el extranjero- Deposito ante la oficina de marcas en cada pas

Marca Internacional- Herramienta para facilitar el registro en el extranjero


Marca Comunitaria

BASES DE FUNCIONAMIENTO Y TRAMITACIN:

- Se solicita en Alicante (OAMI)- Es necesario solicitarla para la totalidad de los 27 pases miembros, debido a sucarcter unitario.

- Cada solicitud, abarca en el mismo costo de 1 a 3 clases de productos y/o servicios. Admite tambin clases adicionales.- No requiere estar basada en una marca espaola concedida y en vigor.- Si la marca comunitaria sufre algn rechazo u oposicin de terceros en algn pas miembro, la marca ser denegada para todos, si bien, podr reconvertirse o transformarse en una o varias solicitudes de marcas nacionales, segn se desee,con el pago de una tasa adicional por pas, manteniendo la fecha de solicitud de la marca comunitaria.


MARCAS NACIONALES EN EL EXTRANJERO

Es una marca nacional en cada uno de los pases.

En muchos casos se usa esta va porque el pas no forma parte de la marca internacional

El procedimiento vara segn el pas


CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

Solicitud nica - Costes reducidos

Dos oficinas: (oficina de origen del solicitante (OEPM) y Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, Suiza)

3 idiomas de presentacin: Ingls, Francs y Espaol.

Se designa los pases de inters ( 80)

Marca Internacional


POR QU REGISTRAR MARCAS?

- Monopolio que impide su utilizacin por terceros no autorizados.

- Derecho a oponerse en base a nuestra marca al registro de otras idnticas o parecidas.

- Posibilidad de exigir ante los Tribunales la nulidad de marcas posteriores que puedan confundir.


PAISES INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE MADRID, QUE COMPRENDE DOS TRATADOS INTERNACIONALES:

A) ARREGLO DE MADRID (habria que tener una marca concedida)

B)TRATADO O PROTOCOLO DE MADRID (bastara la solicitud de marca realizada).


LA MARCA INTERNACIONAL SIMPLIFICA Y UNIFICA TRMITES.

UNA SOLA SOLICITUD.

UNA SOLA TASA.

UNA SOLA RENOVACIN.


OBLIGACION DE USO DE LA MARCA

Si la marca no se usa de manera efectiva y real para los servicios y productos para los que fue registrada en el plazo de 5 aos a partir de la publicacin de la concesin, se podr declarar su caducidad.

Carga de la prueba, pruebas de uso, para el titular.


PECULIARIDADES

Carcter patrimonial. Bien inmaterial. Puede ser objeto de transmisin, garanta,

licencia, opcin de compra, embargo. Puede ser objeto de hipoteca mobiliaria, es

decir, pignorarse.


Cuanto vale una marca?

Art. 46.2 Ley de marcas: Con independencia de la transmisin de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrn transmitirse, darse en garanta o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecucin, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estn registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los dems negocios jurdicos de que fuere susceptible el derecho de marca


1985

2000

2002

40 % VALOR

EMPRESA

70 % VALOR EMPRESA

85 % VALOR EMPRESA

90 % VALOR EMPRESA

EVOLUCIN DE LA IMPORTANCIA DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL


IMPORTANCIA DE LA MARCA

LA MARCA ES LO UNICO QUE PROTEGE A LA EMPRESA EN TIEMPOS DE CRISIS

SIN MARCA, SLO TE QUEDA COMPETIR ENPRECIOS

LA MARCA ES EL MAYOR ACTIVO CON EL QUECUENTA LA EMPRESA

MI TRABAJO CONSISTE EN CONVERTIR UNREFRESCO DE COLA, EN COCA-COLA

Fernando Ocaa. Presidente de Trapsa.

FUENTE: DIARIO DE CADIZ


VALOR EMPRESARIAL DE LA MARCA

Valor de Venta de las Marcas de la lnea

CLAIROL que incluye entre otras HERBAL

ESSENCE: US$4.950 millones

Valor estimado de compra de la empresa PURINA por NESTLE

que comprenda entre otras marcas FRISKIES, NIDO,

PURINA y DOG CHOW: 9.500 millones de Euros

Valor de adquisicin por LA CAIXA del 30% del negocio de panadera y bollera que comprende entre otras las marcas

DONUTS y BOLLICAO: 126 millones de Euros


La Compaa MATTEL es un excelente ejemplo de una empresa que no escatima esfuerzos en proteger la marca BARBIE:

iniciando litigios contra aquellos que usan la marca Barbie sin su consentimiento.

Accin iniciada por Mattel contra Nissan por el lanzamiento de una campaa comercial en la que un mueco, en su deportivo seduce a una mueca parecida a Barbie (quin prefiere irse con l y dejar a su novio Kent). El argumento de Mattel es que se esta proyectando una imagen promiscua de Barbie.

Mattel lleva acabo litigios con xito impidiendo que se incluya la palabra Barbie o cualquier referencia su mundo en dominios de internet.

Mattel para el festejo del Mes en Rosa de Barbie, ha pintado con rosa una calle de Salford en Inglaterra, incluyendo coches, casas, rboles e incluso perros.


VALOR DE MERCADO DE LA MARCA

Valor estimado: 69.000 Millones de Dlares

La marca ms valiosa del mundo

* Fuente: Interbrand


EJEMPLOS PRACTICOS


PUBLICIDAD..VOLVO. RESPUESTA SEGURA.

VOLVO. SEGURO A TODO RIESGO.

PARA ALGUNOS LA SEGURIDAD ES UNA NOVEDAD. PARA NOSOTROS, UNA TRADICIN.

CUANDO LOS DEMS HABLAN DE SEGURIDAD, VOLVO YA HA PASADO.

M E N S A J E .S E G U R I D A D.


EJEMPLO DE CONVIVENCIA DE MARCAS

MARCA BRITNICA DE DEPORTIVOS. MARCA DE COMPLEMENTOS DE MODA.MARCA DE RELOJES.

LOTUS / LOTUSSE / LOTUS


IMPORTANCIA DE LA MARCA

Arriesgada decisin de invertir todos los recursos econmicos que tenan en aquella poca (70 millones de pesetas de entonces) en una fuerte campaa de publicidad en la que dos actores sin pelo (Jess Puente y Juanjo Menndez) jugaban con los trminos calvo, claro y atn.


- EL SPOT, UN HITO EN LA HISTORIA DE LA PUBLICIDAD, LOGR QUE, EN UN MES, EL 90% DE LOS CONSUMIDORES IDENTIFICARAN LA MARCA CALVOCON ATN.

UN AO DESPUS, CALVO HABIA DOBLADO LA PRODUCCIN.

Jos Luis Calvo (Presidente Calvo)


Marcas que se han ido reinventando-La Casera celebra este ao su 60 cumpleaos.-Una de sus marcas slogande los 80:Si no hay Casera, nos vamos-Tres cambios de propietario, en 2001 la compr el grupo Cadbury Schweppes por 117 millones de euros.


CONCEPTOS A TENER EN CUENTA

INVENCIN: Desarrollo de una solucin prctica a una necesidad o problema tcnico.PATENTE: Un derecho de proteccin sobre el objeto de una invencin.LAS IDEAS NO SON PATENTABLES, S SU MATERIALIZACIN O REALIZACIN.


REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

NOVEDAD MUNDIAL: Se considera que una invencin es nueva cuando no est comprendida en el estado de la tcnica.

ACTIVIDAD INVENTIVA: Una invencin implica una altura inventiva si no resulta del estado de la tcnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

APLICACIN INDUSTRIAL: Una invencin es susceptible de aplicacin industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrcola.


QU NO SE PUEDE PROTEGER COMO PATENTE DE INVENCIN?-Descubrimientos, teoras cientficas y mtodos matemticos.-Obras literarias, cientficas y artsticas.-Planes, reglas y mtodos para actividades intelectuales, juegos o actividades econmico-comerciales.-Programas ordenador: Programa como tal no, habra que protegerlo como un procedimiento.-Mtodos de tratamiento quirrgico o teraputico del cuerpo humano-animal.-Mtodos de diagnstico aplicados al cuerpo humano - animal.-Invencin contraria al orden pblico o la moral.-Variedades vegetales.-Razas animales.-Procedimientos esencialmente biolgicos de obtencin de vegetales o animales. El cuerpo humano, ninguno de sus elementos en estado natural.


Criterios de Seleccin de Modalidad de Proteccin

Trmite Oposicin

1 a 1,5 aos

HerramientaUtensilio

No Procedim.

Depsito+

Concesin

No MUY evidente del Estado de la

Tcnica

Nacional10 aosMODELO

DE UTILIDAD

Con IET

(Examen)

mn 3 aos

ProcedimientoProducto

InstalacinSistema

Etc.

Depsito+ Trmite IET

+(Examen) +Concesin

NO evidente del Estado de la

TcnicaMundial20 aosPATENTE

TRMITEOBJETOCOSTEACTIVIDAD INVENTIVANOVEDADDURACIN


Tantas SolicitudesComo Pases

Tantas TramitacionesComo Pases

Tantas ResolucionesComo Pases

Tantos Mantenimientoscomo Concesiones

Una sola Solicitud

Una solaTramitacin

Una sola Resolucin

Tantos Mantenimientoscomo Pases

Una sola Solicitud

Un solo inicio de Tramitacin

Tantas TramitacionesFinales como Pases

Tantas ResolucionesComo Pases

Tantos Mantenimientoscomo Concesiones

Va Nacional Va Europea Va P.C.T.

Vas de Proteccin


PATENTES EN VARIOS PAISES

PAIS POR PAIS PATENTE EUROPEA (EPO, European Patent

Office) PCT (WIPO, World Intellectual Property

Organization)


Apariencia exterior de un producto o de una parte del mismo que se deriva de las lneas, contornos, colores, forma, textura, materiales y/o su ornamentacin."

Siempre que ese diseo pueda ser percibido por el consumidor (aunque pueda ser desmontable) es decir, que no corresponda al interior (circuitos, motores, engranajes...) podr ser protegido.

Qu es un Diseo?


En el mercado actual la proteccin adecuada del diseo innovador es vital para toda compaa cuyo objetivo sea lograr

un posicionamiento competitivo, vanguardista y dinmico.

Presentar un producto prctico, moderno y funcional que contribuya a dotar de mayor valor a la compaa.

Justificar y avalar mayor sensibilidad a costes superiores de adquisicin.

Rentabilizar y amortizar la inversin efectuada en su creacin y desarrollo.

Obtener una fuente de ingresos adicional derivada de su explotacin (cesin, licencia, ofrecimiento en garanta...).

La proteccin del Diseo Industrial permitir a las empresas:


Caractersticas

VisibilidadNovedadSingularidad de la

Forma y apariencia especial

Aspectos no tcnicos ni funcionales


Perodo de gracia de 12 meses para el depsito

Hasta ahora para acceder al registro era necesario que el Diseo Industrial no hubiera sido hecho pblico. Sin embargo, hoy en da la legislacin nacional y comunitaria permite un perodo de gracia desde la divulgacin del diseo para poder realizar su registro sin perder el requisito de la Novedad


Qu es el secreto empresarial?Toda informacin confidencial relevante para la compaa que le

confiere una ventaja competitiva.

1. SecretoInformacin o conocimiento no generalmente conocido, ni fcilmente accesible

2. SustancialConocimiento til y relevante

3. IdentificadoConocimiento o desarrollo industrial o comercial debe ser descrito y registrado en

soporte material

Requisitos


Secreto empresarial

Secretos Industriales Secretos Comerciales

Procesos de fabricacin

Informacin sobre actividades de investigacin y desarrollo

Planos, proyectos...

Algoritmos que se utilizan en programas informticos y los mismos programas.

Listados de proveedores y clientes

Proyectos de reestructuracin

Manuales

CLASES


DURACIN

No est sujeta a lmites temporales, contina de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al pblico.

COSTE ECONMICO

No entraan costes de registro (aunque puedan entraar costos elevados destinados a mantener la informacin confidencial).

EFECTOS INMEDIATO

INDIVIDUALIDAD Y COMPETITIVIDAD

VENTAJAS


INGENIERA INVERSA

DIVULGACIN

Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo.

NIVEL DE PROTECCIN

El nivel de proteccin vara significativamente de pas en pas, pero por lo general se considera bajo, especialmente cuando se compara con la

proteccin brindada por una patente.

PATENTE POSTERIOR

Un secreto comercial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenido la informacin pertinente por medios legtimos.

INCONVENIENTES


Lderes en Propiedad Industrial e Intelectual en

Pases de Habla Hispana y Portuguesa

www.clarkemodet.com

2009 Clarke, Modet & Co. Todos los derechos reservados. Clarke, Modet & Co. se refiere a la red de sociedades de Clarke, Modet y compaa S.L. cada una de las cuales es una persona jurdica distinta e independiente.

Muchas gracias

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